裁判字號：最高行政法院100年判字第634號判決
裁判日期：民國100年04月28日
裁判案由：新型專利舉發
最高行政法院判決
100年度判字第634號上訴人必翔實業股份有限公司代表人 伍必翔 訴訟代理人 蘇顯讀 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花
參加人伍氏科技股份有限公司代表人 柯秀蓮 訴訟代理人 劉志鵬 律師
吳詩敏 律師上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年8月19日智慧財產法院99年度行專訴字第30號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人之前手 張延文 於民國85年5月10日以「變速箱與馬達連結結構」向被上訴人（原經濟部中央標準局，嗣於88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第148732號專利證書（下稱系爭專利）。訴外人張延文於89年10月5日申准將系爭專利權讓與上訴人。嗣參加人提出舉發證據2之西元1943年10月5日公告美國第2,331,168號「變速機構」（ShiftingMechanism）專利案、舉發證據3之81年1月1日公告第00000000號「電動車之後輪傳動結構」新型專利案等為證，主張系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款、第2項及第104條第3款之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利有違核准時專利法第98條第2項及第104條第3款之規定，於98年8月4日以（98）智專三（三）05025字第09820476890號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權。」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人猶未甘服，向原審法院提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：系爭專利之實質內容係一整體之結構配合，並非單一零件可拆組之形態，且系爭專利申請專利範圍之傳動軸桿、軸承及齒桿，均已見於習知技術中，僅在於該傳動軸桿與齒桿相對端部連結之結構，及該連結結構設於軸承中之配合結構，與習知技術不同。系爭專利之連結結構係裝配在軸承內並轉動，故該接塊之設計必為外徑與該軸承內徑相同，且於「軸承軸向內」分別對應傳動軸桿與齒桿產生相互連結之結構。詎被上訴人卻將系爭專利之軸承與接塊分開審視，然舉發證據2之連結結構全然不在軸承軸向內，是舉發證據2之軸承設於套筒內部，難以在套筒及傳動軸桿間傳遞力量之同時具有穩定連結結構於傳動時不震動且不發出噪音及不產生磨損之功能，足見舉發證據2無法證明系爭專利不具進步性，則舉發證據2與舉發證據3之結合，自亦無法證明系爭專利不具進步性。另由系爭專利之更正可知，該連結之結構係於該軸承內由內而外層層套疊，並藉由接塊上平面形態之連接部及溝槽配合梢片之結構相互嵌接帶動形態，不僅可由圖面瞭解其內容，並可據以實施組裝，且由系爭專利說明書可知系爭專利之組合形態，並無不能據以實施之虞，被上訴人之認定顯與專利審查基準規定不符。又訴願機關對系爭專利於接塊、連接部及溝槽關係位置之解釋，以圖面表示與說明書文義不同為由，據此認定系爭專利不能據以實施。然系爭專利之實質內容由圖面即可據以實施，且說明書誤記之更正並無實質上之變更，自得准予更正。復以系爭專利之實質內容係在於該軸承內之連結結構之設計，而非在「軸承軸向內」以外之範圍及結構，而舉發證據2所揭示係為該軸承以外之連結結構，不僅無法揭示系爭專利之特徵結構及手段技術，更無法達到系爭案連結結構設於該「軸承軸向內」之穩定及避免震動與噪音磨損之目的，是系爭專利應具有進步性及新穎性等語。求為判決將訴願決定及原處分均撤銷。
三、被上訴人則以：由系爭專利申請專利範圍與舉發證據2之技術特徵相較，可知舉發證據2之傳動軸桿一端與動力源相接，而另一端具與聯軸器連結之貫穿槽之技術，係相當於系爭專利之傳動軸桿一端與馬達之出力端相接，而另一端軸向開設有一插槽之技術特徵。舉發證據2之軸承可裝設在變速箱之適當位置之技術，係相當於系爭專利之一軸承可裝設在變速箱之適當位置之技術特徵；而舉發證據2之桶狀套筒，其一端表面製設有齒紋，另一端軸向開設有一接槽（為銷穿置處）之技術係相當於系爭專利之齒桿一端表面製設有齒紋，另一端軸向開設有一接槽之技術特徵。亦即舉發證據2係利用兩銷前後插接聯軸器之兩端，而系爭專利則以一梢片插接接槽和溝槽；舉發證據2係藉由該接槽與聯軸器之銷結合，齒紋與變速箱之齒輪契合，連結組合成一體以供傳遞動力，而系爭專利係藉由該接槽與接塊之梢片結合，齒紋與變速箱之齒輪契合，連結組合成一體以供傳遞動力；兩者藉由銷（或梢片）結合齒輪構件等以傳遞動力之功效並無不同，系爭專利不具功效增進，舉發證據2可證明系爭專利不具進步性。另由系爭專利說明書可知，傳動軸上設軸承即可避免磨損及產生振動噪音等情事，而軸承之設置係屬習知技術，已揭露於舉發證據2中，兩者藉由銷（或梢片）結合齒輪構件等以傳遞動力之功效並無不同，系爭專利不具功效增進，故單獨以舉發證據2足證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。至組合舉發證據2及舉發證據3足以證明系爭專利不具進步性，系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，違反專利法第98條第2項規定。又上訴人於訴願程序中同時申請更正申請專利範圍，依專利審查基準規定，可知該更正案於行政爭訟程序中，既非繫屬被上訴人，被上訴人自應不受理更正申請。復以系爭專利無法據以實施，並不能達到預期解決之結果，且系爭專利說明書與申請專利範圍實施為不可能或困難者，違反專利法第104條第3款規定。再者，由舉發證據2即可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則組合舉發證據2及舉發證據3更足以證明系爭專利不具進步性。系爭專利既係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，即違反專利法第98條第2項規定等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：上訴人於被上訴人為舉發成立之審定後，始向被上訴人申請將系爭申請專利範圍所載接塊「另一端」改為「同一端」，已違反專利法第64條、第69條及第71條規定，其申請更正程序不合法。又系爭專利之申請專利範圍及創作說明，已明確記載「接塊」、「另一端」文字，與不明瞭記載或明顯誤記之要件不符。且上訴人主張將系爭專利說明書之專利範圍及創作說明所載「另一端」更正為「連接部」（即「同一端」），已變更系爭專利之實質保護範圍，依專利審查基準規定所列舉之實質擴大或變更原申請專利範圍之情形可知，上訴人之主張實質擴大或變更原申請專利範圍，構成實質變更，依法不得更正。況系爭專利於97年5月9日因存續期間屆滿而消滅，上訴人卻遲至98年9月3日始提出更正專利之申請，其申請更正程序即不合法。另依據「禁反言原則」，上訴人於舉發程序中既已自承系爭專利並無任何錯誤，自不得再臨訟主張更正。又上訴人主張系爭專利申請專利範圍所載之「接塊，係裝設於軸承軸向內」限於「裝設於軸承內」、「必定是外徑與該軸承內徑相同」，故舉發證據2之接塊並未揭露此項技術特徵。惟系爭專利之申請專利範圍僅記載，接塊是裝設於軸承「軸向內」。所謂「軸向」僅指軸承軸心方向，並非指接塊之位置完全涵蓋於軸承「內」，且申請專利範圍文字並未限制接塊必定是外徑與該軸承內徑相同，故上訴人主張接塊係「裝設於軸承內」、「必定是外徑與該軸承內徑相同」，均屬對於申請專利範圍附加不必要之限制，顯然背離文義，自不足採。再者，上訴人引用專利說明書之說明，亦無法看出限定接塊之位置在軸承內係為達到其所言之穩定降低磨損率及震動之目的，蓋系爭專利說明書已清楚載明系爭專利之創作目的係在「解決軸承套設的問題」。另由被上訴人之審定書所載之「一連軸器，係裝設在軸承軸向內」可知，舉發證據2已揭露接塊在軸承內之技術特徵。又系爭專利申請專利範圍之「接塊一端有連接部，另一端設有溝槽」無法據以實施，業經最高法院於99年5月27日以99年度台上字第980號駁回上訴人上訴確定在案，足證被上訴人所為之專利舉發審定書及訴願機關所為之訴願決定書均適法有據，自應予維持等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：依上訴人系爭專利所揭露之技術特徵，可知系爭專利設有軸承(3)供接塊
(4)組裝以連接傳動軸桿(2)與齒桿(5)，在動力傳動過程，軸承(3)便提供一極佳支點，使動力傳遞，且當齒桿(5)受力時，其轉動能更為穩定，換言之，系爭專利所設計之結構於運作時，不致因振動而增加磨損率，且因振動降低，隨之降低傳動時所產生之噪音，是其使用品質相對提高，更符合實用功效。此外，由於系爭專利係在軸承(3)兩側，藉接塊(4)分別接設傳動軸桿(2)與齒桿(5)，不僅不會造成齒桿(5)上齒紋(50)受損之情事，對於組立動作而言亦相當便捷，具有省時、省工之功效。而參加人主張系爭專利違反核准時專利法第98條第1項第1款、第2項及第104條第3款之規定，對之提起舉發，主要係以證據2（參附件圖式2）即1943年10月5日公告美國第2,331,168號「變速機構」（ShiftingMechanism）專利案、證據3（參附件圖式3）即81年1月1日公告第00000000號「電動車之後輪傳動結構」新型專利案等為證。由證據2之結構特徵，可知證據2與系爭專利皆屬一種變速箱與馬達連結結構之技術領域，得為互相比對之證據資料。其次，參加人除援引上開證據主張上訴人系爭專利不具新穎性及進步性之外，另主張系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第104條第3款規定，有不應給予專利之情形。（一）系爭專利申請專利範圍第1項是否確有違反專利法第104條第3款規定情形：查系爭專利於97年5月10日因專利權期滿而消滅，上訴人於系爭專利存續、專利舉發期間，並未依法提出任何更正之申請，上訴人雖稱其在訴願期間提出更正之申請，對象係原處分機關，非原決定機關，原處分機關自應予以受理云云。惟查，新型專利權人依專利法第108條準用第64條第1項、第2項之規定，固得依法提出更正申請，惟該更正之申請必須以該專利仍於合法存續期間繫屬原處分機關始可為之。由於系爭專利於98年8月4日業經被上訴人為舉發成立、應撤銷專利權之審定，縱該舉發案已提起行政救濟而尚未確定，惟該行政處分既經送達上訴人，對之即發生專利權撤銷之一定法律效果，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，因不再繫屬被上訴人，上訴人所提更正申請，參酌現行專利審查基準「第一篇程序審查及專利權管理」第5章第4節(第1-5-4頁)中有關更正程序規定之說明，被上訴人自無從受理。又專利之舉發審查係以系爭專利之申請專利範圍為準，系爭專利申請專利範圍既限定「一接塊，係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端軸向上則開設一溝槽」，且對照說明書創作摘要、說明書第6頁第3、15行亦稱：「另一端軸向上則開設一溝槽」等語，因此系爭專利申請專利範圍及說明書既均稱接塊「其一端形成…….另一端軸向……」，其文義明顯與圖式不符，縱使上訴人主張由系爭案整體結合即如第五圖所示等云云，惟上訴人既於舉發第二次補充理由中自承有誤繕之情事，卻又未能證明於舉發審定前向被上訴人提出更正並經准許更正，依法仍應以申請專利範圍所載之內容解釋專利權範圍。系爭專利申請專利範圍第1項中，於接塊部分之技術內容係揭露「一接塊，係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連接部對應傳動軸之插槽嵌設結合者」，自其文義可知，接塊兩端分別有連接部及溝槽，惟據卷附系爭專利說明書圖式第二圖所示，該圖式所揭露之技術內容為連接部與溝槽在接塊之同一端，顯然與前述申請專利範圍所揭露者不同，其所揭露之「一接塊，……，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽」之連結關係顯然無法據以實施，並不能達到預期解決之問題，是系爭專利申請專利範圍顯然確有違反專利法第104條第3款規定。（二）證據2可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性部分：證據2與系爭專利皆屬一種變速箱與馬達連結結構之技術領域，自得作為系爭專利比對之前案技術，應毋庸疑。以證據2與系爭專利請求項1所界定之技術特徵比對，系爭專利請求項1所記載之傳動軸桿、軸承、接塊、梢片等元件，已對應揭露於證據2之傳動軸桿（246）、軸承（294）、接塊（272）、梢片（296、185），此外，證據2亦揭露旋轉軸（186）一端與馬達之出力端相接，而另一端軸向開設有一插槽者，惟其聯軸器（184）係裝設在軸承（294）軸向內，其一端形成一連接部，連接部一端溝槽安裝有梢片（185），另一端亦安裝有梢片（296），其間主要差異僅在於證據2係利用兩梢片（185、296）前後插接於聯軸器（184）之兩端，而系爭專利僅以一梢片（42）插接於接槽（51）及溝槽（41），是兩者構造仍有不同，證據2尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項具新穎性。（三）證據2結合證據3可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性部分：證據2係一種變速箱（28）與馬達等動力裝置連結之結構，因其係一種具自動調整車輪轉速之電動車後輪傳動結構，具有變速箱與馬達等動力裝置連結之結構，是證據2與證據3與系爭專利均屬一種變速箱與馬達連結結構之技術領域，具有技術上可組合之動機，並可作為與系爭專利比對之前案技術。證據2已揭露系爭專利請求項1所記載之傳動軸桿、軸承、接塊、梢片等結構，而系爭專利藉由裝設在軸承軸向內之接塊，其一端形成一連接部，連接部軸向上開設一內嵌設有梢片之溝槽，並藉由該接槽與接塊之梢片結合，齒紋與變速箱之齒輪契合，以連結組合以供傳遞動力之技術特徵，亦即證據2之傳動軸（246）藉由齒輪（242、244）契合斜齒輪（264）將動力側向傳遞至斜齒輪（264），再藉由梢片（296）結合軸聯器（184）、梢片（185）結合軸聯器（184）與軸（16），使斜齒輪（264）、聯軸器（184、186）三者連動。上訴人雖稱系爭案之連結結構確實裝配在軸承內並轉動，而證據2之聯軸器（184）僅有一端位於軸承（294）內，另一端則伸出該軸承範圍，該等連結結構顯然非在「軸承軸向內」，且梢片亦非限制於軸承內，與系爭專利之結構設計不同等云云。惟查，證據2機器中之軸承（bearing）之作用為「支持作動零件並減少摩擦」（supportsmovingparts
andreducesfriction），因此聯軸器（184）並非藉軸承
（294）而轉動，其作動揭示說明斜齒輪（264）之旋轉動力經由圓筒狀之套筒部（270）、梢片（296）、聯軸器（184）及旋轉軸（186）被傳遞，足見兩者藉由梢片結合齒輪構件等以傳遞動力之技術特徵並無不同。另證據3說明書則揭露有馬達與變速箱之連接結構，上訴人雖稱證據2所揭示之連結結構全然不在「軸承軸向內」，因此證據2之軸承設於套筒內部實難以在套筒以及傳動軸桿間傳遞力量之同時具有穩定連結結構於傳動時不震動不發出噪音以及不產生磨損功能……，若與證據3結合，其相關之連結結構仍不在「軸承軸向內」，更難以藉由結合證據3而能證明系爭案不具進步性云云。經查，系爭專利就此部分結構特徵及創作目的，與證據2比對結果，可發現證據2圖3已揭露於轉軸之適當位置加設一支點，其支點加設有軸承之技術特徵，且其聯軸器（184）於梢片（296）上之軸向位置被軸承（294）所限制，另證據2說明書已揭示系爭專利藉由軸承之設置及限制，避免藉由梢片結合齒輪構件等以傳遞動力時產生移動誤差，使結合成一體後於作動時具有穩定轉動之功效，而達到降低噪音、提高變速箱之使用品質。綜觀前述說明，可知證據3已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中馬達與變速箱之連接結構，另證據2則已揭露系爭專利之傳動軸桿、軸承、接塊、梢片等構造，藉由梢片結合齒輪構件等以傳遞動力，及藉由軸承之限制，使結合成一體後於作動時具有穩定轉動之功效，而達到降低噪音、提高變速箱之使用品質，足見系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之技術特徵，係運用申請前證據2、3之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性。系爭專利既違反核准審定時應適用之專利法第104條第3款之規定，且係運用申請前證據2、3之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。原處分為舉發成立並撤銷系爭專利，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
六、上訴人上訴意旨略謂：上訴人於訴願後提出更正，原決定機關以非所繫屬為由而不准更正，此雖為慣例，惟原決定機關審酌時，尚需經原處分機關之答辯，即需透過更多之程序與人力針對此部分進行不必要之審理，故此一慣例或行政命令應有修正之必要。況專利更正之時點，法無明文限制，且更正案並未變更專利之實質範圍。且依智慧財產權法新制，舉發人於行政訴訟階段既得提出新證據，倘未放寬申請更正時點，如舉發人將強而有力之證據保留至行政訴訟始提出，專利權人卻無法於行政訴訟中透過更正程序排除無效事由，將有武器不對等之情形。是原判決在無法律依據下，限制人民更正權利之行使，顯有侵害人民憲法第16條之權利。又本件由系爭專利圖式之內容，給予一般熟習該項技術者，可直接由本件圖式之第2圖組合成第3、4、6圖，整體結合即如第5圖所示，無不能據以實施的可能。次查，就原處分及原決定機關於比對本件與舉發證據之異同時，均能無歧異的比對出本件專利正確的內容，足見，系爭專利在文字上內容配合圖示，實已達到應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，即能據以製造或使用申請專利之發明，且由系爭專利與各舉發證據功效與目的之比對可知，原處分及原決定機關對於系爭專利之結構，功能與目的均已知悉，足見系爭專利確無「無法據以實施」之可能。另由原說明書中針對整體結構之組合傳動形態，係十分完整且可據以實施的，此為原判決未察之處。系爭專利範圍之文字內容是否得宜，應屬是否就專利說明之內容需予以更正之判斷依據，而非僅就文字之部分而據以率斷「無法據以實施」之能事，故應有重新審酌之必要。原判決未綜合查明上開圖示之說明，逕認系爭專利無法據以實施，顯有未遵守修正後專利法第106條第2項規定及未依事實審判之違法。再者，本件系爭專利之整體必要構件，係將上述結構設於「軸承軸向內」，以提高整體運轉之穩定轉動效果，並提高整體使用的品質，此部分之結構以及整體之組裝，均未見於各證據案中，此部分之結構以及整體之組裝，均未見於各證據案中，而此一特徵方為本案之重點所在，非僅在於動力之傳輸而已，原決定及原處分機關均將本案單純視為一動力傳輸之改良，由之創作動機以及內容可知，系爭專利並非僅單純的主張本件之傳動功能，該傳動結合之結構僅係本件專利實施的必要條件，重點係在於該等結構完全裝組於「軸承軸向內」，而可確實提供一極佳支點以及受力時確保穩定，降低磨損率及振動之目的，具有功效增進之處，應有其進步性。又技術內容的組合，在請求項的申請日(主張優先權者為優先權日)，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯的情況下，始得為之。然原判決僅敘明舉發證據2、證據3與系爭專利均屬一種變速箱與馬達連結結構之技術領域，具有技術上可組合之動機，並可作為與系爭專利比對之前案技術，然對於前述技術內容的組合，在請求項的申請日，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，為何係明顯的情況，及為何具有合理的動機並未置一語，僅以其「事後之明」，即逕論斷系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之技術特徵，係運用申請前證據2、3之既有技術或知識，而為熟習該項技術者，所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性云云，顯有違論理法則，並有判決不備理由之違法等語。
七、本院查：
㈠、按新型專利權有說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢(系爭專利核准審定時專利法第104條第3款參照)；又「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，……不得依本法申請取得新型專利。」亦為系爭專利核准審定時專利法第98條第2項所明定。
㈡、經查，關於舉發審查係以系爭專利之申請專利範圍為準，系爭專利申請專利範圍既限定「一接塊，係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端軸向上則開設一溝槽」，對照說明書創作摘要、說明書第6頁第3、15行亦稱：「另一端軸向上則開設一溝槽」等語，因此系爭專利申請專利範圍及說明書既均稱接塊「其一端形成……，另一端軸向……」，其文義明顯與圖式不符，縱使上訴人主張由系爭案整體結合即如第五圖所示等云云，惟上訴人既於舉發第二次補充理由中（第8頁）自承有誤繕之情事，卻又未能證明於舉發審定前向被上訴人提出更正並經准許更正，依法仍應以申請專利範圍所載之內容解釋專利權範圍。系爭專利申請專利範圍第1項中，於接塊部分之技術內容係揭露「一接塊，係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連接部對應傳動軸之插槽嵌設結合者」，故自其文義可知，接塊兩端分別有連接部及溝槽，惟據卷附系爭專利說明書圖式第二圖所示，該圖式所揭露之技術內容為連接部與溝槽在接塊之同一端，顯然與前述申請專利範圍所揭露者不同，其所揭露之「一接塊，……，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽」之連結關係顯然無法據以實施，並不能達到預期解決之問題，是系爭專利申請專利範圍顯然確有違反上揭專利法第104條第3款：「說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事蹟，使實施為不可能或困難者。」之規定情形，而具有應撤銷專利權之原因。業據原審說明其得心證之理由，經核並無判決不適用法規或適用不當之違背法令之處。上訴人主張本件由系爭專利圖式之內容，給予一般熟習該項技術者，可直接由本件圖式之第2圖組合成第3、4、6圖，整體結合即如第5圖所示，無不能據以實施的可能；系爭專利在文字上內容配合圖示，實已達到應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，即能據以製造或使用申請專利之發明，系爭專利確無「無法據以實施」之可能。原判決未綜合查明上開圖示之說明，逕認系爭專利無法據以實施，顯有未遵守修正後專利法第106條第2項規定及未依事實審判之違法等等。無非係就原審已為論斷者，再予爭執，核屬法律見解歧異問題，難謂以此指原判決有違背法令情形。
㈢、次按，「(第1項)新型專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。(第2項)前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。(第3項)專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。(第4項)說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」為專利法第108條準用第64條所明定，另專利法第71條規定：「(第1項)專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：一、至專利專責機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、依第64條第1項規定及第2項規定更正。(第2項)前項第2款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。(第3項)依第1項第3款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」依上開法條規定意旨，專利更正應於舉發審查階段為之，並應由專利專責機關將更正之專利說明書或圖式通知舉發人，俾使兩造就更正事項得有進行充分攻防之程序保障。又專利舉發案，專利權人如未依專利法第71條、第64條規定於舉發階段更正，專利專責機關業已依據專利原公告之內容審查作成舉發成立之審定，將專利權予以撤銷。雖專利權人提起行政救濟中，提出申請更正，並據以請求撤銷該舉發成立之審定。惟基於專利有效性爭議行政救濟中，撤銷訴訟之司法審查目的係在糾正專利專責機關違法失當之行政行為，並為避免行政救濟中一有更正申請，專利專責機關即須依更正之內容重新審查專利有效性，將影響舉發審定基礎之安定，並造成專利專責機關反覆重新審定之行政審查資源耗費。因此，專利專責機關作成舉發審定時若無何違法失當之處，除法律另有規定外，行政救濟程序中之撤銷訴訟，自無從審酌審定作成後專利權人所提專利更正內容，執為撤銷舉發成立審定之論據。
㈣、本件上訴人係於訴願後提出更正，則訴願決定以該更正本係於舉發審定後始提出，未經原處分機關審查並作成准駁之處分，非訴願所得審究而未加以審酌，原審亦加以維持，依上說明，於法核無不合。至於智慧財產案件審理法第33條第1項規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。並不包括專利權人於行政訴訟中為避免專利權被撤銷而提出之專利更正之情形。本件亦非因舉發人於行政訴訟中始得提出新證據致專利權人不及提出更正之情形，尚不生攻防武器不對等之情形。上訴人指專利更正之時點，法無明文限制，且更正案並未變更專利之實質範圍。依智慧財產權法新制，舉發人於行政訴訟階段既得提出新證據，倘未放寬申請更正時點，如舉發人將強而有力之證據保留至行政訴訟始提出，專利權人卻無法於行政訴訟中透過更正程序排除無效事由，將有武器不對等之情形。原判決在無法律依據下，限制人民更正權利之行使，顯有侵害人民憲法第16條之權利一節，非屬可採。
㈤、原審就證據3何以揭露系爭專利申請專利範圍第1項中馬達與變速箱之連接結構，另證據2何以揭露系爭專利之傳動軸桿、軸承、接塊、梢片等構造，藉由梢片結合齒輪構件等以傳遞動力，及藉由軸承之限制，使結合成一體後於作動時具有穩定轉動之功效，而達到降低噪音、提高變速箱之使用品質，故系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之技術特徵，係運用申請前證據2、3之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性之得心證理由，亦於判決中加以詳細論明（原判決事實及理由五㈣3參照)，經核其認事用法並無違經驗或論理法則。上訴人主張系爭專利重點係在於該等結構完全裝組於「軸承軸向內」，而可確實提供一極佳支點以及受力時確保穩定，降低磨損率及振動之目的，具有功效增進之處，應有其進步性。原判決對於舉發證據技術內容的組合，在請求項的申請日，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，為何係明顯的情況，及為何具有合理的動機並未置一語，僅以其「事後之明」，即逕論斷系爭專利不具進步性，有違論理法則，並有判決不備理由之違法等等。係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定異於該當事人之主張者，尚不得謂原判決違背法令。又原審就系爭專利不具進步性之理由，已加以論斷，業如前述。上訴人指原判決有判決不備理由之違法一節，亦非可採。
㈥、從而原審以系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第104條第3款之規定，且係運用申請前證據2、3之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。原處分為舉發成立並撤銷系爭專利，訴願決定予以維持，俱無違誤，而駁回上訴人在原審之訴，依上說明，於法核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國100年4月28日
最高行政法院第四庭
審判長法官吳明鴻
法官林茂權法官侯東昇法官黃秋鴻法官陳國成以上正本證明與原本無異中華民國100年4月29日
書記官彭秀玲附圖