裁判字號：臺灣彰化地方法院92年智字第3號民事判決
裁判日期：民國94年12月30日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣彰化地方法院民事判決92年度智字第3號原告日揚興金屬企業有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人丁○○律師被告台鈿股份有限公司兼法定代理人戊○○被告安笙國際股份有限公司法定代理人丙○○被告兼上一人訴訟代理人乙○上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國94年12月28日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告台鈿股份有限公司、戊○○應連帶給付原告新臺幣壹拾捌萬叁仟柒佰叁拾柒元，及自民國九十二年六月七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
被告安笙國際股份有限公司、乙○應連帶給付原告新臺幣柒萬壹仟壹佰元，及自民國九十二年五月七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告台鈿股份有限公司、戊○○連帶負擔百分之十六，被告安笙國際股份有限公司、乙○連帶負擔百分之六，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分，得假執行。但被告台鈿股份有限公司、戊○○如以新臺幣壹拾捌萬叁仟柒佰叁拾柒元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第1款、第2項分別定有明文。本件起訴狀送達被告後，原告於民國92年12月25日具狀將訴之聲明由「被告應連帶給付原告新臺幣（下同）1,000,000元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」變更為「㈠被告台鈿股份有限公司（下稱台鈿公司）、戊○○應連帶給付原告1,000,000元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡被告安笙國際股份有限公司（下稱安笙公司）、乙○應連帶給付原告147,324元，及自起訴狀繕本送達被告翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」均經被告無異議，而為本案之言詞辯論，應視為被告同意。因此，原告上開訴之變更與追加，核與首揭規定並無不合，應予准許，合先敘明。
二、原告起訴主張：原告為新式樣第062387號「沖泡器托架㈠」專利（下稱系爭新式樣專利）之專利權人，專利期間自84年11月1日起至93年11月14日止。被告戊○○為被告台鈿公司之董事長，代表被告台鈿公司執行職務，未經原告同意，竟擅自製造與系爭新式樣專利花紋圖樣相同之托架，使用在咖啡豆造型6人份沖茶器（下稱系爭6人份沖茶器）、咖啡豆造型2人份沖茶器（下稱系爭2人份沖茶器)、咖啡豆造型馬克杯（下稱系爭馬克杯）等3項物品（下稱系爭3項物品），並販賣予被告安笙公司，被告安笙公司再將系爭3項物品販賣予訴外人育冠企業股份有限公司（下稱育冠公司），經原告於92年2月間，在育冠公司所開設之生活工場彰化門市部，發現系爭3項物品，而得知其情。被告戊○○既為被告台鈿公司之董事長，代表被告台鈿公司執行職務，並加損害於原告，依民法第28條規定，被告台鈿公司應與被告戊○○負連帶賠償責任。被告台鈿公司販賣侵害系爭新式樣專利權之系爭3項物品，所得利益為361,080元，依專利法第129條（即92年2月6日修正前專利法第122條；下稱修正前專利法）準用同法第85條第1項第2款、第84條第1項（即修正前專利法第89條第1項第2款、第88條第1項）規定，原告自得請求被告台鈿公司、戊○○連帶賠償361,080元。此外，被告戊○○曾取得沖茶器托架之新式樣專利，自應知悉系爭新式樣專利之存在，則被告台鈿公司製造、販賣侵害系爭新式專利權之行為，顯係出於故意，原告另依專利法第129條準用同法第85條第3項（即修正前專利法第89條第3項）規定，請求酌定損害額以上之賠償。又被告乙○為被告安笙公司之董事與總經理，代表被告安笙公司執行職務，對於所販賣之系爭3項物品有無侵害他人之專利權，自負有查證之責任，惟被告安笙公司向被告台鈿公司購買系爭3項物品時，既未要求被告台鈿公司出具未侵害他人專利權之保證書，亦未經過任何查證，即逕將系爭3項物品販賣予育冠公司，足認被告乙○確有過失侵害原告系爭新式樣專利權之行為。被告乙○既為被告安笙公司之董事與總經理，代表被告安笙公司執行職務，依民法第28條規定，被告安笙公司應與被告乙○負連帶損害賠償責任。且被告安笙公司因販賣系爭3項物品而獲得147,324元之利益，依專利法第129條準用同法第85條第1項第2款、第84條第1項規定，原告亦得請求被告安笙公司、乙○連帶賠償147,324元。爰基於專利法第129條準用同法第85條第1項第2款、第84條第1項、民法第28條之法律規定，請求被告負損害賠償責任等語。並聲明：㈠被告台鈿公司、戊○○應連帶給付原告1,000,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈡被告安笙公司、乙○應連帶給付原告147,324元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；㈢願供擔保，聲請宣告假執行。
三、被告之聲明及陳述：㈠被告台鈿公司、戊○○則以：被告台鈿公司製造、販賣之系
爭3項物品，其托架花紋圖樣與系爭新式樣專利之花紋圖樣不同，且系爭新式樣專利之花紋圖樣，係完全模仿咖啡豆之形狀，並無創作性，不符合申請專利權之要件。又被告台鈿公司販賣予被告安笙公司之系爭3項物品，嗣經被告安笙公司退貨達18萬餘元，被告台鈿公司並未獲得361,080元之利益。被告台鈿公司、戊○○亦不知有系爭新式樣專利之存在，並無侵害系爭新式樣專利權之故意等語，資為抗辯。並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判決，願供擔保，聲請免為假執行。
㈡被告安笙公司、乙○則以：被告安笙公司不知被告台鈿公司
所製造系爭3項物品有侵害系爭新式樣專利權之情事，且被告安笙公司收受原告寄發之存證信函後，立即通知育冠公司將系爭3項物品下架，並無故意或過失侵害原告系爭新式樣專利權之行為可言。況且，被告安笙公司販賣系爭3項物品予育冠公司，扣除相關費用後，僅獲得3萬餘元之利益等語，資為抗辯。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
四、兩造不爭執之事實：㈠原告為系爭新式樣專利之專利權人，專利期間自84年11月1日起至93年11月14日止。
㈡被告台鈿公司確曾製造系爭3項物品，並販賣予被告安笙公
司，再由被告安笙公司販賣予育冠公司，育冠公司則在其所開設之生活工場門市販賣，均未經原告同意。
㈢被告戊○○為被告台鈿公司之董事長，代表被告台鈿公司執
行職務；被告乙○為被告安笙公司之董事與總經理，代表被告安笙公司執行職務。
五、關於系爭新式樣專利是否符合專利法所定新式樣專利之要件：
經查，被告台鈿公司於92年9月30日以系爭新式樣專利違反修正前專利法第106條、第107條之新式樣專利申請要件為由，向經濟部智慧財產局提起舉發，經濟部智慧財產局於93年11月18日以（93）智專三㈠03019字第09321028680號專利舉發審定書，審定舉發不成立，被告台鈿公司不服審定結果，提起訴願，經濟部再於94年4月20日以經訴字第09406125980號訴願決定書，駁回訴願，因被告台鈿公司未提起行政訴訟，而告確定等情，此為兩造所不爭執，並有經濟部智慧財產局於（93）智專三㈠03019字第09321028680號專利舉發審定書、經濟部經訴字第09406125980號訴願決定書、臺北高等行政法院94年9月2日北高行百文字第0940000668號函在卷為證，可見系爭新式樣專利與專利法所定新式樣專利之要件，並無不合，被告台鈿公司、戊○○此部分抗辯，自無可採。
六、關於被告台鈿公司所製造系爭3項物品，其托架之花紋圖樣與系爭新式樣專利之花紋圖樣是否相近似：
經查，本院依原告與被告台鈿公司、戊○○之聲請，先後囑託財團法人臺灣玩具暨兒童用品研發中心（下稱玩具研發中心）與財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心），就系爭3項物品托架花紋圖樣有無侵害系爭新式樣專利之事項，進行鑑定。經鑑定人依據：㈠肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷；㈡以物品使用狀態下的外觀造形為判斷客體；㈢整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造形要素；㈣全新功能或突破性設計之物品近似範圍較既有改良物品為廣；㈤以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點；㈥以創作特徵為判斷重點；㈦觀察花紋之構圖排列、表現手法、相對大小比例綜合判斷；㈧觀察色彩之色相、彩度、明度綜合判斷；㈨考量透明物內部可視造形及其光學效果；㈩物品之構造、功能、材質、大小非屬外觀特徵，而僅屬一般設計常識範圍內者，不列為判斷要素等10項判斷近似性之原則，進行分析鑑定。玩具研發中心、中國生產力中心之鑑定結論均認為，系爭3項物品托架花紋圖樣與系爭新式樣專利之申請專利範圍相近似，此有玩具研發中心92年8月22日（92）玩具研發0404號函及專利侵害鑑定報告、中國生產力中心92年10月30日科技字第09203377號函及專利鑑定報告在卷可稽，是以被告台鈿公司所製造之系爭3項物品，其托架之花紋圖樣確與系爭新式樣專利之花紋圖樣相近似，應堪認定。
七、關於原告得否請求被告負損害賠償責任：按新式樣專利權人就其指定新式樣所施予物品，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣該新式樣及近似新式樣專利物品之權。新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專利法第122條第1項（即修正前專利法第117條第1項）、第129條第1項準用第84條第1項前段分別定有明文。上開規定旨在保障新式樣專利權人之智慧財產權，倘若未經新式樣專利權人之同意，而製造、販賣相同或近似新式樣專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第184條第2項規定，除行為人能證明其行為無過失者外，就新式樣專利權人所受損害，即應負損害賠償責任。次按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。民法第28條亦有明文。經查，被告台鈿公司所製造系爭3項物品，其托架之花紋圖樣與系爭新式樣專利之花紋圖樣相近似等情，業如前述。且被告台鈿公司製造系爭3項物品，並販賣予被告安笙公司，再由被告安笙公司販賣予育冠公司，均未經原告同意；被告戊○○為被告台鈿公司之董事長，代表被告台鈿公司執行職務；被告乙○為被告安笙公司之董事與總經理，代表被告安笙公司執行職務之事實，亦為兩造所不爭執，堪認被告戊○○代表被告台鈿公司執行職務，製造、販賣系爭3項物品，被告乙○代表被告安笙公司執行職務，販賣系爭3項物品，均已侵害原告之系爭新式樣專利權，按諸前揭規定，原告請求被告台鈿公司與戊○○，被告安笙公司與乙○，分別負連帶損害賠償責任，自屬有據。至於被告雖均辯稱：其等對於侵害原告系爭新式樣專利權之行為，並無故意或過失等語，然被告既未能提出證據足資證明其等之行為確無過失，依民法第184條第2項規定，即不能解免其等應負之損害賠償責任。
八、關於原告得向被告請求損害賠償之數額：㈠專利法第129條第1項準用第85條第1項第2款部分：
按依專利法第84條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第129條第1項準用第85條第1項第2款定有明文。茲分述如下：
⒈被告台鈿公司、戊○○部分：
經查，被告台鈿公司自91年10月起至92年1月止，分別製造、販賣系爭6人份沖茶器1020個、系爭2人份沖茶器1680個、系爭馬克杯1440個予被告安笙公司，嗣經被告安笙公司分別退回系爭6人份沖茶器480個、系爭2人份沖茶器639個、系爭馬克杯1067個，其中，系爭6人份沖茶器售價為158元、系爭2人份沖茶器售價為82元、系爭馬克杯售價為35元，被告台鈿公司販賣系爭3項物品所得收入計有，系爭6人份沖茶器部分85,320元（158元×540個）、系爭2人份沖茶器部分85,362元（82元×1041個）、系爭馬克杯部分13,055元（35元×373個），合計為183,737元等情，此有兩造不爭執其真正之統一發票、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單、訂貨單、採購單等件影本在卷為證，應堪認定。至於原告主張：被告台鈿公司販賣侵害系爭新式樣專利權之系爭3項物品，所得利益為361,080元等語，然核其計算明細，並未扣除被告安笙公司嗣後退回被告台鈿公司之數量與收入，且原告復未能提出證據足資證明被告台鈿公司尚有其他販賣系爭3項物品之收入，則原告主張之數額超過183,737元部分，自難採信。再者，被告台鈿公司既未曾舉證證明其製造系爭3項物品之成本或必要費用，按諸前揭規定，原告請求依被告台鈿公司銷售系爭3項物品之全部收入計算其損害，自屬有據。綜上所述，原告得請求被告台鈿公司、戊○○連帶賠償之金額應為183,737元；逾此範圍之請求，則無理由，不能准許。
⒉被告安笙公司、乙○部分：
經查，被告安笙公司自91年10月起至92年1月止，分別販賣系爭6人份沖茶器1020個、系爭2人份沖茶器1680個、系爭馬克杯1440個予育冠公司，嗣經育冠公司分別退回系爭6人份沖茶器488個、系爭2人份沖茶器643個、系爭馬克杯1095個，其中，系爭6人份沖茶器售價為215元、系爭2人份沖茶器售價為115元、系爭馬克杯售價為54元，被告安笙公司販賣系爭3項物品所得收入，扣除被告安笙公司自被告台鈿公司進貨之成本，被告安笙公司所得利益計有，系爭6人份沖茶器部分30,324元【（215元－158元）×532個】、系爭2人份沖茶器部分34,221元【（115元－82元）×1037個】、系爭馬克杯部分6,555元【（54元－35元）×345個】，合計為71,100元等情，此有兩造不爭執其真正之統一發票、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單、退貨明細、訂貨單、採購單等件影本在卷為證，應堪認定。原告雖主張：被告安笙公司因販賣系爭3項物品而獲得147,324元之利益等語，然核其計算明細，並未扣除育冠公司嗣後退回被告安笙公司之數量與金額，且原告復未能提出證據足資證明被告安笙公司尚有其他販賣系爭3項物品之收入，則原告主張之數額超過71,100元部分，不能採取。至於被告安笙公司、乙○另辯稱：被告安笙公司販賣系爭3項物品予育冠公司，扣除相關費用後，僅獲得3萬餘元之利益等語，並提出統一發票、廠商合約書、出差申請及差旅費用申報表等件影本為證。惟被告安笙公司與育冠公司之間，以及被告安笙公司與被告台鈿公司之間，除系爭3項物品外，亦同時進行其他多項物品之買賣，被告安笙公司、乙○所提上開證據，僅足以證明被告安笙公司曾給付物流補助費、促銷活動費予育冠公司，以及被告安笙公司職員曾出差至被告台鈿公司，尚難逕認該項費用即為被告安笙公司販賣系爭3項物品所支出之成本或必要費用，被告安笙公司、乙○上開抗辯，自難採信。綜上所述，原告得請求被告安笙公司、乙○連帶賠償之金額應為71,100元；逾此範圍之請求，則無理由，不能准許。
㈡專利法第129條第1項準用第85條第3項部分：
次按侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3倍。專利法第129條第1項準用第85條第3項定有明文。經查，原告主張：被告台鈿公司、戊○○係故意侵害原告之系爭新式樣專利權等語，無非係以被告戊○○本身亦申請取得新式樣第326205號「置杯座」專利，且被告台鈿公司尚在網路上設置網頁為依據，並經原告提出專利公報全文、被告台鈿公司網頁為證。然經濟部智慧財產局所核准與沖茶器相關之專利數量多達百餘件，此有中華民國專利公報料庫查詢結果在卷可稽，是以縱使被告戊○○本身曾申請取得上開新式樣專利，亦難據此認為被告戊○○當然知悉系爭新式樣專利之存在，而有侵害系爭新式樣專利之故意。再者，原告於92年2月13日委由大立國際聯合專利事務所，以彰化市○○路郵局第111號存證信函，通知被告安笙公司系爭3項物品侵害系爭新式樣專利之情事後，被告安笙公司即轉知被告台鈿公司，被告安笙公司旋即將系爭3項物品下架，並退回被告台鈿公司之事實，此有存證信函、退貨明細、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單等件影本為證，而被告台鈿公司在網路上所設網頁，係於原告通知系爭3項物品侵害系爭新式樣專利前所架設，亦為兩造所不爭執，且原告復未主張或舉證證明被告台鈿公司於92年
2月以後，尚有任何製造或販賣系爭3項物品之行為，縱使被告台鈿公司在網路上設有網頁，亦為被告台鈿公司於原告通知系爭3項物品侵害系爭新式樣專利前之行為，不能藉此推論原告於知悉系爭新式樣專利存在後，仍有故意侵害系爭新式樣專利之行為。此外，原告復未能提出其他證據，足資證明被告台鈿公司、戊○○確有侵害系爭新式樣專利之故意，則原告依專利法第129條第1項準用第85條第3項規定，請求酌定損害額以上之賠償，於法無據，不能准許。
九、從而，原告基於專利法第129條準用同法第85條第1項第2款、第84條第1項、民法第28條之法律規定，請求被告台鈿公司、戊○○應連帶給付原告183,737元，及自起訴狀繕本送達被告翌日即92年6月7日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；被告安笙公司、乙○應連帶給付原告71,100元，及自起訴狀繕本送達被告翌日即92年5月7日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。
十、按所命給付之金額或價額未逾500,000元之判決，法院應依職權宣告假執行。法院得依聲請或依職權，宣告被告預供擔保，或將請求標的物提存而免為假執行。民事訴訟法第389條第1項第5款、第392條第2項分別定有明文。本件原告與被告台鈿公司、戊○○分別陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行。關於原告勝訴部分，本件判決命被告給付原告之金額合計為254,837元，並未逾500,000元，應依職權宣告假執行，原告此部分之聲請，即無必要，而被告台鈿公司、戊○○所為免為假執行之聲請，經核則無不合，爰酌定相當之擔保金額，准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請，即失所附麗，應予駁回。
十一、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經審酌與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。
十二、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第1項後段、第2項。
中華民國94年12月30日
民事第二庭審判長法官何志通
法官詹秀錦法官鄭舜元以上正本係照原本作成。
如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國94年12月30日
書記官顏督訓