裁判字號：智慧財產法院99年民專訴字第140號民事判決
裁判日期：民國99年10月05日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議等
智慧財產法院民事判決
99年度民專訴字第140號原告甲○○訴訟代理人 周淑萍 律師被告上藝興業有限公司兼上一人法定代理人丙○○共同訴訟代理人 徐嶸文 律師被告乙00000000上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國99年9月14日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，除本條例另有規定外，適用臺灣地區之法律。侵權行為依損害發生地之規定；但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者，不適用之。。臺灣地區與大陸地區人民關係條例第41條第1項、第50條分別定有明文。因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法第15條第1項所明定。所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地均屬之，最高法院56年臺抗字第369號著有判例。本件被告 董良才 （即永藝制品廠）係大陸地區人民，故本件法律關係涉及大陸地區之人民，原告主張被告董良才侵害其新型專利而起訴請求禁止侵害及損害賠償，其為私法爭訟，故就被告董良才部分，自應適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例以定本件之管轄及準據法。原告主張被告董良才之侵權行為地在我國境內，揆諸前開說明，應由我國法院管轄。
二、依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產法院組織法第
3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件屬因專利法所保護之新型專利所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。
三、原告原聲明求為判決：㈠被告應連帶給付原告新台幣（下同）500萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡被告不得製造、販賣、為販賣之要約或使用侵害原告之新型第M335315號專利權之物品。㈢被告所有侵害原告之新型第M335315號專利權之「金屬泡沫噴頭」產品，應予銷毀。㈣原告願供擔保請宣告假執行。原告嗣於民國99年6月8日之調查程序期日撤回第3項聲明，被告上藝興業有限公司（下稱上藝公司）、丙○○均同意撤回（參照本院卷第30頁之本院99年6月8日調查筆錄第1頁）。
四、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256定有明文。原告起訴列「永藝制品廠」被告之一。因被告永藝製品廠係大陸地區之獨資之個體工商戶，故原告嗣於99年6月28日具狀更正為被告「永藝制品廠即董良才」，有原告提出之深圳信用網附卷為證（參照本院卷第52至53頁），其屬被告姓名之補充或更正，均屬補充或更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加。
五、被告董良才經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款事由，應依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面：
一、原告主張：㈠原告為第M335315號「金屬裝置泡泡產生器」新型專利（下
稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自97年7月1日起至
106年12月30日止。原告並依專利法第104條規定，向經濟部智慧財產局申請第000000000e01號新型專利技術報告，其比對結果代碼6。詎被告乙00000000及上藝公司未獲原告授權，竟使用原告系爭專利，在中國大陸製造與系爭專利相同之產品，並在臺灣及中國大陸市場大量販售。經原告將侵權物品（下稱系爭產品）檢送請臺大嚴慶齡工業研究中心為專利侵害比對分析，依據99年4月19日專利技術鑑定報告之鑑定結果（下稱系爭鑑定報告），認系爭產品與系爭專利之申請專利範圍相同，顯已侵害原告之系爭專利。
㈡專利法第108條準用同法84條第1項規定，原告請求賠償損
害與禁止侵害。被告乙00000000及上藝公司共同以永藝制品廠在中國大陸製造與系爭專利權物品相同之產品，並於中國大陸及台灣市場上大量販售，應為共同侵權行為人。被告丙○○為永藝制品廠及上藝公司之共同負責人，其執行業務違反專利法規定，致原告受有損害，依公司法第23條第2項規定，應分別與被告乙00000000及上藝公司負連帶賠償責任。況被告丙○○為製造、販賣系爭產品之造意人，其為獨立之共同侵權行為人，依民法第184條第1項、第185條及第28條規定，被告應連帶負損害賠償責任。
㈢專利法第108條準用第87條第1項第2款之規定，被告因侵
權行為所得之利益計算賠償金額，原告暫以500萬元計算部分損害。系爭「金屬裝置泡泡產生器」原件出廠時，每噴頭旋轉蓋內均印有專利證號「新型第M335315號」，故被告於原告發函通知其停止侵害系爭專利並賠償原告之損害前，早已明知系爭專利為原告所有，竟故意侵害原告之權利，爰依專利法第87條第3項請求本院酌定損害額2倍金額為賠償。
爰聲明求為判決：1.被告應連帶給付原告500萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.被告不得製造、販賣、販賣之要約或使用侵害原告系爭專利權之物品。3.原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告上藝公司、丙○○則抗辯：㈠被證1係92年上半年版之文筆大陸製品採購指南。其公開日
早於系爭專利之申請日即96年12月31日，被證1揭示多種具有金屬上蓋、金屬固定座及金屬底座之容器，顯然系爭專利據以訴求之金屬包塑膠上蓋、金屬包塑膠固定座、金屬包塑膠底座之創作特色早在申請之前，為被證1所揭露，故可證明系爭專利不具新穎性。再者，被證2係94年下半年版之文筆大陸製品採購指南，其公開日亦早於系爭專利之申請日，被證2揭示多種具有金屬包塑膠上蓋、金屬包塑膠固定座及金屬包塑膠底座之各種按壓頭，顯然系爭專利訴求之金屬包塑膠上蓋、金屬包塑膠固定座、金屬包塑膠底座之創作特色早於申請之前，為被證2之M02、M03、M04、M05、M06、M08、M09、M10、M11、M14、M15所揭露，亦可證明系爭專利不具新穎性。
㈡被證3於87年3月2日申請，嗣於88年2月1日公告之第35
2078號「液體容器之按壓瓶蓋改良」新型專利，其公開日較系爭專利之申請日早。比對系爭專利與被證3可知，兩者所運用之技術及結構實相同。詳言之，系爭專利之技術特徵：金屬包塑膠上蓋10「按壓頭2+按壓套5」、金屬包塑膠固定座11「銜接套4」及金屬包塑膠底座13「旋轉座1+套合座3」，均已為被證3所揭露。而系爭專利之「上下多孔亂流篩網座12」與「幫浦唧筒總成14」，為系爭專利說明書中先前技術所揭示之「上下篩網座12」及「幫浦唧筒總成14」。職是，被證3及系爭專利說明書中先前技術可證明系爭專利不具備進步性。
㈢原告雖取得新型專利技術報告，惟並不表示系爭專利即具可
專利性，而上開技術報告中引用之先前技術，其與被證3為不同之技術前案，並無衝突之處。依系爭專利所記載之先前技術、新型內容及其所揭示之習知技術可知，系爭專利主要之技術特徵與習知結構之差異，僅在於塑膠製上蓋、底座及固定座外包設金屬。然上開之創作特色，已見於系爭專利申請前公開之刊物。準此，系爭專利不具新穎性與進步性要件，依專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，應予以撤銷。依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中自不得對被告主張權利。原告就何人於97年間告知被告系爭噴頭取得專利權，語焉不詳。在原告寄發通知函前，被告上藝公司、丙○○均無從知悉原告取得「金屬裝置泡泡產生器」之專利，難謂有侵害系爭專利之故意或過失。而被告丙○○亦非永藝制品廠之負責人。並聲明請求駁回原告之訴，倘受不利判決，請准供擔保免為假執行。
三、被告永藝制品廠未於言詞辯論期日到庭，亦未以書狀聲明陳述。
四、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
㈠兩造不爭執之事實：
1.原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自97年7月1日起至106年12月30日止。
2.原告依專利法第104條規定，向經濟部智慧財產局申請第000000000e01號新型專利技術報告，比對結果代碼6。
3.原證4之四種金屬泡沫噴頭即系爭產品，均為被告上藝公司於99年4月2日所販賣。
4.臺大嚴慶齡工業研究中心就系爭產品於99年4月19日作成系爭鑑定報告。
5.原告於99年5月10日委託律師發函通知被告侵害系爭專利。
6.被告於99年6月14日就系爭專利向智慧財產局提出舉發，主張系爭專利應予撤銷。
㈡兩造主要爭點：
1.原告之系爭專利是否符合專利要件而合法有效？有無具備新穎性、進步性？此為原告請求被告負侵害系爭專利損害賠償之前提要件。
2.被告販售之商品是否侵害原告之系爭專利？本院自應探討被告販售之商品是否有落入系爭專利權範圍，以認定被告是否有侵害系爭專利之行為。
3.原告請求部分是否適當？其涉及原告請求禁止侵害請求權與損害賠償請求權是否有理由。
參、得心證之理由：
一、專利有效性判斷：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。因被告上藝公司、丙○○抗辯原告之系爭專利不具新穎性與進步性之專利要件，有應撤銷之原因，是本院就該抗辯應自為判斷。而系爭專利於96年12月31日申請，經審定准予專利後，嗣於97年7月1日公告，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2月6日修正公布之現行專利法規定為準。
二、撤銷專利之事由：按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，具有供產業利用、新穎性、進步性及充分揭露等要件者，得申請取得新型專利。反之，申請前已見於刊物或已公開使用者，則不具新穎性要件。新型雖有新穎性，然其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，其不具備進步性要件者，均不得依本法申請取得新型專利。系爭專利不具備新穎性或進步性而應撤銷其新型專利，應由主張或抗辯系爭專利有撤銷事由之人附具證據證明之，適用當事人進行主義。專利法第94條第1項第1款、第4項、第97條第1項第5款及第107條第2項後段分別定有明文。職是，本院先說明系爭專利之申請專利範圍與被告所提之引證資料。繼而探究被告所提之引證案是否可證明系爭專利不具備新穎性或進步性？技術報告書之性質為何？倘原告之系爭專利合法有效，最後論述被告販售之系爭產品是否侵害原告之系爭專利？原告請求禁止侵害請求權與損害賠償請求權是否有理由？
三、系爭專利之申請專利範圍與被告所提之引證案：㈠系爭專利申請專利範圍：
系爭專利之申請專利範圍，依據97年7月1日之公告本僅有
1項獨立之請求項，其內容為「一種金屬裝置泡泡產生器，其包括金屬包塑膠上蓋、金屬包塑膠固定座、上下多孔亂流篩網座、金屬包塑膠底座及幫浦唧筒總成所組成，該金屬裝置泡泡產生器設置有金屬包塑膠上蓋、金屬包塑膠固定座、上下多孔亂流篩網座、金屬包塑膠底座及幫浦唧筒總成，藉此組成具有穩定及大量造成泡泡產生之金屬裝置泡泡產生器。」（參照本院卷第169頁以下系爭專利說明書）。至於系爭產品亦為金屬裝置泡泡產生器，包括不銹鋼包覆之塑膠上蓋、不銹鋼包覆之塑膠固定座、上下多孔亂流篩網座、不銹鋼包覆之塑膠底座及幫浦唧筒總成所組成，該金屬裝置泡泡產生器設置有不銹鋼包覆之塑膠上蓋、不銹鋼包覆之塑膠固定座、上下多孔亂流篩網座、不銹鋼包覆之塑膠底座及幫浦唧筒總成，其功能可大量產生泡泡（參照系爭鑑定報告書第
3頁及兩造提出之實物）。㈡被告提出之引證案：
被告於本件提出引證案1至3，抗辯系爭專利不具備新穎性與進步性。引證案1為92年上半年版之文筆大陸製品採購指南（參照本院卷第44至45頁之被證1）。引證2為94年下半年版之文筆大陸製品採購指南（參照本院卷第46至47頁之被證2），以引證案1至2欲作為系爭專利不具備新穎性之證明。引證案3係於87年3月2日申請，嗣於88年2月1日公告之第352078號「液體容器之按壓瓶蓋改良」新型專利（參照本院卷第48至49頁之被證3），欲證明系爭專利不具備進步性要件。
四、系爭專利具備新穎性：㈠引證案1無法證明系爭專利不具備新穎性：
引證1係92年上半年版之文筆大陸製品採購指南，推定其公開日為92年6月30日，故引證案1之公開日早於系爭專利之申請日，其可作為系爭專利之先前技術。由引證案1第A-99
3頁雖揭示多種具有金屬上蓋、金屬固定座及金屬底座之容器（參照本院卷第45頁）。然未見引證1有如系爭專利所示「一種金屬裝置泡泡產生器，包括金屬包塑膠上蓋10、金屬包塑膠固定座11、上下多孔亂流篩網座12、金屬包塑膠底座13及幫浦唧筒總成14所組成；該金屬裝置泡泡產生器設置有金屬包塑膠上蓋10、金屬包塑膠固定座11、上下多孔亂流篩網座12、金屬包塑膠底座13及幫浦唧筒總成14，藉此組成一具有穩定及大量造成泡泡產生之金屬裝置泡泡產生器」之整體結構特徵。準此，引證案1難以證明系爭專利不具新穎性。
㈡引證案2無法證明系爭專利申請專利範圍不具備新穎性：
引證案2係94年下半年版之文筆大陸製品採購指南，推定其公開日為94年12月31日，故引證案2之公開日早於系爭專利之申請日，其可作為系爭專利之先前技術。由被證2第A-80
3頁雖揭示多種具有金屬包塑膠上蓋、金屬包塑膠固定座及金屬包塑膠底座之各種按壓頭（參照本院卷第47頁）。然未見引證2有如系爭專利所示「一種金屬裝置泡泡產生器，包括金屬包塑膠上蓋10、金屬包塑膠固定座11、上下多孔亂流篩網座12、金屬包塑膠底座13及幫浦唧筒總成14所組成；該金屬裝置泡泡產生器設置有金屬包塑膠上蓋10、金屬包塑膠固定座11、上下多孔亂流篩網座12、金屬包塑膠底座13及幫浦唧筒總成14，藉此組成一具有穩定及大量造成泡泡產生之金屬裝置泡泡產生器」之整體結構特徵。從而，引證案2難證明系爭專利申請專利範圍不具新穎性。
五、系爭專利不具備進步性：㈠引證案3之申請專利範圍：
引證案3係於88年2月1日公告之第352078號「液體容器之按壓瓶蓋改良」新型專利。引證案3之公開日早於系爭專利之申請日，可為系爭專利之先前技術。引證案3係揭露一種液體容器之按壓瓶蓋改良，藉由傳統之旋轉座1配合按壓頭
2、套合座3、銜接套4、按壓套5及出口管6等組合製成；該旋轉座1上依序設有凸環11及伸縮管12，下則設有入口管13；旋轉座1上套設有金屬製成之套合座3，並利用凸環11套設固定有金屬製成之銜接套4。此外，按壓頭2外亦套設有相對應造型的金屬製成之按壓套5，且按壓頭2一側設有橫孔23與按壓套5之孔洞51相對應供金屬製成之出口管6插置固定。再者，兩相組合之按壓頭2與按壓套5，利用按壓頭2之插入孔21供旋轉座1之伸縮管12插入固定；藉此成為一種具有金屬外殼之液體容器按壓瓶蓋改良者（參照本院卷第48至49頁）。
㈡引證案3及習知技術可證明系爭專利不具進步性：
引證案3與系爭專利第1項請求項相較，引證案3已揭露系爭專利之金屬包塑膠上蓋10（即引證案3按壓頭2+按壓套5）、金屬包塑膠固定座11（即引證案3銜接套4）、金屬包塑膠底座13（即引證案3旋轉座1+套合座3）之結構特徵。
引證案3雖未見如系爭專利之上下多孔亂流篩網座12與幫浦唧筒總成14之技術特徵，然由系爭專利之說明書所載之先前技術，其揭示習知之塑膠製泡泡產生器具有上下篩網座12及幫浦唧筒總成14，該習知之上下篩網座12及幫浦唧筒總成14，其為系爭專利之上下多孔亂流篩網座12與幫浦唧筒總成14。系爭專利亦未說明該上下多孔亂流篩網座12與幫浦唧筒總成14之詳細結構。準此，該上下多孔亂流篩網座12與幫浦唧筒總成14，並非系爭專利訴求之創作特徵，且係原告在先前技術中所自承之習知結構。換言之，系爭專利之創作特徵僅在金屬包塑膠上蓋10、金屬包塑膠固定座11、金屬包塑膠底座13等結構特徵上，而前揭結構已為引證案3所揭露，是系爭專利之創作特徵係利用引證案3及習知技術之轉置，並藉此創作出有保持塑膠不會變形而保持密合度固定及上下多孔亂流篩網座之金屬裝置泡泡產生器，其功效僅為引證案3及系爭專利先前技術中之習知結構功效所相加，並未產生無法預期之功效。足證系爭專利為技術領域中具有通常知識者，顯能輕易完成，其不具進步性。
六、技術報告書之性質：㈠形式審查之配套：
新型專利採形式審查主義，事先對於新型專利申請案，不進行前案檢索及未為專利實體要件審查，故設計技術報告制度，以救濟有效而未經確認之新型專利所生之不確定性。職是，新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，其藉由公眾向專利專責機關申請技術報告，使任何人行使公眾審查權時，瞭解其有無提出舉發之必要性。技術報告應參考請求項所說明之先前技術文獻，並對專利權之有效性加以評價，其係智慧財產局核發之先前技術檢索報告，其檢索範圍包括：1.是否符合先申請主義要件；2.是否符合新穎性要件；3.是否符合進步性要件；技術報告得作為客觀調查先前技術之結果，其對於調查能力不足或同一技術領域之相關人士，形成有益之資訊。
㈡法律諮詢意見：
專利專責機關所出具之新型專利技術報告，性質上應屬專利專責機關對任何人依據專利法第103條對已公告之新型專利，詢問有關同法第94條第1項第1款、第2款、第4項、第95條或第108條準用第31條規定之情事，專利專責機關依據法定義務所提供之法律諮詢意見，對新穎性與進步性加以判斷。依據保護規範理論以觀，該法律諮詢之意見，並非保護專利權人或其他任何人為目的，亦不至於損害私人之權益，其對專利專責機關、申請人、新型專利權人並不直接發生拘束力，故技術報告書非屬行政處分。日本、德國、韓國及中國大陸法制均為此模式。申言之，任何人雖均得依據專利法第103條之規定，向專利專責機關請求技術報告書，惟對於專利專責機關所做成之技術報告，係屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，僅作為關係人權利行使或技術利用之參考，其非行政處分，其不得作為行政爭訟之標的，法院自不受技術報告之拘束。原告雖主張其依專利法第104條規定，向經濟部智慧財產局申請新型專利技術報告，其比對結果代碼6云云。惟揆諸前開說明，被告抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，本院應就其抗辯有無理由自為判斷，判斷結果為系爭專利不具備進步性，已如上述，況且原告提出之該新型專利技術報告檢索比對之先前技術引證資料中並不包括被告於本件所提出之引證3案，故本院不受該技術報告之拘束。
七、綜上所論，經整體技術特徵比對，系爭專利申請專利範圍之其功效僅為引證案3及系爭專利先前技術中之習知結構功效所相加，並未產生無法預期之功效，且為該技術領域中具有通常知識者，顯能輕易完成，其不具進步性。從而，被告以系爭專利有違核准審定時之92年2月6日修正公布專利法第94條第4項規定，主張系爭專利有應撤銷之原因，洵屬有據。原告之系爭專利有應撤銷之事由，是原告無法憑系爭專利向被告行使專利權請求損害賠償與禁止侵害。職是，原告依民法第184條第1項、第185條、第28條，公司法第23條第
2項，專利法第108條、第87條第1項第2款、第87條第3項等規定，主張被告有過失或故意侵害系爭專利之法律關係，請求被告給付如訴之聲明所示之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利，均為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，應併予駁回。
八、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條、第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年10月5日
智慧財產法院第二庭
法官陳忠行以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國99年10月5日
書記官陳士軒