裁判字號：最高行政法院98年判字第1323號判決
裁判日期：民國98年11月05日
裁判案由：商標評定
最高行政法院判決
98年度判字第1323號上訴人甲○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○
參加人荷商‧聯合利華公司代表人丙0000000000000000訴訟代理人潘昭仙律師
蘇儀騰 律師上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國97年2月13日臺北高等行政法院96年度訴字第2367號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
一、上訴人於民國（下同）89年2月29日以「LUX」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之內衣、睡衣、泳衣、內褲、胸罩、束褲、罩杯、肚兜、紙褲、衛生衣褲、T恤、西服、大衣、外套、運動服、休閒服裝、韻律服裝商品，向被上訴人經濟部智慧財產局申請註冊，經被上訴人核准列為註冊第963537號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人荷蘭商聯合利華公司於94年12月9日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7款之規定，並檢具如附圖㈡所示商標（註冊第214785、528117、671905號商標，下稱據以評定商標），對之申請評定。依現行商標法第91條第2項規定，本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。因本件原評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1項第12款，參加人復於95年3月24日補充理由書增列評定條款，案經被上訴人審查，核認系爭商標有修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定之適用，以96年1月22日中台評字第940492號商標評定書為「註冊第963537號『LUX』商標之註冊應予撤銷」之處分（下稱原處分），上訴人不服，提起訴願，經經濟部96年5月10日經訴字第09606067250號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：系爭商標因註冊時與參加人申請評定時橫跨87年施行與92年施行之現行商標法，而按現行商標法第91條第2項規定，系爭商標僅在同時違反註冊時第37條第7款與現行商標法第23條第1項第12款才會構成系爭商標有不得註冊應予撤銷之情事。而按現行商標法第91條第2項之規定，系爭商標既不符合、不構成註冊時之商標法第37條第7款即現行商標法第23條第1項第12款前段混淆誤認之虞之規定，即不必再就是否違反現行商標法第23條第1項第12款後段「商標減損（淡化）」予以討論。而據以評定商標僅僅使用於洗髮乳、沐浴乳、香皂等個人清潔用品與造型商品上，參加人亦無多角化之經營，其商標知名度亦無因企業多角化之經營而提升。故據以評定商標僅限於購買個人清潔用品與造型商品之相關消費者較為知悉，應非具極高之知名度而達絕大多數之一般公眾所普遍認知之著名程度。且上訴人之系爭商標圖樣係由外文「LUX」所構成，而設計上係將LUX文字以一般經常使用之TimesNewRoman字型來呈現，設計之意涵乃是希望藉「LUX」字意期許上訴人所經營商品皆能「發光發亮」，且希望能以一般經常使用之字型能達到讓上訴人的商品商標如同字型般廣為人知，且為消費者愛好使用。雖系爭商標與據以評定之商標圖樣「LUX」、「LUX（word）」、「LUX（label）」等雖均有使用LUX英文字，但如前所述，LUX應為弱勢商標，系爭商標與據以評定商標就字體及構圖上仍可區別，整體觀察應非屬近似，當無使消費者混淆誤認等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：系爭商標所指定使用之商品與據以評定商標著名之商品性質有異，然以二造商標近似之程度極高，且據以評定商標具極高之著名性而為相關消費者所熟知，相關消費者又僅熟悉據以評定商標等相關因素判斷，上訴人縱稱不同公司使用同一商標名稱指定在不同領域者所在多有，惟於參加人於市場上已具相當信譽之後，始以極近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，應足肯認有不正利用據以評定商標之識別性，導致據以評定商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損據以評定商標之價值，或有利用據以評定商標信譽，而使據以評定商標商譽或形象遭到損害之情事存在，系爭商標之申請註冊，應有修正前商標法第37條第7款規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判例參照）。查系爭商標圖樣係由外文「LUX」所構成，而據以評定「LUX（label）」商標圖樣係由單純外文「LUX」結合一女性側面半身圖所組成。據以評定商標圖樣雖為文字及圖形之結合式，但予人寓目印象較為明顯者為外文「LUX」，且該外文「LUX」亦為消費者於市場交易連貫唱呼時得與他商標區辨之主要部分。據以評定商標圖樣上之外文「LUX」與系爭商標圖樣上之外文「LUX」完全相同，故二造商標不論在觀念、讀音上均屬構成近似，且近似程度甚高。㈡所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，修正前及現行商標法施行細則第31條及第16條均定有明文。又著名商標或標章之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標或標章之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。查「LUX」、「LUX（label）」商標為參加人先使用於香皂、洗髮乳、沐浴乳等商品之商標，除於世界多國申准商標註冊外，並自72年起陸續以之作為商標圖樣於我國申准註冊在案。而依參加人檢送之74年4月「儂儂」、80年「時報周刊」、80年6月「薇薇」、80年12月「儂儂」等雜誌之廣告及參加人之前手銷售「LUX」商品至我國、新加坡等之銷售發票等證據，綜合以觀，可知參加人自74年起即於我國市場長期廣泛行銷據以評定「LUX（label）」商標商品，其間並聘請知名女明星代言廣告，於我國香皂、洗髮乳等市場上亦具有一定市佔率，堪認據以評定「LUX（label）」商標於系爭商標申請註冊（89年2月9日）時，據以評定商標所表彰之商品信譽，不但已為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，甚或是一般公眾普遍認知之高著名程度。本件據以評定商標在香皂、洗髮乳、沐浴乳等商品上為著名商標，已如上述。又商標評定案所適用之商標法第23條第1項第12款後段「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」規定，如前所述，係為彌補該款前段「有致相關公眾混淆誤認之虞」對著名商標保護之不足，故其考量重點並不在於判斷據以評定商標享有著名之領域是否與系爭商標指定使用商品構成近似或類似，而是考量據以評定商標在其所使用之商品領域是否達到一般公眾均普遍認知之程度，進而論斷系爭商標之註冊是否有減損據以評定商標之識別性或信譽之虞，故上訴人所述據以評定商標並未使用於內衣等商品云云，核與本件爭點無涉。㈢按所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，係指商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，使用於不同商品或服務，導致著名商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽，使用於不同商品或服務，使著名商標商譽或形象遭到損害者而言。而判斷是否有前揭法條規定之適用，應考量各項相關參考因素。其中商標近似及據以評定商標是否著名二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌。系爭商標所指定使用內衣、睡衣、泳裝、內褲、胸罩、束褲等商品與據以評定商標所著名之香皂、洗髮乳、沐浴乳等商品，二者雖非屬類似之商品。惟據以評定商標為一般公眾均普遍認知之著名商標業如前述，上訴人雖稱其早於89年即取得系爭商標之註冊且使用多年等語，並檢附「LUX」商標使用證據為證，然觀諸上訴人檢送之使用證據，僅係幾張販賣內衣之店面照片及標貼影本，並無相關行銷廣告或銷售額等客觀證據足資審酌，尚不足證明系爭商標使用於內衣、睡衣及內褲等商品已為相關消費者所熟悉而為著名商標，是依現有資料審查，據以評定「LUX（label）」商標應較系爭商標為消費者所熟知，自應受較大之保護。綜上，本件衡酌二造商標高度近似、據以評定商標高度著名以及消費者對於據以評定商標較為熟悉等因素綜合判斷，雖系爭商標所指定使用內衣、睡衣、泳裝、內褲、胸罩、束褲等商品與據以評定商標所著名之香皂、洗髮乳、沐浴乳等商品，二者非屬類似，然在據以評定商標於市場上已具有相當信譽後，上訴人始以極相彷彿之外文「LUX」作為商標圖樣申請註冊，客觀上尚難謂無使消費者產生錯誤之聯想，致據以評定商標與其特定商品來源間之聯繫能力減弱，而使據以評定商標之識別性、信譽及價值減損，系爭商標之註冊自有首揭修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款後段規定之適用。另註冊時商標法第37條第7款所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，解釋上即相當於現行商標法第23條第1項第12款所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」，始符立法本意。蓋關於著名商標之保護，除應防止著名商標所表彰之來源，遭受混淆誤認之虞外，對著名商標本身之識別性與信譽亦應加以保護，以免其遭受淡化減損，故修正前商標法第37條第7款雖然法條文義僅提及「混淆誤認之虞」，並無「減損著名商標之識別性或信譽之虞」之文字，然解釋上應包括「減損著名商標之識別性或信譽之虞」，始能強化對著名商標之保護。此所以民國92年修正後商標法第23條第1項第12款將「混淆誤認之虞」與「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」兩種態樣分別規定於前後段之緣故。本件系爭商標既有減損據以評定商標之識別性或信譽之虞，則其違反修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定，應堪認定。從而，被上訴人就本件商標評定案所為「註冊第963537號『LUX』商標之註冊應予撤銷」之處分，揆諸首揭法條規定及說明，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴等詞，為其判斷之基礎。
五、本院按：㈠商標法第91條第2項規定：「對本法中華民國92年4月29日（
現行條文之92年4月29日係立法院三讀通過日期，同年5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之11月28日施行）修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法施行後之規定均為違法事由為限。」。系爭商標係於90年10月1日註冊，在現行商標法92年11月28日施行之前，而本件參加人於94年12月24日申請評定，在現行商標法修正施行後，是以本件有無符合申請評定違法事由，自應以商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法事由為限。
㈡再按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致
公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第7款所規定；又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，復為現行商標法第23條第1項第12款所明定。經查，上訴人註冊時商標法第37條第7款並無如現行商標法第23條第1項第12款後段有關於「商標減損（淡化）」之規定，僅有與現行商標法第23條第1項第12款前段關於商標「混淆誤認之虞」相同之規定，即註冊時商標法第37條第7款與現行商標法第23條第1項第12款前段規定內容相同。原判決乃據以認定：註冊時商標法第37條第7款所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，解釋上即相當於現行商標法第23條第1項第12款所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」，固非無見。
㈢惟查：
⒈現行商標法第23條第1項第12款後段「商標減損（淡化）
」之規定，旨在加強對著名商標之保護，以彌補前段「混淆誤認之虞」對著名商標保護之不足。換言之，當系爭商標與他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性，而與同條前段「混淆誤認之虞」之規定構成要件不該當時，基於避免著名商標被使用於太多性質上不存在競爭關係之商品或服務，致其識別性被沖淡或減損其信譽，乃增訂同條款後段「商標減損（淡化）」之規定，以適用於指定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性之情況。經濟部經授智字第09620031171號令訂定發布商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準第3.1.2後段亦有相同見解：「商標淡化在概念上著重於對著名商標本身的保護，防止損害著名商標識別商品或服務來源的能力或其所表彰之信譽，與傳統混淆之虞理論在概念上係著重於防止相關消費者對商品或服務來源的混淆誤認之虞並不相同。」殊值參照。混淆誤認之虞與商標減損（淡化）二者規定係不同構成要件及規範目的，混淆誤認之虞其規範之目的，在避免相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標，在商品來源、贊助或關聯上混淆，而基於錯誤之認識作出交易之決定；是以混淆誤認之虞之規定，主要在避免商品來源之混淆誤認以保護消費者。但商標減損（淡化）規範之目的，主要則在於避免著名商標之識別性或信譽，遭他人不當減損，造成消費者印象模糊，進而損害著名商標，是以縱相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標並未形成混淆誤認之虞，商標減損（淡化）仍予規範禁止，是以商標減損（淡化）在於避免商標識別性或信譽之減損淡化，而非在於消費者權益之保護。商標減損（淡化）係為強化著名商標保護而應與「混淆誤認之虞」相區別，為二種情形，尚不能謂商標減損（淡化）之概念包含於混淆誤認之虞概念之內。
⒉此外，民國92年修法所增訂現行商標法第23條第1項第12
款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」規定之修正理由記載：「加強對於著名商標或標章之保護，為近年來國際之立法趨勢，現行條文對於著名商標或標章之保護，僅明定相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，至於有減損著名商標或標章商譽之情形，並無規範，而世界智慧財產權組織（Worl
dIntellectualPropertyOrganization，簡稱WIPO）於1999年9月公布決議，對著名商標或標章之保護，除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution），爰增訂有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標，不得註冊。」顯見修正前商標法對於有減損著名商標或標章之減損情形，並無規範，係商標法修正後始增訂，此為立法修正理由所明示。是不可因商標法修正前，實務偶有一二案例相近於有減損著名商標或標章商譽之情形，而以混淆誤認之虞之規定判斷之，即謂修正前商標法第37條第7款之「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，係包括「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標」之型態。
⒊再從此次修法相關法條制度作體系解釋。按修正前商標法
第22條第2項對防護商標定義：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。」以及該項但書規定：「但著名商標不受商品性質相關聯之限制。」是商標法修正前對於著名商標減損（淡化）之保護係以防護商標制度為之。玆本次修法刪除防護商標制度，其立法理由係以：又本次修正對註冊商標之保護，已擴及商標減損之概念，可取代防護商標之功能，為使商標制度單純化，遂逐步廢除防護商標制度，爰刪除現行條文第22條等文句。足見修正前商標法第37條第7款之相同或近似於他人著名之商標或標章，而「有致公眾混淆誤認之虞者」，並無包括「有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標」之概念意涵，修正後商標減損（淡化）規範，應係對著名商標保護之另一情形規定，更可得到印證。
㈣第查，參加人荷蘭商聯合利華公司於94年12月9日以系爭商
標有違註冊時商標法第37條第7款之規定，申請評定，嗣原評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1項第12款，是自應以商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法事由為限，始得為評定成立，撤銷系爭商標。原判決雖以註冊時商標法第37條第7款包含現行商標法第23條第1項第12款後段商標減損（淡化）為由，進而維持原審定與訴願決定，依據現行商標法第23條第1項第12款後段判斷系爭商標應予撤銷註冊，而駁回上訴人之訴等節，惟揆諸上開說明，修正前商標法第37條第7款規定，既不包含現行商標法第23條第1項第12款後段，則原判決僅以現行商標法第23條第1項第12款後段商標減損（淡化）為由，認系爭商標應予撤銷註冊，即非商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法之事由，自與前引商標法第91條第2項之規定相違，原判決容有判決適用法規不當之違背法令。上訴意旨據以指摘：原判決以解釋上註冊時商標法第37條第7款包含現行商標法第23條第1項第12款為由駁回上訴人之訴，有判決適用法規不當之違背法令等語，自屬有據。
㈤末按，關於著名商標之混淆誤認之虞之適用並不以相同或類
似於著名商標所表彰之商品或服務為限，惟就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。本件原判決既已認定：「據以評定「LUX（label）」商標於系爭商標申請註冊（89年2月9日）時，據以評定商標所表彰之商品信譽，不但已為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，甚或是一般公眾普遍認知之高著名程度。」等事項，雖系爭商標所指定使用內衣、睡衣、泳裝、內褲、胸罩、束褲等商品與據以評定商標所著名之香皂、洗髮乳、沐浴乳等商品，二者商品類似程度如何，容待事實調查確認，然在據以評定商標於市場上已具有相當信譽後，上訴人始以極相彷彿之外文「LUX」作為商標圖樣申請註冊，則衡酌系爭商標與據以評定商標之近似程度、據以評定商標著名性以及消費者對於據以評定商標熟悉程度等因素綜合判斷，客觀上有無使消費者產生錯誤之聯想，致相關消費者混淆誤認之虞？本件既經發交，智慧財產法院自應就本件系爭商標之著名性程度及上開因素綜合判斷，是否依混淆誤認之虞規定，給予據以評定商標跨類商品之保護，而為調查認定，附此敘明。
㈥從而，原判決就法令適用之重要事項未予詳究，即遽爾駁回
上訴人在原審之訴，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。
六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。
中華民國98年11月5日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官姜素娥法官劉介中法官曹瑞卿法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國98年11月6日
書記官張雅琴