裁判字號：最高行政法院93年判字第1090號判決
裁判日期：民國93年08月31日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決九十三年度判字第一○九○號
上訴人全興油封企業股份有限公司代表人乙○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人丙○○
參加人日商．日本特殊陶業股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師右當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國九十二年四月十七日臺北高等行政法院九十一年度訴字第八八二號判決，提起上訴，本院判決如左：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由本件上訴人起訴主張：參加人於民國八十七年六月二十三日以「NTK」商標（如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十七類之橡膠、塑膠製油封、墊圈、墊片、襯墊商品申請註冊，經准列為審定第八七九一○七號防護商標，嗣上訴人以該商標有違註冊時商標法第三十七條第七款之規定，對之提起異議，經被上訴人審查為異議不成立之處分。查上訴人使用「NTK」及「興封及圖
NTK」等商標（如附圖二），迄今已達數十年，並在泰國、義大利、丹麥、美國等地取得商標專用權。自創立以來，亦以機車避震器油封獨占全國市場，並拓展至歐美及東南亞各國，早已成為相關事業或使用者所共知，自屬著名商標。商標法既採屬地主義及先申請主義，參加人申請註冊前，上訴人在國內業已使用「NTK」商標於油封商品，且雙方於一九八○年曾訂立契約同意上訴人無償使用「NTK」商標在我國製造、販賣橡膠或合成樹脂之油封等商品，參加人復以相同之「NTK」商標，指定使用於性質相同或近似之橡膠、塑膠製油封等商品，客觀上有使一般消費者產生混淆誤認之虞，自有違商標法第三十七條第七款之規定等情，爰請判決將訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人對系爭審定第八七九一○七號「NTK」防護商標應為異議成立之處分。被上訴人則以：查參加人早於一九六四年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於日本獲准註冊，並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利、泰國等國取得一百多件商標專用權，於六十四年已有商品行銷至我國，自六十七年起亦陸續在我國取得註冊第九五九二○、一三一一一一、五一八○二六、五二○九八九、七五五五五三號「NTK」等商標，指定使用於可搬式及直結式瓦斯．火口點火器等及其他應屬本類之一切商品、各種積體電路等商品。參加人除以中文、日文及英文印製商品型錄外，其所有「NTK」商品並於德國雜誌刊登廣告，復行銷至香港、菲律賓及我國，該「NTK」商標亦獲錄於日本著名商標集。另參加人於一九八○年曾與上訴人訂立契約，同意上訴人無償使用其註冊第一三一一一一號「NTK」商標在我國製造、販賣之橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類商品。姑不論該商標之授權使用是否經被上訴人核准，上訴人對其使用「NTK」商標係經參加人同意之事實並未否認。上訴人所有註冊第六八六三二一號「NTK」商標經自請撤銷註冊，第七五五三○六、七五五八一五號「NTK」二件商標復經被上訴人以中台異字第八六○八八三、八六○八八五號商標異議審定書為撤銷審定之處分，另註冊第九一七一三號「NTK全興」商標亦經被上訴人以中台評字第六七一七八號商標評定書評決其註冊為無效，均已確定在案。又上訴人檢送其公司八十年度至八十八年度之進出口報單，其進出口時間亦在雙方於一九八○年簽約之後，從而參加人以外文「NTK」作為商標圖樣，指定使用於橡膠、塑膠製油封等商品，尚難謂有相同或近似於他人著名之商標或標章，而有致公眾混淆誤認之虞，自無本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款規定之適用等語，作為抗辯。
原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。查依參加人在異議時所提出之商標登錄通知書，參加人於民國三十九年（昭和二十五年）起即陸續以外文「NTK」作為商標圖樣於日本獲准註冊，「NTK」商標其後並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利等國取得近百件商標專用權。上訴人於九十年六月十五日商標異議補充理由書亦載明參加人於五十三年即曾在日本境內申請「NTK」商標註冊無訛。另系爭「NTK」商標於六十七年三月一日及六十九年五月一日分別在我國取得註冊號第九五九二○號、第一三一一一一號商標專利權，使用於當時商標法施行細則第二十七條第九十七類、第九十二類商品，有參加人所提商標註冊證可憑。上訴人雖主張據爭商標係六十三年間公司成立時即自創開始使用，迄今已達數十年，已成為著名商標，並提出六十四年間之進出口訂單為證云云。但查，上訴人之審定第七五五三○六號及第七五五八一五號「NTK」商標，因有違當時商標法第三十七條第十二款規定，經被上訴人以中台異字第八六○八八三、八六○八八五號商標異議定書審定撤銷；上訴人之註冊第九一七一三號「全興NTK」商標亦經被上訴人以中台評字第六七一七八號評定書，認該商標有違當時商標法第三十七條第六款後段規定，應作為無效之評定，均經確定在案。依上開中台評字第六七一七八號評定書之理由，足見上訴人就據爭商標使用前，「NTK」商標業經參加人使用在先，且至少在六十四年即有商品行銷至國內，因此上訴人於六十六年十二月二日受讓移轉註冊第九一七一三號「全興NTK」商標註冊乃被評定無效。再參以卷附上訴人與參加人於六十九年十一月一日所簽訂之商標授權契約書約定，參加人在我國註冊第一三一一一一號「NTK」商標權同意無償授權與上訴人使用，其商品為在我國內製造、販賣之橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類之內容觀之，顯然上訴人自該授權契約簽訂後係基於參加人之授權始得繼續使用「NTK」商標，上訴人如可不經參加人授權自行使用其所稱自創且早已使用「NTK」商標，上訴人之上述商標當無被評定無效或被撤銷之可能，上訴人亦無與參加人簽訂該商標授權契約書之必要。上訴人主張「NTK」係其自創且於國內先於參加人使用，非屬可採。上訴人雖再主張參加人註冊第一三一一一一號聯合商標並無使用於油封、墊圈等商品，故一九八○年十一月一日簽商標授權契約書，並無法律上之拘束力一節。然查註冊第一三一一一一號聯合商標註冊指定使用於油封、迫緊、護油環等，與金屬製之油封、橡膠、塑膠製油封商品屬類似商品，業經被上訴人中台異字第八六○八八三、第八六○八八五號商標異議定書認定在案，因此上訴人如未經參加人授權自不能再行使用「NTK」商標於橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類。又上訴人既係基於參加人之授權始得使用據爭商標中關於「NTK」商標，而「NTK」商標縱經上訴人使用而臻著名，該「NTK」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參加人，上訴人就該「NTK」著名商標僅得在參加人授權範圍內行使權利。再查上訴人與參加人之商標授權契約關係已於一九九五年終止，有終止授權契約之相關信函影本足據，上訴人就「NTK」商標已無從主張屬其所有之著名商標，則參加人就其原授權予上訴人之「NTK」商標申請註冊使用於橡膠、塑膠製油封、墊圈、墊片、襯墊，既係參加人就其自身所有著名商標申請防護商標註冊，於法並無不合。另關於上訴人請求向財政部國稅局調閱上訴人及參加人於六十三年起迄今使用「NT
K」每年之營業額，以證明上訴人銷售數額較參加人多；向經濟部國際貿易局調閱上訴人及參加人於六十三年起至今使用「NTK」商標每年進出口之資料；委託調查據爭商標與系爭商標之知名度及是否致公眾混淆誤認之虞；向台灣橡膠工業同業工會函詢原告於同行業間之評價、商標創用年限及持續使用之證明，以及傳訊證人 施家憲 以證明據爭商標係上訴人於六十三年所自創，並於國內持續使用迄今，系爭商標並非著名商標，上訴人使用據爭商標並非依據參加人之授權契約，參加人對系爭商品所為之授權應不得拘束上訴人，據爭商標為一著名商標等情，已無必要，故不一一調查審酌。又查，上訴人對系爭商標異議理由依其異議申請書之記載，係主張系爭商標有違商標法第三十七條第七款，而該條款之適用係以據爭商標著名為要件，並不論究系爭商標（即被異議商標）著名與否。上訴人雖另主張被上訴人僅因參加人提出之各國商標註冊資料、日本著名商標資料、公司簡介、商品型錄、德國雜誌、「NTK」商標商品輸往香港、菲律賓之商業發票等證據資料影本，即認定系爭商標在我國境內有廣泛使用、廣泛行銷之事實，且夙有盛譽，已為一般消費者所熟知，具相當知名度，為准參加人商標註冊之申請為有不當，參加人據以申請之系爭商標在國內並非著名商標，不得依商標法第二十二條第二項但書規定申請防護商標一節，核屬得否另案異議之問題。上訴人此部分主張與原異議理由依據之商標法第三十七條第七款之規定無關，故不於本件予以審究。本件上訴人主張參加人之審定第八七九一○七號「NTK」防護商標有違商標法第三十七條第七款之規定，非有理由。被上訴人為異議不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，因將上訴人之訴駁回。
上訴意旨略謂：本件據以異議之第一七七五○八號、第一七八八五一號、第一八四五五七號、第四二○一○號「興封及圖NTK」商標係依商標法取得，有上訴人所提出之商標註冊證為憑，非源自參加人之授權，且上訴人就據以異議之商標與參加人間無任何授權契約，原判決竟認據以異議之商標係因六十九年十一月一日所簽訂之授權契約所致，與事實不符。原判決復未就據以異議之上開「興封及圖NTK」商標，與參加人申請之防護商標是否符合商標法第三十七條第七款規定作判斷，亦有判決理由不備及應判斷事項漏未判斷之當然違背法令。又上訴人在原審請求向財政部國稅局、經濟部國際貿易局委託調查據爭商標與系爭商標之知名度及是否有致公眾混淆誤認之虞，及向台灣橡膠工業同業工會函詢上訴人於同行間之評價、商標創用年限及持續使用之證明，以及傳訊證人施家憲證明據以異議商標之上開「興封及圖NTK」商標是否為著名商標，原審未予調查，亦未於判決理由中載明就此部分不予調查之理由，有違反辯論主義及判決理由不備之當然違背法令。又查參加人係以審定第七五五五五三號正商標為據，申請本件之防護商標，惟參加人卻提出與本件申請無關連性之第一三一一一一號之聯合商標及第九五九二○號正商標之商標註冊證為憑，作為申請本件防護商標之依據。原判決未就參加人所提出之第七五五五五三號正商標與上訴人據以異議之商標有何關連性為審究，竟以無關連性之第一三一一一一號聯合商標為據以認定上訴人所提據以異議之商標係因參加人之授權，且於判決理由中未載明據以申請之正商標與上訴人據以異議之商標有何關連性，其判決有違商標法第二十二條第二項及同法第二十四條之規定，及判決理由不備及矛盾之當然違背法令。原判決認定參加人據以申請之商標係參加人取得註冊第九五九二○號、第一三一一一一號之商標權，惟該事實與參加人申請書中以審定第七五五五五三號「NTK」商標為正商標不符，原判決有適用法令不當及認定事實與卷內證據資料不符之當然違背法令云云。
本院查：原判決以上訴人係基於其與參加人間西元一九八○年（即民國六十九年）十一月一日簽訂之商標授權契約書，由參加人授權予上訴人使用「NTK」商標，始得繼續使用「NTK」商標，自已包括上訴人所稱據以異議之註冊第一七七五○八號、第一七八八五一號、第一八四五五七號商標及第四二○一○號服務標章之「NTK」商標圖樣在內，原判決認該「NTK」商標縱經上訴人使用而臻著名，該著名商標依法所可行使之權利仍應歸屬參加人，已詳予論述其理由，難認有上訴人所稱原判決未就註冊第一七七五○八號、第一七八八五一號、第一八四五五七號商標及第四二○一○號服務標章為判斷之違背法令情事。次查據以異議之註冊第七五五三○六號、第七五五八一五號商標已遭撤銷審定，註冊第六八六三二一號商標亦經上訴人自請撤銷，上開均以「NTK」外文為商標圖樣之商標已不存在，自無從據以為異議之商標，原審未就該已不存在之商標為判斷，亦無不合。又按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款前段所明定。所謂「相同或近似於他人之著名商標或標章」，自以相同或近似於「他人」之著名商標或標章為限，倘以「自己之著名商標或標章」，自無上開法條規定之適用。原判決認定系爭商標圖樣「NTK」雖與據以異議商標或標章上之外文「NTK」相同，惟據以異議商標上之「NTK」商標係上訴人自上開授權契約簽訂後基於參加人之授權始得繼續使用「NTK」商標圖樣，則據以異議商標上之「NTK」商標對參加人而言，並非「他人」之商標，自無違反商標法第三十七條第七款之情形。至於據以異議商標是否著名，是否該當其他構成要件，已無審究之必要。從而原判決認為並無向財政部國稅局及經濟部國際貿易局調閱相關資料、委託調查據爭商標與系爭商標之知名度及是否致公眾混淆誤認之虞，及向台灣橡膠工業同業工會函詢上訴人於同行業間之評價、商標創用年限及持續使用之證明，以及傳訊證人施家憲等之必要，尚無不合。再查本件訴訟之爭點為系爭商標有無違反商標法第三十七條第七款之規定，所應審究者為系爭商標是否「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，要與註冊第七五五五五三號正商標與上訴人據以異議之商標間之關連性無涉。原判決參酌被上訴人中台異字第八六○八八三號、第八六○八八五號商標異議審定書、六十七年十月五日中台評字第六七一七八號評定書及上訴人與參加人於六十九年十一月一日所簽訂之商標授權契約書等，認定上訴人係基於參加人之授權始得使用據爭商標中關於「NTK」商標圖樣，「NTK」商標縱經上訴人使用而臻著名，該「NTK」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參加人，上訴人就該「NTK」著名商標自僅得在參加人授權範圍內行使權利。且上訴人與參加人之商標授權契約關係已於一九九五年終止，上訴人就「NTK」商標已無從主張屬其所有之著名商標，則參加人就其原授權予上訴人之「NTK」商標申請註冊使用於橡膠、塑膠製油封、墊圈、墊片、襯墊，既係參加人就其自身所有著名商標申請防護商標註冊，並無不合，經核於法均無違誤。上訴論旨，仍執前詞，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十三年八月三十一日
最高行政法院第三庭
審判長法官廖政雄
法官高啟燦法官林清祥法官鍾耀光法官姜仁脩右正本證明與原本無異
法院書記官蘇金全中華民國九十三年九月一日