裁判字號：智慧財產法院103年行商訴字第87號判決
裁判日期：民國103年12月11日
裁判案由：商標註冊
智慧財產法院行政判決
103年度行商訴字第87號民國103年11月13日辯論終結原告美商范斯公司（Vans,Inc.）代表人大 衛林 （DavidLin）（財務長）訴訟代理人 蔡瑞森 律師
陳長文 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）住同上訴訟代理人 呂姝賢 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國103年
5月8日經訴字第10306103890號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國98年3月19日以「Checkerboard-PatternSho
e（3D）」立體商標（另於101年7月17日補正商標圖樣描述，下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類「靴鞋，鞋子」商品，向被告申請註冊。經被告審查，以102年11月28日商標核駁第0000000號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部103年5月8日經訴字第10306103
890號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡被告應就98年3月19日第000000000號「Checkerboard-PatternS
hoe（3D）」立體商標（第25類）註冊申請案，作成核准註冊之處分。並主張：
㈠系爭商標具有先天識別性：
⒈系爭商標係經特殊設計之創意性立體商標，並非一般商品
包裝的背景或裝飾圖樣，系爭商標具備相當顯著性，足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品或服務相區別。系爭商標係原告於1979年所創用之經典鞋款，原告最初設計時，為彰顯VANS鞋款個性，特別在鞋面的白色橡膠處描繪出特殊設計的棋盤方格圖形，之後再將該圖形標示在「鞋面位置」組成系爭商標，整體商標圖樣相當具有獨創性。自1979年起創用後，已被廣泛使用在VANS鞋面上，也由於棋盤方格之構圖相當特別，因此成為滑板始祖VANS各式商品的重要設計元素之一，也是VANS最經典的鞋款圖樣。
⒉原告系爭商標指定於「靴鞋、鞋子」（第25類），經原告
遍查相關業界、其他運動品牌及類似商品，未曾見同業中以系爭商標作為相關靴鞋商品之宣傳廣告圖樣，足見基於系爭商標圖形設計之獨特性，系爭商標已具有相當識別性，並足以作為商標。
㈡系爭商標經原告長期廣泛及反覆使用下，已取得後天識別性：
⒈原告在西元1966年成立，是世界著名的靴鞋、衣服、背包
、帽子、服飾配件及運動用品製造商，並為美國第四家開始生產硫化橡膠底鞋之公司。原告長期積極努力營造另類風格的酷炫形象，並將它的生活態度融入各種極限運動、音樂、藝術中；多年來贊助大規模的國際賽事如：輪滑界大獎賽TripleCrownofSkateboarding、音樂界大事Warped全美巡迴音樂會、MTV音樂台等，其產品廣為流行樂手、滑板及單車運動愛好者所喜愛。
⒉系爭商標係原告於西元1979年時推出市場的經典鞋款，隨
後國際滑板玩家開始穿著系爭商標的鞋子，並要求不一樣的顏色。隨著許多不同顏色的鞋款同時上市，原告的「Checkerboard-PatternShoe(3D)」品牌系列產品隨即風靡美洲。於西元1982年，美國電影FastTimesatRidgemon
tHigh（中文譯名：開放的美國學府）中演員所穿著的鞋款正是本件系爭商標的經典鞋款，當時引爆全美大流行。
⒊原告除拓展美國市場外，也積極的將本件品牌商品推廣銷
售到世界各地，包括：台灣、澳洲、奧地利、加拿大、德國、丹麥、芬蘭、希臘、荷蘭、香港、匈牙利、以色列、土耳其、義大利、日本、巴拿馬、菲律賓、波蘭、南非、西班牙、瑞典、英國、中國等國家。在台灣地區，原告的經銷據點已遍及台北，桃園，新竹，台中，苗栗，彰化，雲林，嘉義，南投，台南，高雄，屏東，宜蘭，花蓮，台東等地之百貨公司專櫃及各大體育用品店等。
⒋原告為促銷系爭商標商品，除透過全球各地經銷商推廣銷
售外，亦不惜花費鉅資大力宣傳，例如：透過全球知名媒體播送廣告、印製各式商品目錄、在全球各地舉辦新品發表會等。此外，原告也透過全球網站www.vans.com及臺灣官方網站行銷系爭商標商品，因此無論消費者位於何處都可上網瀏覽並選購系爭商標商品。
⒌系爭商標之使用證據資料，如原告之臺灣網站有關之簡介
網頁影本等資料、系爭商標之使用證物申請證物第1至30號及自2008年至2012年原告在全球所花費之系爭商標廣告金額高達將近3億美元以上（約新台幣90億元以上），在原告如此戮力宣傳行銷下，原告歷年出品標示有系爭商標商品之交易額逐年快速成長，自2008年至2012年來，系爭商標商品在全球銷售金額合計高達50億美元以上（約新台幣1,500億元以上）。自2007年至2014年迄今來，系爭商標商品在臺灣銷售金額合計高達8百萬美元以上（約新台幣2億5千元以上），足見系爭商標之靴鞋產品，以其獨特的原創設計深受世界各地及國內消費者所喜愛。系爭商標不但業已成為原告與他人商品來源相區別之標識，也已成為國內外的知名的運動品牌商品。
⒍系爭商標在國內的銷售證據資料：⑴商標商品照片及銷售
發票影本，如證2-1。⑵國內銷售證明（電腦銷售資料），如證2-2。⑶系爭商標鞋款之進口報單（商品款式台灣編號為00000000、00000000、00000000、00000000、C011
999、C010812)，如證2-3。⑷出口台灣發票，如證2-4。⑸2014年10月國內Milk雜誌報導資料，如證2-5。
⒎系爭商標已在美國、紐西蘭、埃及、日本、厄瓜多爾、澳
洲、阿根廷及墨西哥等國獲准註冊於靴鞋商品，同時也在哥斯大黎加、墨西哥及巴拿馬等國獲准註冊於靴鞋商品零售服務等。基於世界各國對商標識別性之認定有相同之認知及見解，系爭商標既已在各國獲准註冊，因此基於相同之案情，應有一體適用之標準，系爭商標在台灣應同樣獲准註冊。綜觀原告前述系爭商標商品於市場之宣傳廣告、使用期間、銷售狀況及實務見解等情形，足認系爭商標業經原告長期反覆使用後，已成為國內營業上商品之識別標誌，並具備相當顯著性，應予註冊。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭商標依其101年7月17日補正描述為「本商標是由鞋面
及鞋後方皆印有棋盤方格圖樣之鞋子所組成。鞋子之虛線部分不構成本商標之一部分」。依其所述內容，本件申請權利範圍僅為棋盤方格圖樣。又配合其所附系爭商標主要立體圖及其他角度圖可知，系爭商標整體予人寓目印象為置於鞋面及鞋後方之黑白方格組合成之棋盤式幾何圖形。復指定使用於「靴鞋，鞋子」商品，因該等鞋類商品常以各式線條、幾何或格紋圖形作為其外觀圖案，是系爭商標使用於該等商品，易予人為商品本身習見之裝飾圖案的印象，不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，為僅由不具識別性之標識所構成者，而有商標法第29條第1項第3款規定之情形，而不得註冊。
㈡又依原告檢附之證據資料觀之，原告係將系爭商標棋盤方格
圖樣布滿鞋面且併同有外文「VANS」之標示，其整體使用方式易予消費者棋盤方格為鞋子之裝飾圖案，而外文為商品來源之標識之印象。依該等證據所示，系爭商標於實際使用時，係以各種不同色彩組合呈現之，易予人為鞋子上的裝飾圖案之印象。此外，原告所提供之系爭商標圖樣鞋款於西元2008年至2012年於全球；至2014年（迄今）於臺灣之銷售及廣告金額，除係片面數據資料，無相關佐證外，與原告102年8月6日申覆函經公證之臺灣商品銷售及廣告金額證明宣誓書所載金額顯不相當，且此數據並未檢附系爭商標商品於我國市場之市場占有率、市場分布等具體數據以供審酌。是由前述證據資料，尚難證明本件立體商標業經原告長期廣泛使用，在我國交易市場上已成為原告商品之識別標識，而取得後天識別性。
四、兩造不爭執事項及爭點（本院卷第68頁）：㈠兩造不爭執事項：
原告前於98年3月19日以「Checkerboard-PatternShoe（3D）」立體商標（另於101年7月17日補正商標圖樣描述，即系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類「靴鞋，鞋子」商品，向被告申請註冊。
㈡本件爭點：
⒈系爭商標是否有違100年6月29日修正公布、101年7月
1日施行商標法第18條第2項之規定？是否依商標法第29條第1項第3款規定不得註冊？⒉系爭商標是否有100年6月29日修正公布、101年7月1
日施行商標法第29條第2項規定之適用？
五、本院得心證之理由：㈠查系爭商標係於98年3月19日申請註冊，被告於102年11
月28日為「不得註冊，應予核駁」之審定，本件於103年11月13日辯論終結。原告係訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告為准予系爭商標註冊之處分，核其提起訴訟之性質為課予義務之訴訟，應適用事實審言詞辯論終結時之法律。是系爭商標之申請應否准許註冊，應以100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法（下稱現行商標法）為斷。
㈡按（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、
圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成，（第2項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，現行商標法第18條定有明文。
又商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，不得註冊，同法第29條第1項第3款亦有明文。另有同條第1項第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同條第2項復有明文。而商標註冊申請人主張有同法第29條第2項規定，在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，應提出相關事證證明之（101年6月29日修正發布之商標法施行細則第29條規定參照）。準此，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。而未具有先天識別性之商標，如經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，具有後天識別性，而得申請註冊，惟需申請人舉證證明之。
㈢又標識用於特定商品或服務被認為具有先天識別性，是因為
對消費者而言，該標識具有指示商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊。從競爭者的角度，如果一個標識不是其他善意的競爭同業在一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明，則該標識具有先天識別性。具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標（101年4月20日修正發布，同年0月0日生效之商標識別性審查基準2.1參照）。又圖形為常見的商標態樣，通常具有識別性。但簡單的線條、基本幾何圖形或裝飾性圖案，標示在商品或服務相關的物件上，一般不會認為它是指示及區別商品或服務來源的標識，原則上不具識別性。另簡單線條或基本幾何圖形使用於商品或服務，通常難以引起消費者注意，而且即使消費者注意到，一般也不會認為它是指示及區別商品或服務來源的標識，所以不具識別性（10
1年4月20日修正發布，同年0月0日生效之商標識別性審查基準4.4、4.4.1參照）。又立體商標要能註冊，如同其他型態的商標一樣，必須該立體商標足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。相較於傳統平面商標，立體形狀要具有識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀，因其與商品密不可分或有緊密的關聯，依消費者的認知，通常將之視為提供商品功能的形狀或具裝飾性的設計，較不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息，因此證明立體形狀之識別性，較平面商標為困難。除了考慮消費者認知外，尚須考慮商品特性，如果依商品的特性，其多樣化的設計本屬常態、消費者通常會將其視為裝飾性的造型，而非區別來源的標識。商品特性亦會影響消費者選擇該類商品時對於商標之注意程度，一般來說，消費者對愈昂貴、專業或耐久財的商品，其注意程度愈高，因此對這些產品立體形狀的注意程度亦相對的提高，其可作為區別來源標識的可能性較大；反之，消費者對價格低廉、日常用品或非耐久財的商品，其注意程度較低，除非這些商品的立體形狀極為獨特、引人注目，使得消費者容易於其腦海中留下印象，並依其認知，已將之作為區別商品或服務來源的標識，否則不具識別性。此外業界使用的情形亦是重要考慮因素，如果該立體形狀為相關業者通常所採，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識別性。一般而言，商品本身的形狀常是為達成商品功能性的設計，而特殊的商品形狀往往也只是為了使商品更具有吸引力的裝飾設計，所以消費者通常不會將之視為商品來源的識別標識，而不具先天識別性，必須證明該商標已經使用取得後天識別性，始能核准註冊。（101年5月31日修正發布，同年0月0日生效之非傳統商標審查基準3.2.3參照）。
㈣系爭商標不具先天識別性：
⒈查系爭商標圖樣（如附圖1所示，依原告於101年7月17
日，補正描述為「本商標是由鞋面及鞋後方皆印有棋盤方格圖樣之鞋子所組成。鞋子之虛線部分不構成本商標之一部分」。）係由連續之白色及墨色相間的棋盤方格所構成，而該簡單的基本幾何圖形指定使用於「靴鞋；鞋子」商品，依一般社會通念，具有裝飾性圖案之意，予消費者寓目印象，為簡單之方格黑白兩色相間所組成之圖案，就商標圖樣整體審視，予人鞋子上花紋裝飾圖案之認知，並為同業常用於鞋類商品以各式線條、幾何或格紋圖形作為外觀之造型，或為其他日常用品等商品裝飾性幾何圖案，通常難以引起消費者注意，而且即使消費者注意到，一般也不會認為其為指示及區別商品或服務來源的標識，為不具識別性之標識，有致商標權範圍產生疑義之虞，該圖案實不足以使上開商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故系爭商標不具識別性，而有現行商標法第29條第1項第3款所定不准註冊之情事。
⒉至原告主張系爭商標為經特殊設計之創意性商標云云，然
系爭商標圖樣僅為單純黑、白相間之棋盤方格幾何圖形，通常予相關消費者之寓目印象乃裝飾性圖案之認知，將之使用於「靴鞋；鞋子」之商品，實為鞋類同業常用之裝飾手法，且其黑、白相間之幾何圖案線，實難引起消費者注意，縱消費者注意到該幾何圖案存在，亦會認為該幾何圖案係用以裝飾鞋子，而不會將之認為是指示及區別商品或服務來源的標識，自非創意性標識。故原告此部分主張，委無可採。
㈤系爭商標不具後天識別性：
⒈如前所述，對於不具先天識別性之商標，申請人若可舉證
證明該商標經使用而取得識別性，亦可取得註冊（商標法第29條第2項規定）。而後天識別性的取得，須以國內相關消費者的認知為判斷標準，故申請人檢送之申請商標使用於指定商品或服務的實際使用證據，應以國內的使用資料為主，若檢送國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形的有關資訊時，始足以採證（101年4月20日修正發布，同年0月0日生效之商標識別性審查基準5參照）。是否取得後天識別性，應參酌下列證據：⑴商標的使用方式、時間長短及同業使用情形，⑵銷售量、營業額與市場占有率，⑶廣告量、廣告費用、促銷活動的資料，⑷銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍，⑸各國註冊的證明，⑹市場調查報告，⑺其他得據為認定有後天識別性的證據（101年4月20日修正發布，同年0月0日生效之商標識別性審查基準5.1參照）。
⒉原告固提出諸多證據資料，據以主張系爭商標已因原告廣泛使用具有後天識別性云云。然查：
⑴原告所提出原告臺灣網站有關原告簡介網頁影本及原告
之WaffleSoleDesign商標（見申請卷外附證物1、2），均為「VANS」品牌介紹及其商標，並無系爭商標圖樣，非屬系爭商標使用之證據。
⑵關於原告西元1996年產品型錄及其美國網站、日本網站
、美國紐約時尚界之走秀照片、西元1982年「FastTim
esatRidgemont」影片、2003年7月「W」雜誌等（見申請卷外附證物3至7、9）及申請證物10至16、21、24至26（見申請卷外附證物10至16、21、24至26、28），固均有系爭商標圖樣，惟均為外國網站、照片、雜誌、型錄或原告官方網頁資料，並非在我國使用之證據，且原告亦未舉證證明該等資料為我國國人所得輕易、廣泛及大量接觸，尚難由該等資料而認系爭商標已為國內消費者所認知其為交易上表彰商品來源之識別標識。
又該「FastTimesatRidgemont」影片（見申請卷外附證物8），固在我國得以租借，惟原告亦未舉證證明該影片已為為我國國人所熟知進而能輕易理解系爭商標圖樣，亦難由該等資料而認系爭商標已為國內消費者所認知其為交易上表彰商品來源之識別標識，非屬商標使用之證據。
⑶關於申請證物17、18、22、23、29（見申請卷外附證物
17、18、22、23、29），雖標示有系爭商標商品，然上開資料除數量有限外，復無市場實際之銷售量、營業額、銷售區域、市場分布等事項之具體證據資料可資參酌，是前開資料僅能證明原告於國內有使用系爭商標之事實，然仍不足以證明系爭商標業經原告長期大量使用，業已於交易上成為表彰其商品之識別標識，足以使我國國內相關消費者認識其為表彰商品之標識，而得與他人商品相區別。
⑷關於申請證物19、20（見申請卷外附證物19、20），亦
僅能證明「VANS」品牌於臺灣之銷售據點及「VANS」商品有進口至臺灣，關於其銷售據點設有固有簡單之方格黑白兩色或紅白兩色相間棋盤方格圖樣併同有外文「VANS」之標示所組成之裝潢方式，其整體使用方式易予消費者之印象為棋盤方格為裝飾或裝潢圖案，而外文「VANS」為商品來源之標識，是棋盤方格圖樣非表示特定來源之商標使用形態，相關消費者並不會將之視為商標。
⑸關於申請證物30（見申請卷外附證物30）及原證2-5（
見本院卷第275至第276頁），原告係將系爭商標圖樣布滿鞋面且均併同有外文「VANS」之標示，其整體使用方式易予消費者之印象為棋盤方格為鞋子之裝飾圖案，而為「VANS」為商品來源標識之印象，是棋盤方格圖樣非表示特定來源之商標使用形態，相關消費者並不會將之視為商標。
⑹關於原證2-1至原證2-4（見本院卷第77至第274頁）
，僅原證2-1第1頁有系爭商標圖樣（見本院卷第77頁），餘均為報表，係原告內部之管理資料，均為「VANS」品牌及商品之銷售資料，並無系爭商標圖樣，非屬系爭商標使用之證據，且此部分證據資料亦不足以證明原告長期大量使用系爭商標於指定使用之「靴鞋；鞋子」商品上，而廣為我國相關消費者所熟知、進而取得後天識別性。
⑺關於原告檢送西元2009年至2013年間在臺灣市場有關系
爭商標圖樣商品之每年銷售金額（見申請卷第42至46頁）與原告於本件審理時提出之原證1（本院卷第50至51頁），兩者銷售之標的均為Checkerboard-PatternSho
e（3D），惟兩者之數據自2009年至2013年止，各年度於臺灣之銷售金額及廣告金額於兩份宣誓書之統計數據均不相同，真實性已有可疑，原告亦未說明兩者數據何以有如此大差據，且此數據是否為系爭商標之商品於我國廣為銷售狀況之憑據亦有可疑，是前開資料不足以證明系爭商標業經原告長期大量使用，業已於交易上成為表彰其商品之識別標識，足以使我國國內相關消費者認識其為表彰商品之標識，而得與他人商品相區別。⒊綜上，原告所提之前揭證據無從證明系爭商標業經原告
於我國長期廣泛使用於所指定之商品，且在交易上已成為原告商品於我國之識別標識，自無現行商標法第29條第2項規定之適用。
㈥原告又主張系爭商標雖以墨色圖樣申請，並未限定顏色，原
告所提呈之不同顏色系爭商標圖樣商品應具有商標同一性，均屬系爭商標實際使用態樣。且系爭商標已於美國、日本、紐西蘭、韓國等國家獲准註冊（申請證物27，見申請卷外附證物27），系爭商標於我國應無不准註冊之理云云，然各國對於商標之保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家始有效力，於他國註冊之商標，並非當然得於我國註冊，各國國情不同，商標法制及審查基準存有差異，原告比附援引他國商標併存註冊之案例作為本件有利之論據，顯屬無據。
六、綜上所述，系爭商標有100年6月29日修正公布之商標法第29條第1項第3款所定不准註冊之情形，復無同條第2項取得後天識別性之情事。從而，被告前於98年10月14日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違當時商標法（92年5月28日修正公布）第23條第1項第1款規定，通知原告提出意見書（申請卷第14至15頁），經原告於99年2月25日、99年9月1日及102年8月6日提出申請書並檢附相關證據（申請卷第19至24頁、68至69頁及外附證物、第42至46頁）後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系爭商標申請案作成核准審定之處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國103年12月11日
智慧財產法院第三庭
審判長法官蔡惠如
法官陳端宜法官林靜雯以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│（一）符合右列情形│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││之一者，得不│格或為教育部審定合格之大學或獨││委任律師為訴│立學院公法學教授、副教授者。││訟代理人│2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│（二）非律師具有右│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││列情形之一，│二親等內之姻親具備律師資格者。││經最高行政法│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││院認為適當者│。││，亦得為上訴│3.專利行政事件，具備專利師資格或││審訴訟代理人│依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例││外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所││示關係之釋明文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國103年12月11日
書記官陳彥君