裁判字號：智慧財產法院98年民專上易字第28號民事判決
裁判日期：民國99年08月12日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議
智慧財產法院民事判決
98年度民專上易字第28號上訴人即被上訴人 陳福生
蔡永銘 吳明良 上三人共同訴訟代理人 林見軍 律師被上訴人即上訴人 金大順 實業有限公司法定代理人 王平河 訴訟代理人 賴見強 律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年10月26日臺灣彰化地方法院97年度彰簡字第390號第一審判決提起上訴，本院於98年8月12日言詞辯論終結，判決如下：
主文兩造上訴均駁回。
第二審訴訟費用由兩造各自負擔。
事實及理由
壹、程序方面：㈠按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，
但民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限，同法第446條第1項定有明文。查陳福生於原審聲明請求金大順實業有限公司（下稱金大順公司）應給付新臺幣（下同）79,560元，暨自民國97年5月24日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並獲勝訴之判決，嗣提起上訴後，於98年11月18日具狀擴張請求金大順公司應再給付陳福生、蔡永銘、吳明良420,440元及自97年5月24日起至清償日止，按年息5%計算之利息。經核陳福生並未變更訴訟標的，而基於專利權受侵害之同一基礎事實，就請求金額之計算方式，補充法律上之陳述，依民事訴訟法第446條第1項但書、第25
5條第1項第2款、第3款及第256條規定，自應予准許。㈡次按金大順公司於本院審理時始就系爭專利之有效性提出抗
辯，惟經核金大順公司並未釋明有何民事訴訟法第447條第
1項但書各款事由，是此專利有效性抗辯部分係屬新攻擊方法，違反同法條第1項、第2項之規定，依同法條第3項規定，應予駁回。準此，金大順公司聲請就其於本院審理時提出之「中華郵政產品」鑑定是否與系爭專利之材料相同，即無鑑定之必要，爰不予准許。
貳、實體方面：
一、陳福生、蔡永銘、吳明良於原審起訴主張：㈠陳福生、蔡永銘、吳明良於93年9月8日曾向經濟部智慧財
產局（下稱智慧局）申請發明專利，嗣經該局審定後，於96年1月11日公告在案，旋並確定而獲核准為第0000000號「具有立體紋路之多層材料」發明專利（下稱系爭專利），其專利期間自94年9月8日起至114年9月7日止，依專利法第56條第1項之規定，系爭專利自係應受法律上之保護，若他人容有上開條文所示之不法行為，專利權人得依專利法第84條、第85條之規定請求賠償損害，足見系爭專利絕非他人所得擅自侵害仿製並加販售，否則即屬侵權。
㈡陳福生、蔡永銘、吳明良於97年初之偶然機會，意外發現市
面上由金大順公司所進口鋪陳販售，名為「迪士尼黃金元寶鼠」之立體貼飾物品（下稱系爭商品)之材料，竟與系爭專利相同。陳福生、蔡永銘、吳明良為求慎重，將系爭商品送往行政院與司法院所指定之專利侵權鑑定機關即財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺經院）予以進一步鑑定，嗣臺經院於97年4月2日所作成之鑑定報告載明：委託者提供金大順公司所有之「迪士尼黃金元寶鼠（貨號：WAMOO09）」產品（即系爭商品），其構成要件與中華民國發明專利第0000000號「具有立體紋路之多層材料」專利權之申請獨立範圍獨立項構成實質相同。因此，當可認金大順公司所進口、販售之系爭商品，已侵及陳福生、蔡永銘、吳明良所有之系爭專利。在此等待鑑定之過程中，陳福生再委託他人收集同屬侵害系爭專利之仿冒物，乃有自訴外人家樂福彰化分公司處所購得金大順公司之「小春聯」、「高級貼飾品」、「門神」等貼飾物，金大順公司持續侵害陳福生、蔡永銘、吳明良所有之系爭專利，爰依侵害專利權之法律關係，請求損害賠償。
㈢對金大順公司答辯之陳述：臺經院為司法院所指定之鑑定機
關，其專業性、公正性、鑑定過程都是依據行政院侵害鑑定準則所製作，結果應屬可採，況金大順公司亦坦承系爭商品為其所製作。又有關故意、過失部分，專利法為保護他人的法律，金大順公司應被推定為有過失（最高法院94年台上字第1340號、臺灣高等法院臺中分院94年智上更㈠字第1號判決要旨參照），嗣又發現金大順公司復於訴外人家樂福彰化分公司處販售「小春聯」、「高級貼飾品」、「門神」等侵害系爭專利之貼飾物，是金大順公司應具有侵權之故意。又關於專利字號的標示，陳福生、蔡永銘、吳明良已提出有系爭專利標示之產品供法院審酌，故認應由金大順公司舉證陳福生、蔡永銘、吳明良沒有標示的情事，何況陳福生、蔡永銘、吳明良於產品上均有標示專利字號。又系爭發明專利並非如新型、新式樣專利，如非金大順公司刻意去仿製，不可能發生偶致的巧合製造出一樣的產品，是以無論如何本件均有專利第79條後段之適用。又金大順公司提出的中華郵政產品，並非系爭專利的實物，系爭專利取得之前根本不可能有實物在市面上流通。又專利字號的標示法律並沒有態樣上的規定，陳福生、蔡永銘、吳明良提出標有專利字號之商品為歷年來所販售的商品，且陳福生、蔡永銘、吳明良不可能為標示字號，再開立另一板模，該成品乃是一體成型的商品。㈣並於原審聲明求為判決：⒈蔡永銘、吳明良部分：金大順公
司應給付陳福生、蔡永銘、吳明良50萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日（即97年5月24日）起，至清償日止，按年息5%計算之利息。⒉陳福生部分：金大順公司應給付上訴人陳福生、蔡永銘、吳明良79,560元，及自97年5月24日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
二、金大順公司則以：㈠金大順公司並無故意、過失，依法不負賠償之責：依照最高
法院93年度台上字第2292號判決意旨，足見陳福生、蔡永銘、吳明良請求金大順公司負賠償之責，當應以金大順公司具故意或過失者為限。然查，金大順公司事先並不知悉所販售之系爭商品之材料，為陳福生、蔡永銘、吳明良所有之系爭專利，且金大順公司向訴外人東莞市松潤激光科技公司（下稱松潤公司）及 劉宗榮 購買系爭材料時，均曾向其詢問該材料是否涉及侵害他人專利權，渠均告知絕無侵害他人專利權情事。由此足見，金大順公司事先並不知悉陳福生、蔡永銘、吳明良等具有系爭材料之發明專利權，且已向上開材料出賣人進行詢問，並無任何故意或過失，依法不負賠償之責。㈡陳福生等3人應舉證證明其已在專利物品或其包裝上，表示
專利證書號數，且金大順公司具有故意或過失。參照專利法第79條、臺灣高等法院95年度智上字第17號判決意旨、民事訴訟法第277條前段，專利權人須證明在專利物品或其包裝上，於起訴前已為專利號數之標示，始得請求損害賠償，倘專利權人未依此規定妥善盡其專利標示義務，則須證明侵權人係明知或有事實足證其可得而知為專利物品之情事，方為已足。又按專利權受侵害時，不論發明或新型專利，專利權人依專利法第84條第1項規定，或同法第108條規定準用該條項規定，固得請求損害賠償，惟其性質為侵權行為損害賠償，權利人仍須證明行為人有故意或過失始能成立，此洵屬侵權行為法理之應然，並與專利法第79條規定呼應。是縱屬經實質審查始為公告之發明專利，亦非能課予行為人有查閱專利公告之義務，發明專利權人依法欲主張權利時，仍負上開舉證責任。
㈢綜上，陳福生、蔡永銘、吳明良僅憑其已取得系爭材料之專
利，且該專利業經主管機關公告，即主張金大順公司應具有故意或過失而應負賠償之責，顯然有違前揭法律規定及判決意旨，實無可採。
㈣陳福生、蔡永銘、吳明良提出之標有專利字號之商品，無法
證明其標示的確切時間點，是否臨訟始行提出，亦有疑義，其舉證實有未足，仍不符專利法第79條之規定等語資為抗辯。
三、原審為陳福生、蔡永銘、吳明良一部勝訴、一部敗訴之判決。陳福生、蔡永銘、吳明良提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於陳福生、蔡永銘、吳明良部分予以廢棄。㈡上開廢棄部分，金大順公司應給付上訴人陳福生、蔡永銘、吳明良420,
440元及自97年5月24日起至清償日止按年息5%計算之利息。金大順公司上訴聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡陳福生、蔡永銘、吳明良於原審之訴駁回。
四、得心證之理由：㈠經查，陳福生、蔡永銘、吳明良主張其於93年9月8日向智
慧局申請並獲准系爭專利，其專利期間自94年9月8日起至
114年9月7日止；及金大順公司販售之系爭產品經臺經院認定其構成要件與系爭專利申請專利範圍第1項獨立項構成實質相同之事實，業據其提出專利說明書、專利證書、臺經院出具之專利侵權鑑定研究報告、購得系爭產品之發票、金大順公司之公司登記事項卡、大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發公司）臺中店送貨單暨發票各1份及系爭產品照片27幀等為證，且為金大順公司所不爭執，堪信為真實。
惟金大順公司否認其有侵害系爭專利之故意或過失，並抗辯系爭專利未依專利法第79條為專利標示等語，故本件兩造之爭點在於：⒈金大順公司是否有侵害系爭專利權之故意或過失？⒉若金大順公司故意或過失侵害系爭專利權，其應負損害賠償之金額為何？⒊陳福生、蔡永銘、吳明良是否因未依專利法第79條為專利標示，而不得向金大順公司請求損害賠償？㈡按發明專利受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法第
84條定有明文。又專利法第56條第2項規定：方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。經查，陳福生、蔡永銘、吳明良之系爭專利業經智慧局於96年1月11日公告，此有其提出之系爭專利說明書公告本、專利證書影本各1份為證（見原審卷㈠第6至20頁），已生公示之效果。又查，金大順公司雖辯稱其事先並不知悉所販售之系爭產品之材料，為陳福生、蔡永銘、吳明良所有之系爭專利權，且其向訴外人松潤公司及劉宗榮購買系爭材料時，均曾向渠等詢問該材料是否涉及侵害他人專利權，渠等均告知絕無侵害他人專利權情事，可證其事先並不知悉陳福生、蔡永銘、吳明良具有系爭材料之發明專利權，而無任何故意或過失云云，並提出松潤公司及劉宗榮出具之聲明書為憑（見原審卷㈠第169頁、第170頁）。
惟金大順公司與陳福生、蔡永銘、吳明良具有競爭同業之經營關係，既曾於購買系爭材料前向供料之業者松潤公司及劉宗榮詢問該等材料是否侵害他人專利權，顯見其對於系爭材料是否侵害他人專利權有所認識，對於已公告之專利資料即應進行檢索或查詢，況且系爭專利既已依專利法第79條規定為專利號數之標示，詳如後述，則金大順公司在系爭專利公告後，未盡專利檢索查詢之義務，而販售侵害系爭專利之系爭產品，既不得僅辯稱不知悉陳福生、蔡永銘、吳明良擁有系爭專利權，或根據松潤公司及劉宗榮之聲明，而免除其侵害系爭專利之責任，是金大順公司抗辯其無過失，委無可採。從而，原審認定金大順公司就本件專利侵權事件，縱無故意（明知），至少亦有過失（可得而知），雖理由與本院不同，惟結論並無二致。另陳福生、蔡永銘、吳明良雖主張金大順公司就本件有侵害系爭專利權之故意，但未舉證以實其說，即難採信。準此，足以認定金大順公司因過失而侵害陳福生、蔡永銘、吳明良之系爭專利權，則陳福生、蔡永銘、吳明良依專利法第84條、第85條第1項第2款之法律關係，請求金大順公司賠償損害，即屬有據，應予准許；其依專利法第85條第3項規定請求部分，因與侵權行為必須故意之要件不符，不應准許。
㈢承上，則本件應就金大順公司賠償損害金額之計算加以審究
。經查：陳福生、蔡永銘、吳明良主張金大順公司產製系爭商品之銷售金額為79,560元，業據其提出金大順公司銷貨予訴外人家樂福股份有限公司之電子發票明細表、統計表等件為證（見原審卷㈡409至416頁、第469頁），且為金大順公司於原審中所不爭執，堪信為真。金大順公司於本院審理時對上開銷售金額之計算不爭執，惟辯稱陳福生、蔡永銘、吳明良並未舉證云云，然查陳福生、蔡永銘、吳明良既已提出上揭金大順公司電子發票明細表為證，並於上開統計表詳列其計算細目，則金大順公司空言否認，即非可採。另金大順公司抗辯原審未就所定損害賠償金額扣除其成本或必要費用等語，惟其未舉證所應扣除之成本或必要費用為何，自應以銷售系爭商品全部收入為所得利益，是金大順公司此部分之抗辯，亦非足採。
㈣陳福生、蔡永銘、吳明良主張金大順公司銷貨予訴外人大潤
發公司部分，雖據原審函請大潤發公司提出銷貨及採購單據附卷（見原審卷㈠第247至364頁），陳福生、蔡永銘、吳明良並製作統計表（見原審卷㈡431至433頁）為主張，但查上開統計表及銷貨及採購單據所揭示之物品，均無法證明係系爭商品（即「迪士尼黃金元寶鼠」，貨號：WAMOO09），陳福生、蔡永銘、吳明良復未舉證上開統計表及銷貨及採購單據所揭示之物品有何侵害系爭專利之事實，即難採為計算本件損害賠償之證據。
㈤復按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號
數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，專利法第79條亦有明文。查金大順公司另辯稱：陳福生、蔡永銘、吳明良未依專利法第79條之規定在其製作之產品標示專利證書號數，自不得請求其賠償，縱有標示，亦係事後製作云云。惟查陳福生、蔡永銘、吳明良已於原審提出標示系爭專利證書號數之產品為證㈡第481頁），並經原審法院於98年10月14日審理時提示予金大順公司閱覽（見原院審㈡第481頁），且陳福生、蔡永銘、吳明良所提出之鼠年「迎春納福」、鼠年「招財進寶」春聯產品各1件（證物外放），係為97年農歷鼠年期間販售所發行，有年節時令之考量，且其中鼠年「迎春納福」春聯上之老鼠左腳、鼠年「招財進寶」春聯上之老鼠右腳各有「專利字號Ｉ270352」之字樣，經本院檢視係成型過程中直接壓製在上開商品上，足以證明陳福生等3人在本件起訴前其所產製商品上已標示有系爭專利字號。雖金大順公司辯稱系爭專利標示係起訴後事後製作等語，惟上開鼠年「迎春納福」、鼠年「招財進寶」春聯產品必須製作模具2組，且事後所製作模具製造之成品，亦不見得會與之前的鼠年春聯完全一致，而陳福生、蔡永銘、吳明良起訴請求金額50萬元，故渠等於起訴後為此耗費成本及心力另行製作有專利號數標示模具之可能性甚低。承上，足認陳福生、蔡永銘、吳明良就系爭專利字號之標示已盡合理之舉證義務，金大順公司抗辯系爭專利未依專利法規定為專利標示，即應就陳福生、蔡永銘、吳明良於市面上確有銷售未記載專利證書號數之產品之消極事實為舉證，惟金大順公司至本件言詞辯論終結前，迄未能提出有利之證據為證明。是以，金大順公司空言主張陳福生、蔡永銘、吳明良就其產品未標示系爭專利證書號數，縱有標示，亦係起訴後事後作云云，即非足取。
五、綜上所述，金大順公司確有過失侵害系爭專利權之行為，故陳福生、蔡永銘、吳明良依專利法第85條第1項第2款、民法第184條第2項之法律關係，請求金大順公司賠償79,560元及其法定遲延利息，即屬正當，應予准許，其逾此部分之請求為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為陳福生、蔡永銘、吳明良勝訴之判決，而駁回其餘損害金額之請求，經核並無違誤。兩造各就其敗訴部分上訴，指摘原判決不當，求予廢棄改判，均為無理由，應駁回其上訴。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
七、據上論結，本件兩造上訴，均為無理由，依民事訴訟法第44
9條第1項、第463條、第78條，判決如主文。中華民國99年8月12日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官熊誦梅法官曾啟謀以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中華民國99年8月12日
書記官王月伶