裁判字號：最高行政法院95年判字第746號判決
裁判日期：民國95年05月22日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
95年度判字第00746號上訴人國際聯合科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 王建智 律師
宿希成 張煌壠被上訴人經濟部智慧財產局代表人 蔡練生
參加人美商．惠普公司
（Hewlett-Packard3000號
Company）（3000HanoverStreet,Palo
Alto,California00000-0000
,U.S.A.）代表人 強納生 D.麥克
（JONATHAND.MACK）
送達代收人 劉法正 臺北京東路3段248號7樓上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國93年11月17日臺北高等行政法院92年度訴字第4392號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人主張：㈠、本件參加人前於民國79年9月17日以「噴墨筆之壓感性調變裝置」（91年7月2日更正專利名稱為「用於噴墨筆之壓感性積蓄器」）向被上訴人申請發明專利，經該被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第54792號專利證書（以下簡稱系爭案）。系爭案更正後之申請專利範圍第1項之構件「墨水儲筒」雖出現於說明書中，但未見於審定公告核准專利之公告本之申請專利範圍的獨立項或依附項任何一項中，故具有墨水儲筒之積蓄器裝置與審定公告核准專利之積蓄器裝置（不具墨水儲筒）發明，屬不同發明課題之他發明，導致變更核准專利之發明之實質，構成變更實質；又參考系爭案之圖6，系爭案更正後之申請專利範圍第1項之構件「該儲筒具有一開口」同樣地雖在說明書中有相關的描述，但亦未見於審定公告核准專利之公告本之申請專利範圍的獨立項或依附項之任何一項中，且該儲筒之開口係為系爭案說明書中謂之氣泡產生器102之小噴口104，因此，系爭案審定公告核准專利之公告本之申請專利範圍的構成要件並無法實施氣泡產生器I02的功效，就如同審查基準之案例一之自行車把手．．．依原判決理由，則系爭案更正後之申請專利第18項的「噴墨筆」不但具有「儲筒」，而且「積蓄器」也包含有「儲筒」，完全漠視「儲筒」不為「積蓄器」的事實，原判決有理由矛盾及認定事實之錯誤。又將「噴墨筆」之「儲筒」錯誤引用為「積蓄器」之「儲筒」而更正為「積蓄器」之組成構件，此更正不但不屬申請專利範圍過廣，而且產生更多不明瞭的記載，原判決實屬錯誤且違法。系爭案更正前之申請專利範圍第19項的內容「一種用於完全密閉式儲筒容器噴墨筆的積蓄器」於更正後成為第18項之內容為：「一種用於噴墨筆的積蓄器，該噴墨筆具有一個實質上密閉儲筒容量」，顯見更正前之「儲筒容器」係為錯誤，而其後始更正為正確之「儲筒容量」。但原判決理由卻謂：「且系爭案更正前之申請專利範圍已載明其『積蓄器』係『一種儲筒容器噴墨筆的積蓄器』，亦即是一種具有『儲筒容器』之『噴墨筆』的『積蓄器』，該判決理由引用更正前錯誤的名詞來解釋「積蓄器」與「噴墨筆」的關係，顯然為理由矛盾，該判決實為違法。但「儲筒」所具有之「開口」（此為系爭申請專利範圍所稱之開口）係在袋子膨脹後，空氣從「儲筒容量」之外經由墨水而發泡進入「儲筒容量」內，而該發泡的空氣並未進入「袋子的內部」，顯見「儲筒容量」應有兩個「開口」，且「儲筒容量」的「開口」係與「儲筒」的「開口」互為獨立．．．因此，系爭案因更正而增加之「儲筒」及其「開口」當然屬功效及結構之改變，原判決理由違反論理法則且存有顯而易見的事實認定錯誤與矛盾。又，系爭案更正前之「儲筒容器」更正為「儲筒容量」，顯見「儲筒容量」不為「積蓄器」的構成要件之一，但更正後「積蓄器」有包含構成要件「儲筒」，系爭案更正前後之比較可以發現「儲筒容量」不為「儲筒」，足見系爭案更正後所增加之「儲筒」實為功效及結構之改變，其係違反專利法所規定之申請專利範圍過廣或不明瞭的記載。㈡、系爭案申請專利範圍之更正既屬實質變更，當然應依據系爭案更正前各項申請專利範圍之內容，就上訴人所提出之西元1984年10月2日公開之美國第0000000
號專利案（以下簡稱引證一），西元1985年3月5日公開之美國第0000000號專利案（以下簡稱引證二）之內容審理是否符合新穎性及進步性等專利要件。然原判決不但違法認定系爭案更正後之內容並無實質變更，復錯誤地不依更正前之內容審理其專利要件，原判決顯屬不備理由而違法。㈢、系爭案之申請專利範圍（更正後）的各項要件確實不具進步性，上訴人已在舉發理由書、舉發補充理由、訴願理由書、訴願補充理由書、行政訴訟理由書及準備書狀等分別清楚地說明系爭案可由引證1、2及91年11月12日舉發補充證據附件1係其相對應案西元1990年6月27日公開之歐洲專利第0000000Ａ1號案，藉以佐證我國第00000000號新型專利案之技術內容業於西元1990年6月27日公開，早於系爭案申請日（以下二案合稱引證三），三技術組合而成，且專利審查基準第2章第4節之3、判斷方式一節亦清楚明言：然原判決理由謂：
「引證一、二及三或其組合均無法證明系爭案不具進步性」，顯然違反論理法則，事實認定錯誤，且違反專利審查基準之規定。㈣、原處分機關於審理系爭案期間，明知參加人曾於90年4月2日申請更正本案之申請專利範圍，惟其從未給予上訴人任何機會針對參加人所提出之申請專利範圍更正本陳述意見之機會，則其根據參加人所提之申請專利範圍更正本所為之處分，該處分之標的與上訴人原先所針對提出舉發之標的已有不同，該處分當然違法，且該處分已明顯違反行政程序法第105條之規定和意旨。上訴人於第一次面詢記錄中便已清楚地記載對於此等更正本是否涉及實質變更之質疑而要求陳述意見，惟被上訴人卻再三以言詞要求上訴人不必陳述質疑意見，只需提出不符專利要件之舉發理由即可，致上訴人直至原處分發下前，始終未能也無法針對變更實質乙節提出任何質疑。上訴人至今從未放棄任何陳述之機會，更何況此等更正確已有實質變更，即使上訴人放棄陳述之機會，此等更正仍然係實質變更。然原判決不但未對實質變更之事實真相加以探究，且縱容被上訴人非法地剝奪上訴人提出陳述之權利，復錯誤地認定上訴人放棄陳述之機會，致使上訴人被剝奪陳述之權利無從救濟，此項判決實違背行政程序法第102條、第104條、第105條等。㈤、另上訴人於原審法院行政訴訟理由書和準備狀中，特別指出更正後系爭申請專利範圍第1項和第18項有實質變更，然而原判決僅針對上訴人所爭執更正後申請專利範圍第18項有實質變更的其中數項理由作說明，對於其他理由和更正後申請專利範圍第1項有實質變更之爭執並未判決或逐一說明，顯然為判決不備理由。
㈥、系爭案更正前之各項申請專利範圍已如專利舉發申請書中所述，其已分別揭露於引證一、二之內容中，故更正前系爭案顯然有違核准時專利法第2條第2、5款之規定。又按專利審查基準之審定公告後之補充修正、更正之規定，系爭案之更正實屬構成實質變更，依法應不予准許更正，其理由亦已如前述第1項和訴願理由書、訴願補充理由書、行政訴訟理由書及準備書狀所述。系爭案更正後之各項申請專利範圍如專利舉發理由書所述均已揭露於引證一、二及三，顯然有違核准時專利法第2條第2、5款之規定。原判決漠視上述系爭案不具專利性及其申請專利範圍已實質變更，且漠視被上訴人已違反行政程序法之事實。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人則以：㈠、系爭專利更正前之申請專利範圍第1項及第19項獨立項之發明標的，與更正後之申請專利範圍第1項及第18項獨立項之發明標的皆是一種積蓄器裝置，又系爭專利更正前之申請專利範圍第19項所載之內容為：「一種用於完全密閉式儲筒容器噴墨筆的積蓄器，其包含有一個彈簧與一個可膨脹收縮的袋子附裝於該彈簧上，該袋子係定位於該儲筒容器內，但袋子之內部則與儲筒容器外具有可流體相通的關係；該彈簧之構造是在儲筒容器內部壓力相對於儲筒容器外部流體壓力下降時，袋子之膨脹能使該彈簧彎曲。」；因此系爭專利更正前之申請專利範圍已敘及「儲筒」，而更正後之申請專利範圍所述之「墨水儲筒」即為該更正前之申請專利範圍所敘及之「儲筒」；且系爭專利更正前之申請專利範圍已載明其「積蓄器」係「一種儲筒容器噴墨筆的積蓄器」，亦即是一種具有「儲筒容器」之「噴墨筆」的「積蓄器」，並無申請專利範圍過廣之情事；且系爭專利原說明書第10頁最後3行中敘及「積蓄器20是配置於噴墨筆22中，其包括之儲筒24，具有用以儲存墨水之堅固側壁」，故噴墨筆係包括積蓄器，積蓄器係包括儲筒，因此儲筒為積蓄器的組成構建之一，故判決理由並無矛盾之情事；又判決理由引用更正前的名詞來解釋「積蓄器」與「噴墨筆」的關係，主要係說明更正前之實質內容與更正後之實質內容並無不同，故判決理由並無矛盾之情事，亦無違法之處；又系爭專利原說明書第10頁中之公式（1）及第11頁中之公式（2）、（3）及相關之文字敘述，主要係揭示儲筒其容量範圍係可依外部之大氣壓力而變化，並由積蓄器所界定，因此「儲筒容量」係指儲筒之容量範圍；又由於更正前之申請專利範圍已敘及之「儲筒」及「可流體相通的關係」，而「開口」係界定該「儲筒」及「可流體相通的關係」，因此增加「開口」僅是將申請專利範圍縮小，故系爭專利更正申請專利範圍，乃屬相同發明課題，且為申請專利範圍過廣之更正，並未變更其實質內容；該上訴理由實不足採。㈡、系爭專利申請專利範圍之更正並無實質變更，當然應依據系爭專利更正後各項申請專利範圍之內容與上訴人所提出之引證一、二之內容審理，故該上訴理由並不足採。㈢、系爭專利之袋子係具有彈力裝置，而引證一之袋子內部具有感應桿，並無彈力裝置，顯然在構造上兩案並不相同；且在技術手段上系爭專利之彈力裝置係在該儲筒流體容量之外的空氣壓力相對於儲筒流體容量之壓力有降低時會迫使該袋子朝向一收縮狀態者，相對地引證一的袋子之張力係為感測桿之重量所抵銷，藉此該袋子會因墨水室內之墨水位準變化而打開或閉合，顯然系爭專利與引證一之構造及技術手段皆不相同：又引證二係於墨水室內設有彈簧，藉由彈簧之彈力可使墨水室擴張，故引證二之整體結構特徵與系爭專利完全不同，該引證二並未揭露系爭專利之墨水中有一可伸縮之袋子，且袋子結合有彈簧等特徵。引證三係一種墨水噴出印刷裝置10包含：一墨水池12；一印刷頭30以自該墨水池噴出墨水，當墨水由該墨水池噴出後，該墨水池之內部即產生一種壓力降；孔隙設備36，當該墨水池與該陷阱結構38之間具有足夠之壓力差時，該孔隙設備即可持該墨水池中之墨水導入該陷阱結構38之內；用以改變該墨水池容積之袋子27，該可移動設備係在該墨水池之第一壓力範圍中運作以緩衝該墨水池之壓力而防止墨水池之墨水因該第一壓力範圍而被迫通過該孔隙設備而進入該陷阱結構之內。該墨水池12包含固定容積部分14與可變容積部份26當墨水池12裝滿墨水時，氣囊27呈膨脹狀態。而當開始將墨水噴出印刷時，氣囊27即開始收縮；該氣囊27亦可由一袋形構件50與彈簧54的組合取代。因此在構造上引證三之氣囊27或袋形構件50係墨水池12之一部份，氣囊27內部或袋形構件50內部係為墨水，而系爭專利之袋子內部係為空氣，兩案之結構顯然不同。又由於系爭專利在構造、及技術手段上與引證一、二、三並不相同，故在創作功效上也不相同，系爭專利利用彈簧使袋子朝向收縮狀態，而能在大氣壓力降低時，使袋子收縮，而達到增加背壓以防止墨水外溢：而引證一係墨水逐漸被使用後，感應桿因其重力使袋子底部下降，而能達到重新填充墨水之功效：引證二是在墨水儲筒內充滿墨水時該彈簧被壓縮，當墨水減少時，該彈簧伸長，以達到保持墨水儲筒內之背壓之功效；引證三氣囊27內部或袋形構件50內部係為墨水，氣囊27或袋形構件50之收縮或膨脹，係達到改變墨水室容積之功效；顯然系爭專利在大氣壓力降低時，彈簧會迫使袋子收縮，而達到增加背壓以防止墨水外溢之功效，不同於引證一、二、三，且無法由引證一、二、三之技術組合而達成，故引證一、二、三或其技術之組合無法證明系爭專利不具進步性；故該上訴理由並不足採。㈣、91年4月13日被上訴人之面詢記錄第1項即載明「因被舉發人於答辯同時提出專利範圍更正本，致舉發人將申請閱卷重新檢視系爭專利之技術」，且該面詢記錄表上亦有舉發人之委任人員及其代理人之簽名，因此並無「從未給予上訴人任何機會針對關係人所提出之申請專利範圍更正本陳述意見之機會」之情事，亦無「以言詞要求上訴人不必陳述質疑意見」之情事；故該上訴理由並不足採。㈤、原判決理由載明「系爭專利更正前之申請專利範圍第1項及第19項獨立項之發明標的，與更正後之申請專利範圍第1項及第18項獨立項之發明標的皆是一種積蓄器裝置．．．」，因此原判決已對於其他理由和更正後申請專利範圍第1項無實質變更之爭執作判決或逐一說明，並無判決不備理由，該上訴理由並不足採。㈥、系爭專利更正後之各項申請專利範圍已如被上訴人決定理由中所述，並未揭露於引證一、二及三之內容中，故更正後系爭專利未違核准時專利法第2條第2、5款之規定。又系爭專利之更正並無實質變更之情事，依法應准許更正，該上訴理由皆不足採等語，資為抗辯。
三、參加人參加意旨略謂：㈠、審查系爭案所應適用之專利法法條、施行細則規定以及專利審查基準，參加人已詳陳於原審參加訴訟狀第壹項理由，摘要如下：民國75年12月24日總統令修正公布的專利法（下稱75年舊專利法）第1條、第2條第1款至第5款以及第3條，此係被上訴人用以審究系爭案有無符合發明專利的「產業上利用性」、「新穎性」與「非顯而易見，（進步性）」要件之法條依據；76年7月10日經濟部令修正公布的專利法施行細則（下稱76年舊專利法施行細則）第10條第l項第l款至第6款以及第10條之1第1項第1款至第5款，此係被上訴人用以審究系爭案的發明說明書暨申請專利範圍有無符合「針對發明說明的揭露性要件」以及「申請專利範圍的界定適當性」之法條依據；83年1月21日總統令修正公布的專利法（下稱83年舊專利法）第72條第1項後段，此係上訴人於89年12月1日可據以對系爭案提起舉發之法條依據；83年1月21日總統令修正公布的專利法第67條第1項，此係參加人為系爭案提出更正當時適用之法條依據；90年10月24日總統令修正公布的專利法（下稱90年舊專利法）第67條第1項，此係被上訴人用以審究參加人為系爭案所提更正之法條依據；以及被上訴人於89年7月10日公告的「專利審查基準第一篇發明專利審查基準」（以下泛稱89年專利審查基準）中的「異議、舉發、依職權審查」之基準（第9章），於同年11月30日公告修正的第9章「異議、舉發、依職權審查」第2節第3項第㈡點以及第4節第1項第5點之內容，以及於同年12月14日公告的有關「說明書及圖式之補充修正、更正」之基準（第4章），此係被上訴人用以審究參加人為系爭案所提更正有無符合上揭90年舊專利法第67條第1項所定准予更正事項之審查基準。㈡、被上訴人所公告的89年專利審查基準第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」第3節中已清楚指出：「所謂：『核准專利之發明』，依專利法第56條第3項之規定，係指記載於申請專利範圍之請求項，並已審定公告核准專利或取得專利權者之發明而言，其範圍及於記載於發明說明中並與該發明係屬相同發明課題，而且涵蓋該發明專利範圍內之發明」。據此，參加人為系爭案所為更正是在縮小申請專利範圍。簡言之，參加人是依據系爭案的專利說明書與圖式所揭示的「儲筒24」來進一步指明原核准公告的申請專利範圍第1項中所述的「流體容器」，俾使系爭案所請專利標的的技術特徵更為明確，以及根據系爭案的專利說明書第19頁笫17行至第21頁第3行所描述的較佳具體例，來進一步限定系爭案申請專利範圍第1項中所請求的「用於噴墨筆之積蓄器裝置」。在該較佳具體例中，儲筒24的底部38設有一個氣泡產生器102，其包含有一個小噴口104由儲筒底部38的內隙106中伸出。因為儲筒的周壁一定具有一厚度，於周壁上設置一氣泡產生器102，即等於是該周壁上具有一開口。上訴人一再援引上揭89年舊專利審查基準第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」中之一案例，亦即「把手與警示鈴」，來指駁答辯人為系爭案申請專利範圍第l項所為更正，並企圖塑造「系爭案依據該較佳具體例（落在原准專利範圍內的下位發明）而為之申請專利範圍更正，致使原請專利標的由『積蓄器』變更為『噴墨筆』，因此有變更發明實質」之假象。但是，系爭案與上訴人所引案例的情況並不相同，因此不能攀附援引，且系爭案所為申請專利範圍之更正並沒有使原准專利之標的變成不同的標的，此在被上訴人的訴願答辯書與行政訴訟答辯書內皆有清楚指明，並陸續獲訴願機關與原審法院確認「系爭案申請專利範圍之更正，並未變更其實質內容，並無上訴人所指悖於審查基準或與原核准專利之發明非屬相同發明課題之發明等情事」。㈢、上訴人所提舉發證據一、證據二與證據三與系爭案之間的明顯技術差異，參加人已於90年4月2日所呈舉發答辨理由書、91年9月15日所呈舉發答辨補充理由書以及91年10月16日所呈舉發答辨理由書㈡內詳加指明，並於兩次面詢中以實際產品之樣品來作解說。而被上訴人於所為舉發審查，亦有加以詳究並將審查意見指明於原處分的第
㈢、㈣與㈤項理由中，復於訴願答辯理由書第3項理由反駁上訴人於訴願理由書第4項、第5項、第7項理由針對舉發證據一、證據二與證據三所提出的論點，此業經訴願機關與原審法院予以確認「用法無誤」。是以，上訴人之指摘，要非可採。㈣上訴人提引第一次面詢紀錄來誣指「被上訴人不予陳述意見之機會」，事實上，該面詢紀錄上之事實即清楚昭示上訴人所言非真，而且，上訴人不但有被清楚告知系爭案有請求更正申請專利範圍並獲准閱卷，且於91年6月13日提出舉發補充說明理由書來逐項地主張「系爭案請求更正的申請專利範圍各個請求項所請標的不具進步性」，此業經訴願機關與原審法院查明，因此，上訴人指摘被上訴人「未給予陳述意見之機會，有違行政程序法第105條」，明顯有悖事實，全然與事實不符，實不足採。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案更正前之申請專利範圍第1項及第19項獨立項之發明標的，與更正後之申請專利範圍第1項及第18項獨立項之發明標的皆是一種積蓄器裝置，又系爭案更正前之申請專利範圍第19項所載之內容為：「一種用於完全密閉式儲筒容器噴墨筆的積蓄器，其包含有一個彈簧與一個可膨脹收縮的袋子附裝於該彈簧上，該袋子係定位於該儲筒容器內，但袋子之內部則與儲筒容器外具有可流體相通的關係；該彈簧之構造是在儲筒容器內部壓力相對於儲筒容器外部流體壓力下降時，袋子之膨脹能使該彈簧彎曲。」因此系爭案更正前之申請專利範圍已敘及「儲筒」，而更正後之申請專利範圍所述之「墨水儲筒」即為該更正前之申請專利範圍所敘及「儲筒」；且系爭案更正前之申請專利範圍已載明其「積蓄器」係「一種儲筒容器噴墨筆的積蓄器」，亦即是一種具有「儲筒容器」之「噴墨筆」的「積蓄器」，並無將申請專利範圍由積蓄器變更成為噴墨筆之情事；又更正前之申請專利範圍所敘及之「袋子之內部則與儲筒容器外具有可流體相通的關係」，該「可流體相通的關係」具體而言即是藉由儲筒具有一個「開口」以便空氣（流體）進入，而使「在儲筒容器內部壓力相對於儲筒容器外部流體壓力下降時，袋子膨脹」，因此增加「開口」僅是將申請專利範圍縮小，並無涉及功效及結構之改變。是系爭案申請專利範圍之更正係使內容更明瞭之記載，或將專利說明書中較佳實施例提及之限制要件加入申請專利範圍中，乃屬相同發明課題，被上訴人認屬不明瞭之記載及申請專利範圍過廣之更正，並未變更其實質內容，並無上訴人所指悖於審查基準或與原核准申請專利之發明非屬相同發明課題之發明等情事，上訴人以系爭案更正後申請專利範圍加入原申請專利範圍所無之「墨水儲筒」、「儲筒之開口」，即屬變更實質，難謂足採。本件舉發案既係依系爭案更正後之內容審查，故上訴人主張更正申請專利範圍前之系爭案不符合專利要件云云，並不足採。系爭案之袋子係具有彈力裝置，而引證一之袋子內部具有感應桿，並無彈力裝置，顯然在構造上兩案並不相同；且在技術手段上系爭案之彈力裝置係在該儲筒流體容量之外的空氣壓力相對於儲筒流體容量之壓力有降低時會迫使該袋子朝向一收縮狀態者，相對地引證一的袋子之張力係為感測桿之重量所抵銷，藉此該袋子會因墨水室內之墨水位準變化而打開或閉合，顯然系爭案與引證一之構造及技術手段皆不相同：又引證二係於墨水室內設有彈簧，藉由彈簧之彈力可使墨水室擴張，故引證二之整體結構特徵與系爭案完全不同，該引證二並未揭露系爭案之墨水中有一可伸縮之袋子，且袋子結合有彈簧等特徵。引證三係一種墨水噴出印刷裝置10包含：一墨水池12；一印刷頭30以自該墨水池噴出墨水，當墨水由該墨水池噴出後，該墨水池之內部即產生一種壓力降；孔隙設備36，當該墨水池與該陷阱結構38之間具有足夠之壓力差時，該孔隙設備即可持該墨水池中之墨水導入該陷阱結構38之內；用以改變該墨水池容積之袋子27，該可移動設備係在該墨水池之第一壓力範圍中運作以緩衝該墨水池之壓力而防止墨水池之墨水因該第一壓力範圍而被迫通過該孔隙設備而進入該陷阱結構之內。該墨水池12包含固定容積部分14與可變容積部分26當墨水池12裝滿墨水時，氣囊27呈膨脹狀態。而當開始將墨水噴出印刷時，氣囊27即開始收縮；該氣囊27亦可由一袋形構件50與彈簧54的組合取代。因此在構造上引證三之氣囊27或袋形構件50係墨水池12之1部分，氣囊27內部或袋形構件50內部係為墨水，而系爭案之袋子內部係為空氣，兩案之結構顯然不同。又由於系爭案在構造、及技術手段上與引證一、二、三並不相同，故在創作功效上也不相同，系爭案利用彈簧使袋子朝向收縮狀態，而能在大氣壓力降低時，使袋子收縮，而達到增加背壓以防止墨水外溢：而引證一係墨水逐漸被使用後，感應桿因其重力使袋子底部下降，而能達到重新填充墨水之功效：引證二是在墨水儲筒內充滿墨水時該彈簧被壓縮，當墨水減少時，該彈簧伸長，以達到保持墨水儲筒內之背壓之功效；引證三氣囊27內部或袋形構件50內部係為墨水，氣囊27或袋形構件50之之收縮或膨脹，係達到改變墨水室容積之功效；顯然系爭案在大氣壓力降低時，彈簧會迫使袋子收縮，而達到增加背壓以防止墨水外溢之功效，不同於引證一、二、三，且無法由引證一、二、三之技術組合而達成，故引證一、二、三或其技術之組合無法證明系爭案不具進步性。按「行政處分之相對人依前條規定提出之陳述書，應為事實上及法律上陳述。利害關係人亦得提出陳述書，為事實上及法律上陳述，但應釋明其利害關係之所在。不於期間內提出陳述書者，視為放棄陳述之機會。」行政程序法第105條固定有明文。經查上訴人提起舉發後，參加人經被上訴人通知答辯，於90年4月2日補呈舉發答辯文件，並請求更正申請專利範圍（提出英、中文申請專利範圍更正本各1式3份），以及請求到局面詢。被上訴人於91年4月13日辦理面詢，上訴人之受任人 許鍾迪 於當日書具要點說明，要求申請閱卷，俾因應系爭案更正後之申請專利範圍提出補充說明。上訴人於91年5月9日提出專利案件閱卷申請書，被上訴人通知上訴人於91年5月31日到局閱卷，上訴人閱卷後，於91年6月13日提出舉發補充說明理由書，並未指摘系爭案更正後之申請專利範圍已構成實質變更，而有悖於審查基準或與原核准申請專利之發明非屬相同發明課題之發明等情事。嗣參加人於91年10月16日提出舉發答辯補充理由書㈡，並請求到被上訴人面詢。
上訴人經被上訴人通知，於91年10月21日到被上訴人閱卷後，於91年11月12日提出舉發補充說明書，亦未指摘系爭案更正後之申請專利範圍已構成實質變更，而有悖於審查基準或與原核准申請專利之發明非屬相同發明課題之發明等情事。被上訴人於91年11月23日辦理面詢，上訴人之受任人等均未指摘系爭案更正後之申請專利範圍已構成實質變更，而有悖於審查基準或與原核准申請專利之發明非屬相同發明課題之發明等情事。是上訴人於被上訴人審定之前，可得提出陳述書，指摘系爭案更正後之申請專利範圍已構成實質變更，而有悖於審查基準或與原核准申請專利之發明非屬相同發明課題之發明等情事，卻不提出陳述書指摘之，則依行政程序法第105條後段之規定，視為放棄陳述之機會，自不得於被上訴人審定之後始指摘被上訴人就此部分之審查違反行政程序法之規定。綜上所述，上訴人之陳詞均不可採，則被上訴人認各引證一、二及三及其組合均無法證明系爭案有違專利法第2條第2、5款之規定，所為本件「舉發不成立」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。
五、本院按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」、「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：．．．
二、有相同之發明核准專利在先者。．．．五、運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」分別為專利法第1條、第2條第2、5款所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反專利法第1條至第4條規定者，得附具證據，向專利專責機關舉發之，專利法第60條第1款、第61條後段亦有明文。從而，系爭案有無違反專利法第2條第2、5款規定之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。本件參加人前於民國79年9月17日以「噴墨筆之壓感性調變裝置」（91年7月2日更正專利名稱為「用於噴墨筆之壓感性積蓄器」）向被上訴人申請發明專利，經該被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第54792號專利證書。嗣上訴人以系爭案違反其核准時專利法第2條第2、5款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，並提出舉發附件3係西元1984年10月2日公開之美國第0000000號專利案，舉發附件4係西元1985年3月5日公開之美國第0000000號專利案；91年6月13日舉發補充附件4係78年7月12日申請，79年10月21日審定公告之第00000000號「墨水噴射印刷卡盤擴充周圍操作範圍之裝置」新型專利案，91年11月12日舉發補充證據附件1係其相對應案西元1990年6月27日公開之歐洲專利第0000000Ａ1號案，藉以佐證我國第00000000號新型專利案之技術內容業於西元1990年6月27日公開，早於系爭案申請日，另於91年6月13日提出舉發補充附件5係引證一中譯節本，舉發補充附件6係引證二中譯節本為證據。案經被上訴人審查，於91年12月26日以（91）智專三（三）05018字第09189002836號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起本件行政訴訟，原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。查系爭第00000000號「噴墨筆之壓感性調變裝置」發明專利案，係一種用於噴墨筆之積蓄器裝置，包含有一個墨水儲筒，一個可膨脹且可收縮的袋子及一個以在該儲筒流體容量內安裝該袋子之安裝裝置，使該袋子之膨脹可減少該儲筒流體容量之大小，該袋子具有一個內部被配置成與該儲筒流體容量之外的空氣形成流體流通，以及彈力裝置，用以在該儲筒流體容量之外的空氣壓力相對於儲筒流體容量之壓力有降低時，迫使該袋子朝向一個收縮狀態；儲筒具有一個開口以容許在該袋子膨脹之後；空氣經由墨水而發泡進入至該儲筒流體容量內。該系爭案與上訴人舉發引證一、二、三加以比較，在構造及技術手段上，系爭案之袋子具有彈力裝置，則在儲筒流體容量之外的空氣壓力相對於儲筒流體容量之壓力有降低時會迫使該袋子朝向一收縮狀態，而引證一之袋子內部具有感應桿，袋子之張力為感應桿之重量所抵銷，藉此該袋子會因墨水室內之墨水位準變化而打開或閉合，是系爭案與引證一之構造及技術手段皆不相同；又引證二係於墨水室內設有彈簧，藉由彈簧之彈力可使墨水室內擴張，與系爭案亦有不同；至引證三係一種墨水噴出印刷裝置，包括墨水池、印刷頭、氣囊或袋形構件，其氣囊內部或袋形構件內部係為墨水，而系爭案之內部係為空氣，兩者在構造及技術手段上均不相同。另在創作功效上而言，系爭案係利用彈簧使袋子朝向一收縮狀態，在大氣壓力降低時，使袋子收縮，以達到增加背壓而防止墨水外溢，引證一乃係墨水逐漸被使用後，感應桿因其重力使袋子底部下降，而能達到重新填充墨水之功效；引證二乃在於墨水儲筒內充滿墨水時，彈簧被壓縮，墨水減少時，彈簧伸長，以達到保持墨水儲筒內之背壓功效；引證三在氣囊內部或袋形構件內部為墨水，因氣囊或袋形構件之收縮或膨脹，以達到改變墨水室容積之功效，是引證一、二、三之技術組合所達成之功效，既與系爭案不同，自無法證明系爭案不具進步性，被上訴人認系爭案既無違行為時專利法第2條第2、5款規定，因而為本件「舉發不成立」之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原判決因而併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法並無違誤。上訴論旨略謂：原判決理由指系爭案更正後之申請專利第18項之「噴墨筆」不但具有「儲筒」，而且積蓄器也含有「儲筒」，顯屬認定事實錯誤；又原判決理由認引證一、二及三或其組合均無法證明系爭案不具進步性，顯然違反論理法則；上訴人於原審曾指出系爭案更正後之申請專利第1項及第18項有實質變更，而原判決理由中未就變更之爭執逐一說明，亦有判決不備理由之違法。末查，上訴人迄未放棄任何陳述機會，原處分機關違反行政程序法之規定，原判決認上訴人放棄陳述機會，亦有違法云云，惟查系爭專利更正前之申請專利範圍第1項及第19項獨立項之發明標的，與更正後之申請專利範圍第1項及第18項獨立項之發明標的皆為一種積蓄器裝置，且系爭專利更正前之申請專利範圍已敍及「儲筒」，而更正後之申請專利範圍所述之「墨水儲筒」即為該更正前之申請專利範圍所敍及之「儲筒」，而依系爭專利原說明書之敍述，噴墨筆係包括積蓄器，積蓄器包括儲筒，儲筒為積蓄器的組成構建之一，故原判決理由並無矛盾之情事；次查系爭專利之袋子具有彈力裝置，而引證一之袋子內部具有感應桿，並無彈力裝置，二者在構造上顯不相同，而此不同之構造自亦產生不同之技術手段使袋子收縮或閉合；引證二係於墨水室內設有彈簧，使墨水室擴張與系爭案之具有彈力裝置之可伸縮袋子，在結構及技術手段上均有不同，至引證三之氣囊或袋形構件內部係為墨水，與系爭案袋子內部為空氣，在結構上亦有不同；至於在創作功效上，系爭專利利用彈簧使袋子朝向一收縮狀態，而能在大氣壓力降低時，使袋子收縮，而達到增加背壓以防止墨水外溢，引證一係墨水逐漸被使用後，感應桿因其重力使袋子底部下降，而能達到重新填充墨水之功效，引證二係在墨水儲筒內充滿墨水時該彈簧被壓縮，當墨水減少時，該彈簧伸長，以達到保持墨水儲筒內之背壓之功效，引證三則氣囊或袋形構件內部為墨水，於氣囊或袋形構件收縮或膨脹時，達到改變墨水室容積之功效，是系爭專利與引證一、二、三在創作功效上亦不相同，故引證一、二、三或其技術組合均不能證明系爭專利不具進步性。末查被上訴人於91年4月13日就本件舉發案為面詢時，上訴時委由其代理人即許鍾迪專利代理人，參加人委由劉法正律師代理到場，該次面詢紀錄表上記載：「因被舉發人於答辯同時提出申請專利範圍更正本，致舉發人將申請閱卷重新檢視系爭專利之技術。」嗣後，上訴人之代理人亦申請閱卷，有各該紀錄表及閱卷申請書附原處分卷可稽，上訴意旨指摘被上訴人剝奪上訴人提出陳述之機會，違背行政程序法第102條、第104條、第105條之規定云云，亦無足採。綜上所述，系爭專利更正後之各項專利申請範圍既未揭露於引證一、二、三之內容中，自無違行為時專利法第2條第2、5款之規定，原判決維持被上訴人所為本件舉發不成立之處分及訴願決定，於法既無違誤，上訴意旨執持前詞指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由， 爰依 行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年5月22日
第一庭審判長法官葉振權
法官陳秀美法官劉鑫楨法官梁松雄法官劉介中以上正本證明與原本無異中華民國95年5月23日
書記官郭育玎