裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第885號判決
裁判日期：民國94年05月26日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第00885號原告吮指王咔拉脆雞股份有限公司代表人甲○○（董事長）訴訟代理人 吳梓生 律師
蔡得謙 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
丙○○
參加人美商肯塔基炸雞國際控股公司代表人朱莉˙丹尼斯Ja
）訴訟代理人 潘昭仙 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年1月8日經訴字第09306210520號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實
一、事實概要：㈠原告前於民國（下同，除西元外）91年2月21日以「吮指王
」商標（下稱系爭商標），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第29類之米漿、豆花、豆漿、仙草凍、咖啡凍、茶凍、肉羹、炸雞、雞腿、炸雞塊、滷翅膀、滷雞爪、烤雞排、炸雞排、炸蝦、花枝丸、魷魚羹、速食海鮮湯、炸薯條商品，向被告申請註冊，經被告於91年10月1日核准列為審定第0000000號商標。
㈡嗣參加人美商肯塔基炸雞國際控股公司於92年1月29日，以
系爭商標與其使用於相同商品之未註冊「吮指」商標（下稱據爭商標）構成近似，有違當時商標法第37條第7款及第14款之規定，對之提起異議。案經被告審查，於92年7月29日以中台異字第920132號商標異議審定書（下稱原處分），依異議審定時商標法（下簡稱商標法）第37條第7款之規定，撤銷系爭商標之審定，並將其聯合第0000000號商標之審定一併撤銷，並敘明至系爭商標是否尚有違反同法第14款之規定無庸論究。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：如主文所示。
㈡被告及參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：被告認定據爭商標係著名商標是否違法？㈠原告主張之理由：
⒈查適用商標法第37條第7款之規定不准商標註冊登記者，其要件為：
⑴據爭之所謂「商標」，是否具有特別顯著性？⑵據爭之所謂「商標」，是否係著名之商標？⑶系爭商標與據爭商標是否相同或近似？⑷是否因系爭商標與據爭商標相同或近似而造成公眾混淆
誤認之虞？此4要件必須同時成立，如缺其一，即無商標法第37條第7款之適用餘地。
⒉據爭商標之中文「吮指」2字，欠缺商標之顯著性，應不得認係商標而排除他人使用：
⑴按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式
，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。為商標法第5條第1項所規定。所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性而言。
⑵據爭商標之中文「吮指」2字，訴願決定以該2字有因美
味而用嘴吸吮手指頭之意，尚非直接明顯表示商品本身之說明文字等語。惟查，據爭商標之中文「吮指」2字，用於參加人所營西式速食餐飲業，極易使一般民眾認其係表示所使用營業本身之說明，甚難表示其為表彰商品或服務之標誌，即無特別顯著性之可言。承上所述，既然「吮指」2字，不能使一般消費者認識其係表彰商品之標誌，且無由與他人商品相辨別，自不具特別顯著性與辨別性。
⒊據爭商標，亦非著名商標：
被告徒憑參加人所提單方面之新聞稿發布作業書、新聞報導剪輯、宣傳海報、餐點優惠券、點餐單、及全省分店清單等資料，認據爭商標透過報章雜誌、電視廣泛廣告宣傳，及全台127家連鎖餐廳商品之銷售，堪認以廣為相關業者及消費大眾所普遍認知而達著名商標程度云云。由此顯知，被告僅以上開國內媒體廣告資料，商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形此2種證據資料，於參加人未提出有關：⒈商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料；⒉商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料；⒊商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料；⒋具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料；⒌行政或司法機關所為相關認定該「吮指」2字為著名商標之文件之情形下，無法使被告依據當時有效之著名商標或標章認定要點第5條所示各項認定依據審酌之，是「吮指」2字尚難認係著名商標。詎原處分及訴願決定慮未及此，徒憑參加人之片面宣傳資料，率爾認定系爭「吮指」2字為著名商標云云，洵非適法。
⒋參加人主張之據爭商標是否真的作為商標使用：商標須能
表彰商品來源，並足以與其他主體區別辨識，才叫商標。參加人商店販售之一款餐點「吮指原味雞」，商標雖不以註冊與否為要件，惟依被告著名商標或標章認定要點，個案必須考量前揭要點第5、6點要素，包括銷售發票進出口單據等，並依第8點規定綜合各項要點判斷，本件被告憑藉的只有銷售地點、管道兩項，即率爾認定據爭商標為著名商標，被告並未論及「吮指」文字是否真正作為商標使用。「吮指原味雞」是參加人之一種餐點名稱，表彰餐點之形容，並非作為商標之使用，否則1號餐、2號餐等是否也可作為商標使用？據爭商標是否著名？被告未依自己所頒布認定要點綜合各項因素判斷，僅有依據參加人提出之自己的廣告資料及內部作業文書率爾認定。
⒌消費者先進到肯德雞餐廳後才去點餐廳內的食品，被使用
的商標應是肯德基，肯德基才是作商標之使用，就肯德基折扣單上，就有吮指雞、哈辣雞、家庭號等等，如依被告審查之認定標準，可以想見哈辣、原味、勁爆、家庭號都會成為參加人的商標。商標使用之原意，係為表彰其產品來源，而將商標與服務或商品相結合，認定是由誰產出；如果商標只是用來形容產品，或是與其他產品區別例如1號餐、2號餐，這不是做為商標使用，而只是便利消費者選取點餐服務之形容詞，並不合乎商標法所要保護之商標之使用。我國採取商標註冊主義，參加人如果真要拿「吮指」作為商標使用，以參加人之思慮所及，不會不在第一時間去登記。
⒍「吮指」並未單獨使用，而需與「肯德基」或「上校」企
業標示配合使用，故「吮指」只是商品名稱，類似於商品之型號一樣，故吮指不是商標，更不用論其為著名商標。如果系爭商標單獨用於商品上，而無其他任何與肯德基相似的商品的話，系爭商標不會讓消費者聯想到是肯德基的產品。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致
公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。又所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第31條第1項所明定。所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。查系爭商標圖樣上之中文「吮指王」，與參加人據爭之「吮指」商標中文「吮指」，二者予人識別之主要部分均為「吮指」2字，異時異地隔離觀察之際，極易使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查參加人於88年起即正式於全台127家連鎖餐廳，推出「吮指」炸雞商品，並委託國內奧美公共關係顧問公司（下稱奧美公司）於同年5月31日製作「吮指」原味雞上市之新聞稿發佈作業書，再經由國內各大報紙如民生報、自由時報、聯合晚報、自立晚報、台灣時報、中華日報等爭相報導「吮指」原味雞在台上市之訊息及介紹產品本身之特色，此外參加人亦陸續印製精美宣傳海報、餐點優惠券、點餐單等藉以積極促銷該項產品，據爭商標之信譽及商品品質堪稱已廣為相關食品業者或消費者所普遍知悉，凡此有參加人檢送之新聞稿發佈作業書、新聞報導剪輯、宣傳海報、餐點優惠券、點餐單及全省分店清單等證據資料影本附卷可稽，則原告以僅一字之差之「吮指王」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於炸雞、炸雞塊等同一或類似之商品，難謂無使商品購買人對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，揆諸前開說明，應有首揭法條規定之適用。
⒉至原告指稱參加人所使用之「吮指原味雞」，係取其食物
美味，以致不斷吸取指頭之意，為一產品名稱，而非商標之使用。經查所謂商標之使用，並無固定之型態，僅需客觀上足以使消費者認識其為表彰商品來源之標誌即可。是倘非直接明顯表示商品本身之說明文字，且非其他業者已經使用，復無文獻記載，而僅屬於暗示性者，則尚非商品之說明，而得認具商標形態之使用。而所謂直接明顯與暗示區別，係指除該商標已具第2層意義外，不可望文即與該商品產生直接之聯想，例如，剋蟑屬於後者，而殺蟑則屬於前者。參加人所使用之「吮指」2字雖有標榜食物美味，因而不斷吸取指頭之意，然並未使人與其炸雞或雞餐商品產生直接之聯想，客觀上尚難謂係直接明顯表示其為商品本身之說明文字，應足以使商品購買人辨識其為表彰參加人所產製雞餐商品來源之標誌，更何況「吮指」雞餐或「吮指」雞為參加人所獨創使用，且揆諸參加人檢送之電腦網站、美食情報篇報導、其他電子網站宣傳報導、優惠券等證據資料，「吮指」雞餐或「吮指」雞復經參加人廣泛使用於其商品廣告之上，衡酌商標名稱與商品名稱合併使用亦係一種商業習慣，參加人使用「吮指」雞餐或「吮指」雞，難謂非為消費者所認識之商標使用型態。另原告所列舉之「上校雞塊餐」、「玉米吮指雞餐」、「卡啦雞腿堡餐」、「原味雞柳堡餐」、「外帶全家餐」等名稱，是否為商標使用，抑或為單純之產品說明文字，核屬另案問題，非本件所得論究。
⒊商標使用未有固定形式，其重點在於讓消費者認識表彰商
品之來源即可，商標法並未就標示方法有具體規定。依著名商標或標章認定要點第5點是例示規定。參加人於88年5月31日即製作新聞稿，宣布在全台127家連鎖餐廳銷售「吮指原味雞餐」。使用範圍在炸雞餐，使用地域因參加人是連鎖餐廳故遍及全台灣。吮指是指吸手指頭的意思，並不是明顯產品說明文字，是表彰商品好吃程度的文字，現在小孩子要吃吮指雞不會跑到別家去吃。
⒋原告主張據爭商標需與肯德基聯用所以認為不是商標，惟
商標之使用只要客觀上讓人認識是哪家公司產製之商品就是商標的使用，與是否需與別的商標聯用或另外有其他商標使用無關。
㈢參加人主張之理由：
⒈據爭商標符合商標法第5條第1項之規定，具有顯著性。
⑴按「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以
使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，意即應特別顯著，為商標法第5條第1項所規定。而所謂「特別顯著」，係指將商標使用於商品本身、或其包裝容器上能引起一般消費者之注意，並得藉以與他人商品加以辨別而言，有最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院）75年度判字第1238號及76年度判字第2081號判決參照。
⑵查據爭商標「吮指」為參加人於88年4月19日首創使用
於炸雞商品。中文「吮指」2字雖有因美味而用嘴吸吮手指頭之意，惟「吮指」2字用於表彰炸雞商品，並非該炸雞商品本身之說明，且與炸雞商品本身之說明並無直接而明顯之關連，亦非相關業者所必須或通常用以說明商品或服務者，充其量僅屬隱含譬喻方式之暗示性商標。參加人自創用以來，即廣泛使用據爭商標於各類宣傳海報、點餐單及餐點優惠券等，以吸引消費者之注意，積極促銷「吮指」炸雞產品，藉以與他人商品加以辨別。
⑶參加人雖於各點餐單上使用「吮指雞」或「吮指雞餐」
為餐點名稱，然無論「吮指雞」或「吮指雞餐」，其特取部份僅為「吮指」2字，其餘之中文「雞」或「雞餐」等名稱，則為一般通用之餐點名稱。是以，參加人所使用足以引人注意並藉以與他人商品相區別之商標，實為「吮指」2中文字。參酌坊間之速食同業，美商麥當勞國際資產公司（下稱麥當勞），亦有將註冊第330134號中文商標「麥克」與產品名稱「雞塊」合併使用於點餐單，以及註冊第883038號「麥香」中文商標與產品名稱「雞」或「魚」合併使用於點餐單，但仍不失其顯著性之實例。同理，參加人將據爭商標「吮指」連同炸雞商品名稱合併使用之情形，當不失其顯著性。
⑷據爭商標既與指定之炸雞商品並無直接而明顯之關聯，
亦經參加人廣泛宣傳使用，而足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得以與他人之商品相區別，因此據爭商標當符合商標法第5條第1項之規定，具有特別顯著性，殆無疑義。
⑸據爭商標是否作為商標使用：以麥當勞為例其產品有麥
克雞塊、麥香魚餐、麥香堡，也是作為商標使用表彰其產品。而業界販售雞腿、雞塊者也所在多有，大家都想推陳出新，為表彰自己的產品、特色與他人不同，據爭商標「吮指」就是以此為發想，使用「吮指原味雞」、「吮指雞餐」商標。
⒉系爭商標之申請註冊，顯然有違商標法第37條第7款之規定。
按「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為商標法第37條第7款所明定。所謂「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」，係指⑴商標本身相同或近似於他人之著名商標或標章；⑵有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。查系爭商標「吮指王」本身近似於據爭之著名商標「吮指」，且有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞，茲詳述如下：
⑴系爭商標與據爭商標確為近似之商標：
①商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於
購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，為商標法施行細則第15條第1項所明定。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；商標圖樣上之中文主要部分文字相同，其外觀有混同誤認之虞者，為外觀近似，例如「快樂」與「快樂」，為商標近似審查基準1及2㈢所明定。②查系爭商標與據爭商標，皆含有相同之中文「吮指」
2字，外觀上僅中文「王」字有無之差別而已。兩造商標之外觀、讀音及排列均極相彷彿，不論同時同地細為比對或異時異地隔離觀察，均極易使一般具有普通知識經驗之商品購買人，產生同一系列或相關聯之聯想，致發生混同誤認之虞。依前揭商標近似審查基準，兩商標確屬近似之商標。
⑵據爭商標為著名商標：
①商標法第37條第7款所稱「著名商標或標章」，依同
法施行細則第31條第1項規定，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業「或」消費者所普遍認知者。換言之，只要該商標或標章已廣為相關事業「或」消費者其中之一所普遍認知，即應認定為著名商標或標章。而依被告之著名商標或標章認定要點第3點之規定，判斷「相關事業或消費者」時，係以商標所使用商品之交易範圍為準。具體而言，本件商標是否為著名商標，應以該商品之實際或可能消費者、涉及該商品經銷管道之人及經營該商品之相關業者是否知悉據爭商標為判斷依據，而非以所有消費大眾知悉為必要。
②據爭商標係參加人首創使用於炸雞商品，自88年4月1
9日起（早於系爭商標申請日91年2月21日），參加人即正式於全台127家餐廳推出「吮指」炸雞商品，甫推出即造成轟動，並見諸於民眾日報、台灣時報、自立晚報、中華日報、聯合晚報、工商時報、自由時報及民生報等，再透過參加人於電視媒體廣告及電子網站持續對「吮指」炸雞商品廣告，且於全台127家餐廳推出各種促銷活動，使得據爭商標商品已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，此有參加人依認定要點準備之下列證據資料足資證明：
A.依上開認定要點第6點㈠所述，據爭商標商品於西元2000年至西元2005年四月份於台灣市場之銷售統計表如下：
西元2000年，據爭商標商品之銷售數量為16,605,273塊炸雞。西元2001年，據爭商標商品之銷售數量為1,747,175塊炸雞。西元2002年，據爭商標商品之銷售數量為4,324,359塊炸雞。西元2003年，據爭商標商品之銷售數量為8,167,384塊炸雞。西元2004年，據爭商標商品之銷售數量為9,833,137塊炸雞。西元2005年1月至4月，據爭商標商品之銷售數量為2,928,390塊炸雞。
B.依上開認定要點第6點㈡所述，據爭商標商品在系爭商標申請日91年2月21日前，於國內報章、電視及電子網站等大眾媒體廣告資料：
a.參加人委託國內知名之奧美公司於88年5月31日製作有關「吮指」炸雞商品上市之新聞稿發佈作業書。透過新聞稿發佈及報章媒體報導，「吮指」炸雞商品已於88年4月19日正式在台灣上市之訊息，廣為一般消費者所知悉。
b.88年5月2日民眾日報特別報導：風迷全球逾半世紀的肯德基炸雞，為了讓消費者嚐到最嫩滑入味的新鮮炸雞，4月19日起正式推出經過特別醃製，擁有11種神秘調味配方的「吮指原味雞」新口味，並配合全新的 山德士 上校動畫廣告片，帶領國內消費者進入吃雞新享樂時代。正由於這種精心獨到的處理過程，使得「吮指原味雞」現已是美國肯德基的招牌餐；而大陸地區於今年（即88年）4月初上市至今短短不到1個月的時間，民眾指名購買率也已高達8成左右。
c.88年5月20日民生報標題特別報導：肯德基推出「吮指回味雞」。
d.88年5月4日台灣時報特別報導：肯德基炸雞，為了讓消費者品嚐到最嫩滑入味的新鮮炸雞，即日起推出經過特別醃製，擁有11種神秘調味配方的「吮指原味雞」新口味。精心獨到的處理過程，使得「吮指原味雞」現已是美國肯德基的招牌餐。
e.88年5月4日自立晚報特別報導：「吮指原味雞」即是將肯德基的傳統產品原味雞再經由特別的醃製準備過程，並加上11種調料組成的神秘配方香料，使味道均勻地直滲入雞肉內。使每1塊現做的「吮指原味雞」都能更入味。更重要的是，它的品質和口感，絕非其他只是在門市進行加熱的炸雞所能比擬。
f.88年5月8日中華日報標題特別報導：肯德基吮指原味雞，讓您連手指都不放過。
g.88年5月11日聯合晚報標題特別報導：肯德基「吮指原味雞」香脆上市。
h.88年5月14日自由時報特別報導：以炸雞見長的肯德基準備了「吮指原味雞」吸引客人。一向訴求滑嫩入味炸雞的肯德基，最近對傳統產品原味雞進行口味上的改良，推出了「吮指原味雞」，新品除了強調醃製過程，並加上11種獨特調味配方，並以口味升級、價格不變為行銷重點。肯德基企劃經理 陳清富 表示，上市不久的吮指原味雞目前已是該公司的招牌餐。
i.據爭商標於88年4月20日於各大電視廣告媒體播映之廣告錄影帶及製播明細。
j.據爭商標於89年間在各大電視媒體廣告宣傳之廣告檔次明細。
k.據爭商標於著名之電子媒體PChome休閒美食情報篇之報導。
l.據爭商標於電子網站之宣傳資料。
m.參加人印製之宣傳海報、餐點優惠券及點餐單等，積極促銷據爭商標及其商品。
C.依上開認定要點第6點㈢所述，據爭商標商品分布於全台127家餐廳之銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。
D.依上開認定要點第6點㈤所述：商標或標章創用時間及其持續使用等資料：參加人於88年4月19日正式創用據爭商標後，陸續於各大電視廣告媒體、報紙、電子媒體廣告宣傳，並製作各種優惠促銷其商品至今。
由上述證據，參以上開認定要點第5點之著名商標考量因素，顯見據爭商標：㈠自創用迄今，已廣為相關事業及消費者所熟知；㈡自創用迄今，已於全台127家餐廳使用；㈢自創用迄今，已透過不同之電視、平面及電子媒體廣為宣傳；㈣因持續不斷的使用，已成為參加人無價之資產。再者，依上開認定要點第7點規定，著名商標之認定不以在中華民國註冊或申請註冊為前提要件。是以，據爭商標，依認定要點之規定，實為一著名商標。
③著名商標部分：參加人除了提出銷售據點與銷售管道
的資料外，於88年10月21日正式推出吮指雞餐時，當時雖未作商標註冊登記，但不能抹煞以此作為商標之事實，何況當時除了在127家連鎖餐廳推出外，參加人也有刊登在民生報、聯合晚報、中國時報刊登廣告，也有在電視上做廣告，當透過電視媒體會立刻引起消費者注意。
⑶系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：
①查，原告實乃仿襲據爭商標，以僅一字之差之「吮指
王」商標申請註冊，顯係有意利用據爭商標之盛名，以期造成消費者認為原告之商品係由參加人所生產、製造、販賣、或係參加人所授權製造或販售、或與參加人存有關聯者，而涉有以不公平競爭方式使用他人商標之嫌。換言之，兩造商標異時異地隔離觀察，有致一般消費者對其產品之來源、品質、產銷主體產生混淆誤認之虞。
②查系爭商標所指定使用之商品為「炸雞、炸薯條」等
商品，而據爭商標所表彰之商品亦為「炸雞」等商品，依現行商標法施行細則第49條之商品分類，兩造商標之指定商品性質相同，且皆是透過速食炸雞店之方式銷售，益徵系爭商標有致消費者混淆誤認之虞。
③系爭商標既近似於著名之據爭商標，且有使一般消費
者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞，自符合商標法第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞」之規定，不得申請註冊。準此，系爭商標之核准審定，應予撤銷，以杜絕剽竊之歪風，建立正常之商標秩序。
⒊系爭商標違反商標法第37條第14款之規定：
⑴依商標法第37條第14款規定，相同或近似於他人先使用
於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關係、知悉他人商標存在者，不得申請註冊。本款規定主要係避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊。
⑵查原告與參加人同屬速食餐飲業，故原告對同業間使用
之商標，自有高於一般消費者之注意力，且據爭商標自88年起即經參加人於電視及報章雜誌廣泛宣傳促銷，該商標圖樣並已見於參加人全省127家餐廳及商品型錄上，原告當是知之甚詳。觀諸系爭商標「吮指王」與據爭商標「吮指」於外觀、讀音及排列上均極相彷彿，顯見原告係因業務關係知悉據爭商標存在，再於據爭商標商品廣泛銷售並大量廣告後，擅加模倣，以近似之「吮指王」商標向被告申請註冊。此行為實難諉為巧合，自有商標第37條第14款規定之適用，應不得申請註冊。
⒋至於原告訴訟代理人於94年3月25日庭訊時指稱：參加人
未就「吮指」商標申請註冊，可見參加人未將「吮指」作為商標使用云云，亦顯無稽。蓋以，我國商標法並未以申請註冊作為使用商標之先決條件。再者，著名商標之認定亦不以在中華民國註冊或申請註冊為前提要件，上開認定要點已規定甚明。觀諸參加人前述廣泛使用「吮指」商標之事實，參以其他速食同業使用其商標之方式，任何人均不得否認「吮指」為消費者及速食同業所熟知之著名商標。原告不思自創品牌，仿襲參加人之「吮指」著名商標後，復大言不慚地表示參加人未申請註冊「吮指」云云，其行徑令人不恥。
⒌參加人除了吮指雞外還有卡啦脆雞、卡啦雞腿堡，吮指雞
是炸雞塊有特別經過調味，並賦予其吮指雞之名稱。至於原告稱1、2、3號餐，只是一般數字之表示不可能有專用權。吮指雞並無其他餐廳賣，因為其他餐廳何必幫參加人之產品打廣告呢？吮指雞就是參加人所推出的。原告以吮指王卡拉脆雞為商標是搭便車行為。就像去麥當勞，它有販售雞塊及炸雞，消費者是看到麥當勞才去挑選不同種類，還是會有不同的種類，進去餐廳後才去找什麼種類，此種類就是1個商標，就是向消費者表彰告訴消費者這是我這邊的產品。
⒍綜前所陳，原告以近似於參加人自創之「吮指」商標申請
註冊，顯係意欲剽竊參加人之著名商標，而達誤導一般消費者致其產生誤購之情事，原告因此不必為其產品宣傳促銷即得坐享其利。由是足見，系爭商標合致商標法第37條第7款及第14款之規定，應不得申請註冊。在保護智慧財產權意識高漲之今日，原告之行為誠不容存在，為此謹請駁回原告之訴。
理由
一、原告起訴主張：參加人據爭之「吮指」2字，並非用於商標使用，亦欠缺商標之顯著性，更非著名之商標，原處分以系爭商標具商標法第37條第7款之情事，而為異議成立並撤銷系爭商標及其聯合商標之審定，於法無據，為此訴請撤銷訴願決定及原處分等語。
二、被告則以：參加人所使用之「吮指」2字應足以使商品購買人辨識其為表彰參加人所產製雞餐商品來源之標誌，系爭商標與其構成近似之商標。且查參加人於88年起即正式於全台127家連鎖餐廳，推出「吮指」炸雞商品，並於同年5月31日製作「吮指」原味雞上市之新聞稿再經由國內各大報紙等爭相報導「吮指」原味雞在台上市之訊息及介紹產品本身之特色，此外參加人亦陸續印製精美宣傳海報、餐點優惠券、點餐單等藉以積極促銷該項產品，據爭商標之信譽及商品品質堪稱已廣為相關食品業者或消費者所普遍知悉，則原告以僅一字之差之「吮指王」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於炸雞、炸雞塊等同一或類似之商品，難謂無使商品購買人對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，故原處分認系爭商標有商標法第37條第7款之不予註冊之情事，並無違誤云云。
三、兩造對於事實概要欄所載之事實均不爭，並有原處分、訴願決定附於本院卷暨異議申請書附於原處分卷可稽，堪認為真實。
四、按審定時商標法第37條第7款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」第43條規定：「申請註冊之商標，經審查後認為不合法者，應為駁回之審定；並以審定書記載理由，送達申請人或其商標代理人。」是本件之爭執，首在於被告認定據爭商標係著名商標是否違法？
五、經查：㈠按為配合我國申請加入世界貿易組織，商標法於86年5月7日
修正公布（於87年11月1日施行，即本件異議審定時之商標法）第37條第7款，已如前引，而其修正之理由則為：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則而且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」然而何謂著名商標法並未有明文之定義，是關於其知名度程度之要求，決定性之因素在於商標法授予著名商標之權能。
88年9月15日修正發布之商標法施行細則（即本件異議審定時之商標法施行細則）第31條第1項規定：「本法第37條第7款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」核其考量商標法並未承認著名商標是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型，而只是將其列為後商標不得申請註冊之事由之一，又兼考量商標法上對於著名商標保護範圍所及之商品或服務更較一般註冊為廣，故而為如上之規定，依法自值尊重。
㈡又按被告於89年8月10日公告有著名商標或標章認定要點（
93年4月28日修正發布前，即本件異議審定時）著名商標或標章認定要點，第3點規定：「本要點判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：(一)商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。(二)涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。(三)經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。」第4點規定：「商標或標章已為要點3所列其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章。」第5點規定：「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：(一)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。(二)商標或標章使用期間、範圍及地域。(三)商標或標章推廣之期間、範圍及地域。......(四)商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。......(五)商標或標章成功執行其權利之紀錄，......(六)商標或標章之價值。(七)其他足以認定著名商標或標章之因素。」第6點規定：「本要點5各項因素得依下列證據證明之：(一)商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。(二)國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。(三)商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。(四)商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。(五)商標或標章創用時間及其持續使用等資料。(六)商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。(七)具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。(八)行政或司法機關所為相關認定之文件。(九)其他證明商標或標章著名之資料。」第9點規定：「商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。……」第10點規定：「著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點六所列證據，綜合要點五各項認定因素判斷之。……」被告身為商標專責機關，於審查申請註冊之商標或標章所相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，自應受其拘束而資為依據與基準，而本院核以上規定，係參照世界智慧財產權組織「著名商標保護條款」之規定與精神而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，依法亦應審查被告是否有依該認定要點而為著名商標之認定，均合先敘明。
㈢查原處分以系爭商標圖樣上之中文「吮指王」，與據爭商標
中文「吮指」，二者予人識別之主要部分均為「吮指」2字，異時異地隔離觀察之際，極易使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又以參加人於西元1999年起即正式於全台127家連鎖餐廳，推出「吮指」炸雞商品，並委託國內奧美公司於同年5月31日製作「吮指」原味雞上市之新聞稿發佈作業書，再經由國內各大報紙等爭相報導「吮指」原味雞在台上市之訊息及介紹產品本身之特色，此外參加人亦陸續印製精美宣傳海報、餐點優惠券、點餐單等藉以積極促銷該項產品，據爭商標之信譽及商品品質堪稱已廣為相關食品業者（按原處分原文係珠寶業者）或消費者所普遍知悉，凡此有參加人檢送之新聞稿發佈作業書、新聞報導剪輯、宣傳海報、餐點優惠券、點餐單及全省分店清單等證據資料影本附卷可稽，則原告以僅一字之差之「吮指王」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於炸雞、炸雞塊等同一或類似之商品，難謂無使商品購買人對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞云云，固非無見，惟揆諸前開說明，其關於據爭商標係著名商標之認定，即有未依前揭法令及認定要點之違法，茲析述於下：
⒈參加人成立於西元1952年，為全世界最大的炸雞快餐連鎖
企業，於西元1985年4月16日在我國設立第1家肯德基門市部，至西元2003年間擁有遍及全球91國，超過18,000家之餐廳，在我國則有127家，此為兩造所不爭。且查原告自74年起即陸續以「肯德基」「K.F.C.withCOLONELSANDERS'Head」、「 桑德士 上校之頭COLONELSANDERS'Head」、「肯德基KFC及圖」「KFC」「KENTUCKYFRIED
CHICKEN」等商標或服務標章獲准註冊於蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕、烤雞、烤牛肉、肉食、果蔬類商品及速食店、炸雞店類服務，此有商標註冊證及服務標章註冊證附於原處分卷可參，且亦為兩造所不爭，茲所擬強調者，即肯德基或KFC或桑德士上校之頭等商標之知名度，應與據爭商標之知名度分別觀察認定。
⒉原處分稱參加人委託國內奧美公司於同年5月31日製作「
吮指」原味雞上市之新聞稿發佈作業書，再經由國內各大報紙等爭相報導「吮指」原味雞在台上市之訊息及介紹產品本身之特色云云，查原處分卷內固有參加人於異議程序中提出之88年5月31日「肯德基吮指原味雞上市新聞稿發佈作業」及同年2日至20日之新聞剪輯，然查，姑不論該「發佈作業」所載之「壹、目的」稱「傳達兩大訊息：1.肯德基吮指原味雞於4月19日正式在台上市2.肯德基推出新的動畫上校廣告影片」、「肆、發稿作業」稱「此次發稿作業只是單純的告知新產品和新廣告影片……增進媒體對於肯德基新產品的認識」，而所附之新聞剪輯亦多以「肯德基吮指原味雞」為標題，其所宣傳者究係「肯德基」、「桑德士上校」商標所表彰之商品抑或「吮指」商標所表彰之商品，該僅8篇之小幅報導（其中甚至有未滿百字者），如何能謂「爭相報導」，又如何能得出已廣為相關食品業者或消費者所普遍知悉之結論？⒊原處分復稱參加人亦陸續印製精美宣傳海報、餐點優惠券
、點餐單等藉以積極促銷該項產品云云，查原處分卷內雖亦有參加人於異議程序中另提出之宣傳海報、餐點優惠券及點餐單等，惟查，依原處分卷第111頁之宣導海報略以：「肯德基原味家鄉雞咔啦脆雞其獨特之香料……一定要食髓知味且吮指難忘……」完全未見其使用據爭商標於商品上；而同卷第81頁之宣傳海報，其略以：「肯德基全新辣魅醬」「配吮指雞辣的更過癮」，依此海報固可見據爭商標使用之情事，然查該海報亦僅係參加人之該期促銷主題，其關於促銷期間與同卷第108頁所附之優惠券同記載為「即日起～90年4月30日止」，持續時間不明；至同卷第74頁以下所附之餐點優惠券或點餐單寥寥約10件，且除第104頁僅載有吮指雞餐一種商品（日期不明）外，其餘餐點優惠券或點餐單所載商品種類甚多，非僅用以促銷該吮指雞餐或吮指雞。且縱認原處分所稱參加人「藉以積極促銷該項產品」為是，惟自前揭新聞剪輯之內容可知，參加人關於炸雞之商品（非指雞塊），並非於88年間多推出一「吮指」系列炸雞商品（據其宣稱新商品係以獨特之醃製過程與配方，有前揭新聞剪報可參）可供消費者就其與原有炸雞商品間作一選擇，而係全面改醃製過程與配方，復自上開優惠券或點餐單之文字及圖片上，關於外帶全家餐或奇奇兒童餐內之炸雞，即係參加人所稱吮指雞餐或吮指雞內之炸雞等情以觀，亦即消費者只要進入肯德基餐廳點選炸雞，即可獲得參加人所稱之吮指雞，則該「吮指」商標是否因參加人「積極促銷其炸雞商品」而因此廣為相關事業或消費者所普遍認知，仍有待依其他事證共同檢驗。
㈣綜上所述，被告僅憑參加人於異議程序中所提出之8篇集
中於88年5月間之小幅報紙新聞報導、1張海報及不到10張之餐點優惠券及點餐單，即遽得出該自88年甫開始在我國使用之據爭商標，已廣為相關食品業者或消費者所普遍知悉之結論，其關於著名商標之認定，顯未依前揭商標法施行細則第31條所要求之「有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」，亦有違其發布之著名商標或標章認定要點之標準。至參加人於訴訟中補提多項證據資料，查此本為其應於異議程序中主動提出者，或由被告闡明協助其提出者，且均未經被告查證及斟酌，基於權力分立原則，非於行政訴訟程序所得代被告而為審查。
六、本件原處分關於據爭商標係著名商標之認定，既於法不合，則原處分認系爭商標有商標法第37條第7款之不予註冊之情事，而逕為異議成立之審定即屬無可維持，訴願決定未予糾正，亦有未合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許，由被告另就參加人之異議重為適法之審定。
七、兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述。據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年5月26日
第三庭審判長法官王立杰
法官黃本仁法官王碧芳上列正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年5月26日
法院書記官鄭聚恩