臺北高等行政法院92年度訴字第5579號判決

裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第5579號判決

裁判日期：民國94年03月03日

裁判案由：商標異議

臺北高等行政法院判決
92年度訴字第5579號原告美商‧英特爾公司代表人甲○○訴訟代理人 陳慧玲 律師（兼送達代收人）
劉彥玲 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○兼送達代收
丁○○戊○○
參加人乙○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國92年10月29日經訴字第09206222770號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國89年12月8日以「POWERinside&DEVICE」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第3類之衣物、浴廁、廚房用清潔劑、地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水商品，向被告申請註冊，經被告審查准列為審定第969109號商標，嗣原告以該商標有違註冊時商標法第37條第7款之規定，對之提起異議，經被告審查以92年5月23日（92）智商0202字第9280239020號發文之中台異字第901909號審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告就系爭商標應為異議成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第3類之商品，有否商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，而構成審定時商標法第37條第7款之違反？㈠原告主張之理由：
⒈查原告創立於西元1968年，為電腦微處理機及其他先進積
體電路裝置之領導廠商，並為全球最大之電腦晶片製造商。國內業界或新聞媒體多稱其為「（美商）英特爾」。原告於電腦界乃至全球之影響力，從其公司前總裁 安德魯 ‧ 葛羅夫 當選時代週刊1997年度風雲人物可見之。原告於1991年起即開始大量使用據爭「INTELINSIDE&Design」商標於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上，隨後亦使用於服飾及相關之配件。原告以其首創而具有高度識別性之商標設計格式「{word}INSIDE」標示於微處理器等商品，以表彰其高品質、高科技及創新之特質。此外，原告並授權世界各國數以千計之大小電腦製造商使用其商標，如IBM、惠普及戴爾等電腦大廠，包括台灣超過1千家以上之電腦製造商。單就台灣而言，原告於系爭商標申請前（2000年12月）2年，即分別於1998年及1999年投資美金9百萬及1千2百萬於各式包括廣播、平面及網路廣告上。依時代雜誌於1999年（系爭商標申請前）所刊登之一篇文章所載，據爭「INTELINSIDE」商標於中國地區與可口可樂「Coke」及麥當勞「McDonalds」幾居於等高之商標水準及地位。經原告投入鉅額之行銷宣傳費用後，估計已使超過5百億人次之全球消費者目睹過此一商標。高雄市政府亦與原告合作進行新一代網路計算計畫之基礎建設。經由原告上述之努力宣傳下，該商標已獲得高度之知名度及商業上之成就，使消費者一見到此一採取特殊設計格式「{word}INSIDE」之據爭「INTELINSIDE&Design」商標即會聯想到原告。換言之，當消費者接觸到系爭商標時，即會將其誤認為經原告贊助或與原告有所關聯。十餘年來，原告除在中華民國取得據爭「INTELINSIDE&
Design」商標之多類商標專用權外，且據爭「INTELINSIDE&Design」商標亦在世界二百多個國家獲准註冊。據爭「INTELINSIDE&Design」商標經由原告廣泛宣傳促銷，且由於資訊業、電子業之蓬勃發展，原告標示據爭商標之電腦零組件產品，早已為業界之龍頭產品，而為一般消費者所熟知。據1998年據爭「INTELINSIDE&Design」商標於美洲、歐洲、日本、亞洲之知名度調查報告顯示，約80%以上的人知曉據爭「INTELINSIDE&Design」商標，40%以上的人有使用過印有據爭「INTELINSIDE&Design」商標之產品或服務。另，原告於我國亦擁有以「{word}INSIDE」商標格式為基礎之商標群，如「THECOMPUTERINSIDE」（註冊號數第780871號及第876374號）、「INTELINSIDEXEON」（註冊號數第919311號）、「THEJOURNEYINSIDE」（註冊號數第137397號）、「INTELINSIDEPENTIUMIII&Design」（申請號數第00000000號），故該商標格式「{word}INSIDE」已經成為原告之代號，實毋庸置疑。
⒉就系爭商標與據爭商標之外觀而言，查據爭「INTELINSI
DE&Design」、「INTELINSIDE」及「THECOMPUTERINSIDE」等商標之識別性，除來自於「INTEL」及「INSIDE」等外文之外，亦源自於其獨特之商標設計格式「{word}INSIDE」。蓋一般英語並無單獨將一或二個單字置於「INSIDE」一字之前之表達方式，此一不合乎文法的設計格式，正是此一商標獨特之處，復經原告多年來廣泛沿用在一系列不同之商標之上（如上述之「INTELINSIDEPENTIUM
III&Design」、「INTELINSIDEXEON」及「THEJOURN
EYINSIDE」等商標），並投注大量經費之行銷及宣傳之下，更加強其識別之作用。因此，據爭之「INTELINSIDE」等商標，雖在個別商標之外觀設計上並無特別突顯或單獨使用「INSIDE」，但因為原告長期將「{word}INSIDE」此一格式反覆與不同之文字結合，運用於「INTELINSIDE」設計圖、「INTELINSIDE」、「INTELINSIDEXEON」、「INTELINSIDEPENTIUMIII&Design」、「THECOMPUTERINSIDE」及「THEJOURNEYINSIDE」等不同之商標之上並廣為宣傳，透過此一使用之方式，使「INSIDE」一字或整個商標格式「{word}INSIDE」實質上在「INT
ELINSIDE」等商標中，與「INTEL」等字樣有相同之重要性。此可參考原告近日於英國對「DIGITALLINSIDE」商標所提出之異議案，英國專利局基於「INTELINSIDE」之高知名度，且該「DIGITALLINSIDE」採取與「INTELINSIDE」相同之格式「[word]INSIDE」，作成撤銷該商標之決定。另，西班牙商標專利局就原告針對「LOOKINSIDE」及「CARIBEINSIDE」所提之異議案亦做成撤銷該商標之決定。此外，原告前於歐盟對「CINEMASOUNDINSIDE」及「DSMINSIDE」二商標所提出之異議案，歐盟商標局亦作成撤銷該商標之決定，並於其決定書中指出，「INTE
LINSIDE」商標確係著名並具識別性，而「INSIDE」字樣與「INTEL」字樣於「INTELINSIDE」等商標中具有同等重要之地位。
⒊經查詢被告商標資料庫顯示，各類別之商標中含有外文「
POWER」一字之商標者，總計有3,018件之多，其中指定於清潔相關產品者，亦多達171件，其數量不可謂之少。此乃顯示，不論就何種類別之商品而言，外文「POWER」一字早因眾多不同之商標專用權人之共同使用，使其商標識別性所剩無幾。故「POWER」非系爭商標之主要部分，當毫無疑問。相對於此，再檢視上述商標查詢報告單後，發現以外文「INSIDE」一字作為商標之一部分而獲被告核准註冊者，全國僅28件而已（扣除已撤銷或尚在行政爭訟程序中者），且其中指定清潔相關產品者，僅一件。由此可知，「POWER」一字既因缺乏識別性而無法作為識別商品來源之部分，則具有極強之商標識別性之外文「Inside」一字為本案二件商標之主要部分，當毫無疑問。按所謂主要部分，係指商標之中具有識別他我商品之部分而言，而「POWER」一字因欠缺識別力而非系爭商標之主要部分，已如上述。依行政法院相關判例之意旨「商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察有無引起混同誤認之虞以為斷」，系爭商標與據爭商標之主要部分既皆為「INSIDE」一字及「{word}INSIDE」格式，其主要部分完全相同。從而，依主要部分觀察原則較之，二商標之主要部分皆為外文「Inside」及其商標格式「[word]INSIDE」，自屬外觀近似。此亦可徵諸本院歷來判決判例，因二商標之外文部分有一單字相同而被判為近似商標者，原告所見者即多達二十多件。雖商標之審查，通常以個案審查為原則，但對較為雷同之案例，即應尋求其一致性，避免判決之歧異。⒋商標讀音對商標是否構成近似有重要關係，因商標讀音即
指對商標之唱呼而言，其於市場交易，實際使用之際，均以唱呼商標而為對應。故二商標於唱呼時，易生混淆者，應認為構成近似商標。商標審查要點：「凡商標在外觀、讀音或觀念上，有一足以產生混同誤認之虞者，即屬近似商標。」依學者所述，關於外文商標讀音之判斷方法，即多音節之英文其讀音之判斷上，應可考慮其字母之數目、母音及子音之安排順序、音節及其組成，以及其重音之安排模式。較之本案二商標「INTELINSIDE&Design」與「POWERINSIDE&Device」，則其外文部分皆為二英文字所組成，末字皆同為「inside」，首字「INTEL」與「POWER」皆為二音節且重音皆在字首、末音節之發音一為「l」之音、一則為「r」，非常雷同，並非如原處分所言之差別顯然，甚至有致混淆之虞。因此，二商標於交易時連貫唱呼之際，應有致一般消費者生混淆誤認之虞，二者為近似之商標。
⒌原告商標「INTELINSIED&Design」其中之「INTEL」其
概念乃來自英文中，具有「INTEL」等字首之單字，大皆屬智慧或智力之意，如「Intellect」之意為「智力」、「Intellectual」亦為「智力高的」之意；而「POWER」之意為「力」之意，與「INTEL」之觀念上有相雷同之處。故二商標之外文部分其觀念，尚難謂其為毫不相干之意義而不致引起消費者之聯想，應認為近似商標。
⒍復查，系爭商標所指定之商品為衣物、浴廁、廚房用清潔
劑、地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水，顯然與「INTE
LINSIDE&Design」、「INTELINSIDEXEON」及「INTE
LINSIDE」等商標所指定使用於第9類之「電腦、空白或錄有電腦操作系統程式及電腦應用程式之晶片、微處理器」、第14類之「鐘錶、項鍊」、第16類之「活頁夾、美工刀、書籍、筆」、第18類之「旅行袋、背包」、第21類之「馬克杯、水壺」、第25類之「衣服、襪子」、第28類之「模型玩具、踏板車、滑溜車」等各種生活用品雖分屬不同類別，惟今諸如電腦晶片、微處理器等商品技術於各領域之應用相當普遍，於清潔用機具、汽車零件上亦廣為使用。且因現今企業多角化經營之情況甚為普遍，以原告行銷營業範圍之廣大，復於玩具車、貴金屬飾品、服飾、杯
子、背包、書籍、各類文具用品及電信多媒體數位通訊等商品營業上已廣泛使用據爭商標，加之在二者商標如此近似，且「INTELINSIDE&Design」為世界性之知名商標，擁有高度之知名度而廣為消費者所熟知，使消費者易於錯誤地聯想其商品係由原告所認可、贊助或有其他之關聯。故參加人採用據爭商標中最具識別性之文字格式「{word}INSIDE」作為其商標設計，於同一市場領域銷售相關之商品，除使消費者無從辨識其商品或服務來源之不同外，亦顯示其欲藉此攀附原告之商譽而造成消費者混淆之嫌。況商標法於92年11月18日修正施行後，已於第23條第1項第12款，明文保障著名商標免於被淡化其識別性，商品類別之問題於本案已非重點。尤其現今市場交易型態已有大幅之改變，商品賣場有日益擴大且商品多元化之傾向。以家樂福、大潤發、愛買、好市多、特力屋、特力和樂等各大型商場及各大百貨公司購物中心為例，於同一銷售地點之中幾乎包羅所有民生用品，因此即便商品性質不同，一般消費者因商標圖樣近似而生混淆之可能性仍高。
⒎再查，原告先前亦曾因審定號數第821077「CochleaDyna
micCDINSIDEanddesign」、審定號數第725920「DoctorINSIDE與圖」商標皆具相同之「{word}INSIDE」格式，且近似於據爭商標，乃對之提起異議，並分別獲得被告中台異字第888001號撤銷該商標及其聯合商標之審定書及行政法院第1195號判決。另外，原告於89年9月對於與本案同指定電腦服務之審定號數130404號「PASTAINSIDE」服務標章提起異議，亦獲得被告撤銷該審定服務標章之審定書。上述三案皆經被告與本院，以前揭商標（標章）採取與據爭商標相同之「{word}INSIDE」格式，而認定其與原告之著名商標「INTELINSIDE&Design」等近似，乃將上述審定商標（標章）及其聯合商標一併撤銷。本案既屬相同之情形，被告毫無正當理由竟採取完全相反之處分，實已違反行政法之平等原則及恣意禁止原則。
⒏原告多年來除了在商品研發及商品品質的改良上投注了大
量的心力與金錢，對於作為表彰其商譽及商品優良品質之據爭「INTELINSIDE&Design」等商標，亦投注了鉅額之行銷及廣告宣傳之費用，始建立起其商標在台灣及全世界之知名度。商標法第1條明文訂定：「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制訂本法。」按據爭「INTELINSIDE&Design」等商標係原告用於表徵商品及服務品質之優良所創用之標章，亦為原告花費鉅資塑造保護之識別象徵。參加人以系爭商標申請註冊，此舉顯係企圖藉此攀附原告優良之商譽，使消費者誤認其商品係來自原告，或經其授權認可、贊助、背書或有其他之關聯，因而具備優良之品質保證。此不僅損及原告辛苦建立起之商譽，其結果更將使消費者對於相關產品產生誤信誤認，實有違商標法第23條第1項第12款之規定。
又因據爭商標「INTELINSIDE&Design」係原告首創，採取獨特且具創意之商標設計格式「{word}INSIDE」，亦因大量使用及大量廣告而具極強之顯著性，倘允許與其構成近似之系爭商標註冊，除有損消費者利益外，亦將會沖淡原告著名商標之顯著性，則原告多年來保護商標之努力，將付諸於流水，影響原告之權益甚鉅。
⒐原處分及訴願決定違反前揭商標法第37條第7款及第12款
，該等違法事由亦同構成現行商標法之第23條第1項第12款及第13款之違反，是無論依新法或舊法，原處分及訴願決定均因違法而應予撤銷。就商標識別性之強弱而言，「INTELINSIDE」商標最早係由原告於80年起於世界各地同步使用，並於81年1月16日於我國獲得註冊，在此之前無論在何種商品之類別，全中華民國境內沒有任何一件註冊商標採用「INSIDE」一字或「{word}INSIDE」作為其商標設計之一部分。由此一情形可知，「INTELINSIDE」商標之設計不但不合文法，甚至在先天上也是獨創一格、獨一無二的，被告稱INTELINSIDE商標之識別性係在INTEL一字，INSIDE一字為非常普通之字眼，不具有識別性，這是非常大的誤解。蓋「INSIDE」一字雖係日常生活中常用之字彙，但將其使用於商標之中則屬創舉，事實上商標識別性本就源自於獨創性，愈是獨創之商標，愈具有識別之作用，故無論是據爭商標「INTELINSIDE」本身，或「INSIDE」一字或「{word}INSIDE」格式，在先天設計上之高度識別性實毋庸置疑。
⒑另外，「INTELINSIDE」商標於81年於中華民國獲得註冊
，且經多年悉心經營下而成為著名商標。然而愈是具有高度識別性之著名商標，愈容易成為他人搭便車及攀附之對象。故自「INTELINSIDE」商標註冊7年後之88年起，即開始有第1件攀附原告獨特商標格式「{word}INSIDE」之註冊第855638號「LIGHTCLEANINSIDE」商標申請註冊（該商標已於90年11月1日公告撤銷），嗣後並陸續即開始引起他人群起仿效，至今已有36件商標攀附原告「{word}INSIDE」商標格式申請註冊（其中20件已撤銷，其餘則尚在行政救濟程序中或準備進行行政救濟）。從而，由此發展脈絡可證明原告之「{word}INSIDE」商標格式於數年間引起他人群起仿效，實係因其具有之高度識別性及知名度所致。被告一再指稱INSIDE一字為非常普通之字眼，不具有識別性，卻從未考量或舉證證明市場中是否有其他人實際使用含有「INSIDE」字樣或「{word}INSIDE」商標格式之商標。實則商標識別性之高低最終是決定於市場，亦即消費者心中，而非決定於文字本身抽象之意義或被告之商標資料庫中。無論「INSIDE」一字字面之意義有多平凡或被告之商標資料庫中有多少筆陸續註冊含有「INSIDE」字樣或「{word}INSIDE」格式之商標，該字樣及格式透過原告實際在市場中之大量使用，已深植於消費者之心中，而取得壓倒性之識別作用，此一事實豈能以被告之「非常普通之字眼，不具有識別性」一語而帶過。
⒒原告以「{word}INSIDE」商標格式為基礎於我國註冊之商
標群，計有8種（「INTELINSIDE」、「INTELINSIDE設計圖」、「THECOMPUTERINSIDE」、「THEJOURNEYINSIDE」、「INTELINSIDEXEON」、「INTELINSIDECENTRINO」、「INTELINSIDECENTRINO設計圖」、「INTELINSIDEPENTIUMII」），共22件註冊案，此一系列之註冊商標更進一步強化了「{word}INSIDE」商標格式之識別性，在消費者之印象中形成原告一系列相同「{word}INSIDE」格式商標之印象。當消費者接觸到其他人採用相同「{word}INSIDE」格式之商標時，即非常容易誤認為係原告之一系列商標。混淆誤認之虞審查基準亦指出，商標的近似除了外觀、觀念及讀音的近似外，尚包括在類型上的近似，尤其是主張先權利的一方，已經註冊或使用多數個相同類型的商標，而形成一種系列商品的形象時，則類型的近似也將成為商標近似應考量的重要因素之一。另外，混淆誤認之虞審查基準亦指出，識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。原告之「INTELINSIDE」商標及其格式「{word}INSIDE」具有高度之識別性已如上述，且經採用於一系列之相同格式之商標群，他人採用相同之格式即足以相關消費者混淆誤認。然被告及原訴願決定機關於比對二造商標圖樣是否近似時，從未將二者識別性之極端差距納入考量。
⒓就先權利人多角化經營之情形而言，原告一系列之「
{word}INSIDE」格式之商標，計有8種商標，23件註冊案，並橫跨第9、14、16、18、21、25、28、38、41等共9種商品類別，範圍非常廣泛，包括了電腦相關商品、鐘錶、項鍊，活頁夾、美工刀、書籍、筆等文具，旅行袋、背包、馬克杯、水壺等日常生活用品，衣服、襪子等服飾類商品及各式玩具商品。實際使用上，原告已將該系列商標使用於襯衫、外套、吊繩、POLO衫、T-Shirt、帽子、文件套、杯子、手提包、午餐盒、筆記本、鑰匙圈、電腦包、筆筒、計算機、識別夾、筆、背包、腰包、保溫瓶、手錶、玩偶、電腦相關服務及電信多媒體數位通訊等服務，以2000及2001年為例，原告於全球各地上述商品之銷售額，已達新台幣7千萬及5千2百50萬元，其中大多數來自於標示有「INTELINSIDE」商標之商品（參網址http://theintelstore.com）。混淆誤認之虞審查基準指出，先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品/服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品/服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。據爭「INTELINSIDE」商標既如上述廣泛使用於各種不同類別之商品，多角化經營之情形明顯。
因此，更增加消費者混淆誤認之可能性。
⒔就相關消費者對各商標熟悉之程度而言，混淆誤認之虞審
查基準中指出，相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護，據爭之「INTELINSIDE」商標如前述為世界知名之商標，且80%以上的人知曉據爭商標，40%以上的人實際使用過標示有據爭商標之產品或服務，消費者對於原告之「INTELINSIDE」甚為熟悉，相較於系爭之「POWERINSIDE」商標並無任何知名度，顯然「INTELINSIDE」應受較大之保護。就其他混淆誤認之因素而言，原告之主力產品為電腦微處理器，並在每一部採用其電腦微處理器之電腦外部明顯處皆標示有「INTELINSIDE」商標。再加上其全球市場佔有率包括台灣市場在內，高達8成以上，全世界每5台電腦中就有4台採用原告之微處理器。而台灣為電腦王國，電腦之普及率極高，且幾乎所有電腦使用者皆認識原告之「INTELINSIDE」商標。而系爭商標所指定使用之商品僅為一般日常生活用品，包括認識「INTELINSIDE」商標之電腦使用者，所有人都是潛在的消費者。故在商標之實際使用上，當認識「INTELINSIDE」商標之電腦使用者於購買標示有「POWERINSIDE」商標之清潔劑或亮光臘時，即非常可能誤認該商品與原告之關聯性。
⒕縱認原處分及訴願決定於決定作成時，依前揭商標法並無
違誤（舊法無新商標法第23條第1項第12款所增設有關著名商標淡化或減損之保護規定），惟在原告提起訴願後、原訴願決定作成前，新商標法早已公布並新增有關著名商標淡化或減損之保護規定（新商標法92年5月28日公布，其第94條明定自公布日起6個月後施行），且原告亦已於92年7月28日訴願理由書主張倘允許系爭商標註冊，將會沖淡原告著名商標之顯著性，惟訴願決定仍全然未衡酌或適用新法之相關規定。
⒖查訴願程序具有行政程序之性質，而訴願決定亦屬一種行
政處分，故訴願機關於判斷系爭處分時，原則上應以訴願決定時之法律及事實狀態為準。且訴願機關為實體審查時，對於系爭處分之合法性及合目的性，得為完全之審查，俾確保行政處分之合法性與適當性。於行政訴訟程序而言，此部分容有不同之學說及實務見解，惟大體上係區分行政處分及行政訴訟之類型以觀。在具有雙重效力之行政處分，如由因該處分而遭受不利益負擔之第3人提出爭訟時（如本件情形），則與課予義務之訴的情形相同，係以最後言詞辯論時為準。在具有繼續性效力之行政處分（如授予參加人系爭商標權利之處分），其處分雖一次被發布，但其效力則繼續存在，原則上應以最後言詞辯論時決定之。如依實體從舊，程序從新原則，本件似應依前揭商標法判斷原處分及訴願決定是否違法。惟查，實體從舊，程序從新原則之立論乃源於保護人民權益及法安定性之考量，因此除法律有特別規定外，原則上新法不具有溯及之效力。然而無論自行政救濟目的或人民權利保障言，訴願機關或行政法院於適用法規時，應非可一律適用實體從舊，程序從新原則，而仍應從保護人民權益之觀點，適當修正實體從舊，程序從新原則之適用。因此無論學說或實務均認實體從舊，程序從新原則並非一毫無例外之鐵律。例如在本件情形，被告授予參加人商標權，此對參加人言固屬授益處分，對原告言則屬不利，則在此種具有第3人效力且具有持續性效力之行政處分，其違法判斷之基準時即應作不同之考量。質言之，原授益處分之相對人（本件參加人）雖因處分之作成而受有利益，惟於行政救濟之法定期間內，因該授益處分受有不利益之第3人即原告已依法提起訴願及訴訟，原授益處分可能因第3人提行政爭訟而遭撤銷之情況，應為授益人（參加人）可得預見，從而授益人之信賴程度甚低，應不適用行政程序法有關信賴保護之規定。此際，如由第3人即原告循行政爭訟程序主張加以撤銷，訴願機關或行政法院於適用法規時均得適用新商標法以判斷原處分是否違法。
⒗被告或謂本件訴願決定乃作成於新商標法施行前，因此並
無適用新法之餘地。惟查，訴願決定何時作成，在我國行政救濟實務上，實取決於訴願機關之審理情形，由於本件訴願程序乃處於新法公布後、施行前之過渡期間，是倘本件訴願決定乃作成於當時不久後之新法施行日後，依上開邏輯似即應審酌並適用新商標法有關著名商標淡化或減損之保護規定，此種僅因訴願決定作成時點所致之新舊法適用差異，其所生之不利益，參酌訴願法第81條但書不利益變更禁止原則之法理，顯不應歸為原告負擔。究其實，為維持法秩序之衡平（避免因訴願決定時點之差異而作成不同之處置），並充分保障訴願人之權益，原訴願決定顯應考量商標權之授予屬持續性效力處分之本質而適用新法規定。是原訴願決定罔顧新法規定，而逕予維持不合新法規定之原處分，顯已對原告及公益皆產生危害，洵有違誤。商標法第23條第12款後段為92年修法所新增之規定，依其修正說明「係在防止與著名商標產生混淆誤認外，並應避免對著名商標之減損（Dilution）產生」，為「淡化理論（DilutionDoctrine）」之明文，因其尚屬新引進之理論，於具體案例中應如何適用，及其適用之範圍界線如何，我國商標實務上尚無經驗，學說上亦乏詳盡之說明。
⒘「淡化理論（DilutionDoctrine）」之立法，在國外已
有行之多年之立法例，故已累積相當之學說及判例，頗值參考。以美國為例，於1996年施行之「美國1995年聯邦減弱法案」（FederalTrademarkDilutionActof1995）施行至今已近十年，故其國內之學說及判決判例，有相當之參考價值。傳統學理上，淡化理論係在擴大著名商標之保護範圍。亦即商標近似之程度雖不至於造成混淆誤認之虞者，但若因其使用或註冊將會淡化或減損著名商標之識別性或信譽，則雖所指定使用之商品或服務並非相同或類似，亦構成商標之侵害或應禁止其註冊。惟淡化理論是否可適用於二件商標所指定之商品或服務為類似（或為競爭性商品）之情形，美國學說及實務上爭議不休。但實務上自1993年美國第二巡迴法院的一項判決已終止了此一爭議，認定美國紐約州的反淡化法可適用於競爭性商品之情形。因此在美國法院實務上，當二件商標所指定之商品或服務為類似（或為競爭性商品），但二件商標是否近似則因其字樣或格式之不同而存在爭議時，仍可適用淡化理論。⒙由於原告已將據爭「INTELINSIDE」等商標廣泛使用於襯
衫、外套、吊繩、POLO衫、T-Shirt、帽子、文件套、杯
子、手提包、午餐盒、筆記本、鑰匙圈、電腦包、筆筒、計算機、識別夾、筆、背包、腰包、保溫瓶、手錶、玩偶、電腦相關服務及電信多媒體數位通訊等商品或服務上，其多角化經營之努力已使其商品範圍分布於不同之領域及類別之中，從而模糊了商品類別之間之界線。且如前述幾乎所有電腦使用者皆認識原告之「INTELINSIDE」商標。
而系爭商標所指定使用之商品僅為一般日常生活用品，包括認識「INTELINSIDE」商標之電腦使用者，所有人都是潛在的消費者，故二件商標所指定使用之商品仍為類似或屬競爭性商品，而系爭商標採取與原告「INTELINSIDE」等商標相同且具高度識別性之「{word}INSIDE」格式，二者商標顯屬美國法院實務所認「當二件商標所指定之商品或服務為類似（或為競爭性商品），但二件商標是否近似則因其字樣（wording）或格式（format）之不同而存在爭議時」，仍可適用淡化理論之情形。故應適用商標法第23條第12款，不許系爭商標之註冊。退步言之，縱認定二者所指定使用之商品並非類似，但因系爭商標採取與據爭商標相同且具高度識別性之「{word}INSIDE」格式，而如前述應屬近似商標。縱因商品非類似而認為無混淆誤認之虞，惟依淡化理論，此一情形已足以減損「INTELINSIDE」等商標之識別性，而有現行商標法第23條第1項第12款有關減損著名商標或標章識別性之情形，而不應准予註冊。
㈡被告主張之理由：
⒈查系爭商標圖樣係由墨色印刷體大寫外文「POWER」及反
白小寫書寫體外文「inside」左右並列銜接所組構成，而原告據爭之「INTELINSIDE」、「INTELINSIDE&device」、「INTELINSIDEXEON」等商標圖樣則由粗線條圈勾之外文「intelinside」設計圖或單純之外文「INTELINSIDE」、「INTELINSIDEXEON」所構成，其構圖具整體性，並無突顯「inside」或有單獨使用之事實，於外觀構圖意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intelinside」設計圖或「INTELINSIDE」、「INTELINSIDEXEON」為準，當難析離單獨以外文「inside」進行比較，從而二者雖均有外文「INSIDE」部分，惟二造標章圖樣設計意匠各異，予人之寓目印象亦相去甚遠，非屬構成近似之商標。
⒉其次，系爭商標係指定使用於衣物、浴廁、廚房用清潔劑
、地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水等商品，與據爭「INTELINSIDE」、「INTELINSIDE&device」、「INTELINSIDEXEON」等商標知名於電腦微處理機及其他先進積體電路裝置等商品相較，二者商品之用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群相去甚遠，市場相區隔無生不正競爭之虞，難謂有引致相關商品購買人對系爭商標所表彰之商品來源有與原告相聯想而混淆誤認之虞。應無相同或近似於他人之著名商標或標章，而有致公眾混淆誤認之虞，自無首揭條款規定之適用。至原告另舉中台異字第880081、891269號商標異議審定書等案件置辯乙節，核其商標圖樣不同、案情有別，自難比附援引執為本件商標應否准註冊之論據。
⒊原告就有INSIDE文字商標所提出的異議案，已有多件判決
。依本院91年度訴字第4521號及92年度訴字第283號判決中，表示原告商標並沒有凸顯INSIDE或單獨使用該字，此部分不能就INSIDE分割單獨比對。且INSIDE並非新創的文字，識別力不如INTEL強勢。本件於新法施行前已經為異議審定，應適用當時的舊商標法。縱使須考量新法，也沒有淡化的問題，因為考慮淡化須相同或近似於他人著名的商標，而本案並非近似商標。依據立法例，保護著名商標為商標法的例外，而關於淡化、減損更為例外的例外，適用時須嚴謹。須與識別性高、著名性強的商標非常相近甚至於相同，存在於不相衝突商品的領域之下，才有淡化或減損的適用。本案兩商標不近似，且據爭商標識別性較強的部分為INTEL部分，並非INSIDE部分，無法適用現行商標法第23條第12款後段。
⒋依照92年12月第2次最高行政法院會議決議，撤銷訴訟法
律基準判斷是以原處分的時間為準，本件沒有現行商標法第23條第1項第12款的適用，也沒有現行混淆誤認審查基準的適用，應適用舊商標法。依照舊法第37條第7款的規定，原則依照施行細則第15條規定，須有近似、會造成公眾混淆誤認。而本件二商標構圖意匠不相同，消費者不會混同誤認，所適用的商品用途與行銷管道也都不同，並沒有修正前第37條第7款適用。
理由
一、本件係於92年4月29日商標法修正施行前，已依修正前商標法規定提出異議，並經異議審定之案件，尚無現行商標法第90條所規定，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊之適用；又系爭案之異議經被告依當時商標法施行細則第40條第1款規定，適用異議審定時之規定，為系爭商標異議不成立之處分，並經訴願決定維持，關於原處分及訴願決定是否合法，自應適用異議審定時之規定。本件原告提起訴願後、原訴願決定作成前，新商標法雖已公布並新增有關著名商標淡化或減損之保護規定，並自92年11月28日施行，惟判斷原處分及訴願決定是否合法，仍應以作成異議審定時所適用之商標法為依據，故尚無新修正商標法之適用。原告主張其循行政爭訟程序主張撤銷被告對參加人之授益處分，訴願機關或行政法院於適用法規時均得適用新商標法以判斷原處分是否違法一節，尚非可採。
二、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第37條第7款所明定。惟其適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而衡酌商標圖樣是否近似，應以具有普通知識、經驗之一般消費者於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第15條第1項復定有明文。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，始為近似之商標。所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字形、設色等近似，有產生混同誤認之虞者；商標之讀音有無混同誤認之虞，應以連貫唱呼為標準；觀念近似則指商標圖樣之實質意義有產生混同誤認之虞者。故衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之商品購買人，施以普通之注意，就二商標之文字、圖形或記號，異時異地隔離及通體觀察判斷之。
三、系爭商標係由墨色印刷體大寫外文「POWER」及反白小寫書寫體外文「inside」由左而右並列銜接所構成。而據爭96951號之「INTELINSIDE」商標係由單純「INTELINSIDE」外文印刷體大寫所構成；據爭第96950號、「INTELINSIDE&DEVICE」商標係由粗線條圈勾之外文「intelinside」設計圖組成；據爭第919311號「INTELINSIDEXEON」則係由單純「INTELINSIDEXEON」外文所組成。依上述據爭商標所顯示「inside」或「INSIDE」外文均係與「INTEL」或「intel」共同使用，其構圖具整體性，並無突顯「inside」或有單獨使用之事實。因此，於外觀、構圖、意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intelinside」設計圖或「INTELINSIDE」、「ITELINSIDEXEON」為準，尚難將其中之外文「inside」分離後單獨與系爭商標進行比較。原告主張，系爭商標與據爭商標之主要部分既皆為「INSIDE」一字及「{word}INSIDE」格式，其主要部分完全相同，自屬外觀近似一節，並非可採。又原告雖主張據爭商標之「INTELINSIDE」已成為著名商標等等。但查，據爭商標既未將「inside」分離後單獨使用，自仍應將「INTELINSIDE」整體與系爭商標作比較，尚不因「INTELINSIDE」為著名商標即將「INSIDE」單獨分離以與系爭商標比較其間是否近似。因此，依系爭商標墨色印刷體大寫外文「POWER」及反白小寫書寫體外文「inside」與據爭商標相較，二者雖均有外文「INSIDE」部分，惟尚有字首「POWER」與據爭商標重要之「INTEL」之區別，於異時異地隔離通體觀察，或文字連貫唱呼之際，尚無致相關商品購買人誤為關聯系列商品而發生混同誤認之虞，且「POWER」與「INTEL」之觀念亦有不同。從而系爭商標與據爭商標應尚非屬近似之商標。原告主張系爭商標與據爭商標於外觀、讀音、觀念近似或雷同部分，非屬可採。又本件係以據爭之上述三商標與據爭商標作比較，與原告於我國所擁有以「{word}INSIDE」商標格式為基礎之商標群無涉。另原告所指被告中台異字第888001號等其他另案商標經撤銷案件，或於其他國家或地區對「DIGITALLINSIDE」、「LOOKINSIDE」、「CARIBEINSIDE」、「CINEMASOUNDINSIDE」以及「DSMINSIDE」等商標所提出之異議案，業經准予撤銷該等商標部分。經核其等商標圖樣與本件不同，案情有別，且屬另案是否妥適或他國商標法制差異與審查基準不同之問題，基於商標審查個案拘束原則，自難比附援引，亦不能指被告違反行政法之平等原則及恣意禁止原則。
四、依上所述，系爭商標與據爭商標既非近似，且系爭商標異議審定時商標法第37條第7款之適用應以兩商標圖樣構成相同或近似為前提要件。則系爭商標之註冊自無前揭商標法第37條第7款之規定。況系爭商標係指定使用於衣物、浴廁、廚房用清潔劑、地板、汽車及器具用亮光蠟、粉、水等商品，與據爭「INTELINSIDE」、「INTELINSIDE&device」、「INTELINSIDEXEON」等商標知名於電腦微處理機及其他先進積體電路裝置等商品相較，二者商品之用途、功能、產製者、行銷管道及消費族群相去甚遠，市場相區隔無生不正競爭之虞，難謂有引致相關商品購買人對系爭商標所表彰之商品來源有與原告相聯想而混淆誤認之虞，亦經被告陳述甚明，核無不合。原告主張在商標之實際使用上，當認識「INTELINSIDE」商標之電腦使用者於購買標示有「POWERINSIDE」商標之清潔劑或亮光臘時，即非常可能誤認該商品與原告之關聯性云云，並非可採。又本件原告係依異議時商標法第37條第7款規定申請異議，與同法條第12款之規定是否違反無涉，關於同法條第12款部分，原告於本件所為之主張與判斷爭點不生影響，爰不予論究。從而被告為異議不成立之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年3月3日
第一庭審判長法官姜素娥
法官吳東都法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年3月4日
書記官王英傑