裁判字號：最高行政法院90年判字第2511號判決
裁判日期：民國90年12月21日
裁判案由：新型專利舉發
最高行政法院判決九十年度判字第二五一一號
原告甲○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服行政院中華民國八十八年十一月二十四日台八十八訴字第四二九五六號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣關係人 黃鎮岳 於民國八十六年六月二十七日以其「主機面板間接開關之改良」，向被告經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），於公告期滿審查確定後，發給新型第一三一九五九號專利證書。嗣原告以系爭案申請前已有相同構造公開於刊物，有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定云云，檢具西元一九九五年三月十四日發行之「PCMAGAZINE」雜誌（以下稱引證一）及西元一九九六年十二月發行之「C'T」雜誌（以下稱引證二），對之提出舉發。案經被告審查，為舉發不成立之審定，發給八十七年十二月三日台專（判）○五○一六字第一四三三一八號專利舉發審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
甲、原告起訴意旨略謂：
一、按專利法第九十七條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作改良。」尋繹法意可知，若該物品之結構或設置係非創作或改良者，自不應准予新型專利。另按同法第九十八條第一項第一款、第二項分別規定：「凡可供產業上利用，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者，所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依法申請取得新型專利。」
二、系爭案之專利範圍第一項之一缺口、一穿孔為習知技術，是一不當之專利範圍，但被告非但未依職權再次審核該專利範圍，並要求關係人修改申請專利範圍，而以無內部結構說明，無法證明具有系爭案構造特徵及功效之偏差理由加以核駁舉發案，實難令人心服。另觀之引證一、二，確實為一缺口、一穿孔，與系爭案之一缺口、一穿孔完全相同，被告亦認同之。引證一、二已有明確之揭露，並在該系爭案申請日之前公開於公信力之刊物，該一缺口、一穿孔只是一種必須之設置亦無技術與結構可言；再觀系爭案之專利舉發答辯理由書之第三頁最後一段（２），亦見關係人自述：任何人皆知每一部電腦面板上皆具有至少一缺口及一穿孔。由上述可知，電腦面板上之一缺口、一穿孔確為一種習知與必然之設置，實不應列入專利範圍，理應刪除不當之專利訴求。事實上，就專利法之立法精神而言，只要是已公開或是習用之技術，即不得做為專利特徵之一部分，若有誤准，亦應予撤銷或函知修正，其最主要原因，乃在於其喪失新穎性。
三、再訴願決定書中謂：「缺口及穿孔構件，係為本案申請專利範圍之部分構件，該構件必須與壓縮元件、彈性元件組成空間結構，始達本案創作目的及功效，係屬本案實施必要構件，依專利法施行細則第十六條第二項規定，應載於申請專利範圍不能刪除。」依該條規定雖應載於申請專利範圍，但不得做為特徵部分，否則不但違反專利法第九十八條之規定，且徒增無謂困擾。蓋以系爭案而言，若系爭案專利範圍中之缺口及穿孔等構件，在其之前已有人申請並取得專利，系爭案中之缺口及穿孔構件即不應給予專利，必須予以刪除，倘其為組成所不可缺之結構，則該部分不得為專利特徵部分，始符合專利法第九十七條之立法精神。
四、鈞院七十二年度判字第一○○九號判決意旨，亦明確指出申請前已見於刊物，即喪失其新穎性。系爭案專利範圍中之「一缺口」及「一穿孔」，其結構用途屬一般習用者，而其壓縮元件及彈性元件亦為簡單之機械常識，難謂具新穎性，再訴願決定機關不察，反以其必須與壓縮元件、彈性元件等組成方克達成之理由，認系爭案具有新穎性，實難令原告信服。
五、綜上所述，原處分及一再訴願決定，實屬違誤，請併予撤銷等語。
乙、被告答辯意旨略謂︰
一、原告主張引證一、引證二已揭露系爭案申請專利範圍第一項之缺口、穿孔等構件，該部分應從申請專利範圍中刪除云云。惟申請專利範圍應整體考量，不能以其部分構件據以主張權利範圍，引證一、二雖揭示缺口、穿孔構件，然此僅係系爭專利申請專利範圍部分構件，且該構件必須與壓縮元件、彈性元件等組成空間結構，始能達成系爭專利創作目的及功效，應屬系爭專利實施必要構件，依專利法施行細則第十六條第二項應載於申請專利範圍中，不能刪除，否則將更擴大其專利範圍。又原告所提證據既未揭露與系爭專利所述相同之整體空間型態，則系爭專利申請專利範圍雖述及某一習用構件，亦尚難遽謂其申請專利範圍所在之整體空間型態於申請前已見公開。又鈞院七十八年度判字第一○八一號判決對類此案件，已有明確認定，原告之主張應不足採。
二、綜上所述，原告之訴顯無理由，請求駁回之等語。理由
一、按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。又核准專利之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定，應撤銷其新型專利權者，依同法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，得附具證據向專利專責機關舉發；從而有無應撤銷新型專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供查。
二、本件關係人於八十六年六月二十七日以其「主機面板間接開關之改良」，向被告申請新型專利，經被告編號審查，准予專利，於公告期滿審查確定後，發給新型專利證書。嗣原告以系爭案申請前已有相同構造公開於刊物，有違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定云云，檢具引證一、引證二，對之提出舉發。案經被告審查，為舉發不成立之審定，原告不服，循序提起行政訴訟，以如事實欄所示各節據為爭執，經查：
（一）觀之原處分卷內所附引證一第一一三頁揭示COMPAQ公司刊登之電腦廣告，該電腦面板上僅見一缺口與一穿孔，無內部結構說明，無法證明具有系爭案構造特徵及功效。另引證二第七十六頁及第一○四頁揭示Olivetti公司刊登之電腦廣告，其電腦面板上亦僅見一缺口與一穿孔，無內部結構說明，無法證明具有系爭案構造特徵及功效。又原告所提證據既未揭露與系爭專利所述相同之整體空間型態，則系爭專利申請專利範圍雖述及某一習用構件，亦尚難遽謂其申請專利範圍所在之整體空間型態於申請前已見公開，是引證一、二無法證明系爭案不具新穎性、創作性。
（二）依系爭案之專利公報所載，系爭案可令磁碟機容置於主機板內面而存取磁碟片，適應各種型式磁碟機，其相容性與人性化功效，具進步性。又系爭案間接開關係藉按壓桿體，經彈性元件後之板片抵壓磁碟機之凸體，板片面積越大，即可含蓋多數機種之凸體按鍵，並非一定需可位移之結構才能達成，系爭案具增進功效，是系爭案無違專利法第九十七條、第九十八條第一項第一款及第二項規定。
（三）原告主張引證一、引證二已揭露系爭案申請專利範圍第一項之缺口、穿孔等構件，該部分應從申請專利範圍中刪除云云，查引證一、引證二雖揭示缺口、穿孔構件，然此僅系爭案申請專利範圍之部分構件，該構件必須與壓縮元件、彈性元件等組成空間結構，始達系爭案創作目的及功效，係屬系爭案實施必要構件，依專利法施行細則第十六條第二項規定，應載於申請專利範圍，不能刪除，否則將擴大其申請專利範圍，是原告之主張，核不足採。
（四）本件經經濟部送請財團法人工業技術研究院電腦與通訊工業研究所鑑定，其結果與前述相同，此有該所八十八年三月十五日（八八）工研通審字第○○○二–○二二號函附意見書附於原處分卷可憑，前開鑑定人之鑑定，客觀公正，應可採憑，益見系爭案並無違反專利法第九十七條至第九十九條規定情事。
三、綜上所述，本件原處分核無違誤，一再訴願決定遞予維持，並無不合。原告起訴意旨，聲明求予撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年十二月二十一日
最高行政法院第四庭
審判長法官葉振權
法官黃璽君法官吳錦龍法官劉鑫楨法官吳明鴻右正本證明與原本無異
法院書記官阮桂芬中華民國九十年十二月二十一日