裁判字號：臺灣雲林地方法院93年智字第3號民事判決
裁判日期：民國94年11月10日
裁判案由：違反專利
臺灣雲林地方法院民事判決93年度智字第3號原告德保有限公司法定代理人甲○○被告尚懋興業股份有限公司兼上一人之 李水利 法定代理人共同 陳中堅 律師訴訟代理人上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十四年十月二十七日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：其係新型第一○六二七三號「隔熱浪板結構改良」之專利權人。被告李水利為被告尚懋興業股份有限公司負責人，其等未經原告同意，即擅自生產侵害原告前述專利權之隔熱浪板產品，爰依專利法、民法侵權行為等規定提起本訴。並聲明：（一）被告應連帶給付原告新台幣（下同）一百五十一萬五千元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；（二）願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：原告於八十二年六月二十九日提出專利申請案時稱「本創作乃係指一種將00000000號防滲隔熱浪板之結構加以改良，而00000000係於浪板一側高起緣內側設一導水凹槽，使水由此導引槽流走，不會滲入內層」。可證當浪板僅設有一側導水凹槽時，為原告已明示放棄之權利，依禁反言原則，不得再主張均等論侵害等語，資為抗辯。並聲明：（一）原告之訴及假執行之聲請均駁回；（二）如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、原告主張其為新型第一○六二七三號「隔熱浪板結構改良」之專利權人，業據其提出專利證書、專利公報為證，並為被告所不爭執，自屬真實。
四、按要確定是否侵害專利權，首先應確定申請專利範圍，並解析被控侵權物品之構成元件。其次，將申請專利範圍與被控侵權物品之構成元件逐一比對。倘若被控侵權物品具有申請專利範圍之所有元件，則構成文義侵害，此時進一步以逆均等理論檢驗之，若被控侵權物品係以實質上不同的方法表現出同一或類似機能者，仍不構成專利侵害；反之，若被控侵權物品欠缺任何申請專利範圍之任一必要元件時，即不構成文義侵害，此時專利權人可主張均等理論下之侵權，但必須進一步探討被控侵權物品所欠缺而用以替代之元件是否與該專利元件具有均等效果，亦即該替代元件是否以實質上同一方法表現出實質上同一之功能，並獲致實質上同一之結果，如確是如此，則構成均等侵害。此時，除非有阻卻均等理論適用之事由，例如先前技術之限制、申請過程禁反言等，否則專利權侵害之判斷乃告成立。本件經本院送請國立台灣科技大學鑑定，認為被控侵權浪板成品構成文義侵害（見卷宗②第一至十二頁）；被告自行委請財團法人金屬工業研究發展中心鑑定結果，則認為不構成文義侵害，且因有申請過程禁反言之適用，而得同時阻卻均等論侵害；相同案件本院另案委請國立台灣科技大學鑑定，雖認為苗佳企業有限公司之隔熱浪板構成文義侵害，但又認定甲組隔熱浪板搭接部能產生扣接效果，乙組隔熱浪板實質結構與甲組相同，小片浪板搭接於大片浪板之上時，雖能產生扣接效果，但大片浪板搭接於小片浪板之上時，則無法產生扣接效果（見卷宗①第一二四頁原告所提鑑定報告書）；另案台灣南投地方法院則採用國立中央大學之鑑定意見，而認為不構成專利侵害（究係不構成文義侵害亦或均等論侵害，則未見說明。見卷宗②第五一頁被告所提判決書）。準此，本件原告與全國浪板製造廠間有多起專利侵害訴訟，且鑑定結果及理由亦大相逕庭。
本件經進行爭點協議後，兩造同意將爭點限縮在有無申請過程禁反言原則之適用，而得阻卻均等論侵害（見卷宗②第四七頁）？對此爭點，本院判斷如下：
（一）所謂申請過程禁反言原則，係指專利權人於申請專利過程中，為避免受理機關之駁回，而對專利申請範圍作出修正或限制時，嗣後於專利侵害訴訟中，即不得再將專利範圍擴張至先前已排除之範圍或任何均等物上，亦不能刪除先前對專利範圍所作之限制。本件原告所有系爭新型專利於八十三年九月一日公告，申請專利範圍為「‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體‧‧」，嗣於八十九年五月一日更正公告，申請專利範圍限縮為「‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體‧‧」，有專利公報、說明書及圖式或圖說更正公告在卷可稽（見卷宗①第十至十八頁）。
（二）本院認定原告係為規避先前技術而對系爭新型專利之範圍為上述之更正。理由如下：
1、就系爭新型專利申請、更正之歷史文件而言：⑴系爭新型專利於八十三年七月二十八日經審定准予專利權
，其範圍為「‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體‧‧」。八十五年十一月二十八日經第三人奇遠實業有限公司提出舉發，智慧財產局以前述專利範圍進行審查後，於八十八年四月十七日以系爭新型專利不具新穎性、進步性而為撤銷專利之處分（但未確定）。於系爭新型專利經人舉發後，原告於八十六年五月十五日提出說明書、圖式及申請專利範圍更正本，經多次行政訴訟後，智慧財產局於八十九年三月三十一日准予更正，同年五月一日公告，更正後之專利範圍為「‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體‧‧」。嗣智慧財產局以更正後之專利範圍為基準，於九十一年五月二十七日為奇遠實業有限公司舉發不成立之處分。此有智慧財產局舉發審定書附卷為憑（見卷宗①第八四至八七頁）。
⑵智慧財產局以系爭新型專利更正前之專利範圍為基準，審
查後認定該專利範圍與八十二年九月十一日公告之第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」專利中之烤漆金屬板、凸槽、兩側設有導槽及金屬板、一側凸槽、內端或金屬板之前後端內面係設置為搭接面等專利範圍，在構造及技術手段上實質相同（見卷宗①第八四頁專利舉發審定書理由欄第五點）；又與八十年九月一日公告之第00000000追加「防滲隔熱浪板之結構追加」專利中之浪板高起緣、兩側設有導水凹槽、浪板左端設搭接部之預留空間及浪板高起緣、兩側設有導水凹槽，浪板前端設搭接部之預留空間等專利範圍，在構造及技術手段上實質相同（見卷宗①第八四頁專利舉發審定書理由欄第六點）。嗣以更正後之專利範圍為審查基準，則認為第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」專利因「未見搭接部頂緣分別設有圓弧凹槽所形成之扣接結構」，故結構上與更正後之系爭新型專利並不相同（見卷宗①第八六頁專利舉發不成立審定書理由欄第四點）；又第00000000追加「防滲隔熱浪板之結構追加」專利因「無圓弧凹槽之設計」，故與更正後之系爭新型專利在構造特徵、功效有所不同等理由（見卷宗①第八六頁專利舉發不成立審定書理由欄第五點），認定奇遠實業有限公司之舉發案案不成立。觀此舉發案由最初之成立，至最終不成立之演變過程，智慧財產局係因原告更正後之系爭新型專利增加了「圓弧凹槽」及「扣接結構」等元件，規避了先前第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」及第00000000追加「防滲隔熱浪板之結構追加」專利中之技術，方與核發專利並進而為舉發不成立之處分，應可認定。
2、本件被告被控侵權之浪板成品，經被告本人送請財團法人金屬工業研究發展中心鑑定，認被控侵權之浪板成品與系爭新型專利之申請專利範圍構成禁反言之實質不相同，有被告所提專利侵害鑑定報告在卷為憑（見卷宗①第五八至六九頁）。又該報告之鑑定人 黃仁龍 亦到院證述：「（問：原告專利所為修正目的？）我認為原先的專利範圍有涵蓋到習知技術，所以被撤銷，之後為了重新獲得專利權，所以限縮專利的範圍」、「（問：原先更正前的專利，涵蓋的習知技術指的是什麼？）依照圖四來看，指的就是導水槽，目的就是下雨的時候，鐵板會造成毛細現象，水會往上滲，經由導水槽消除毛細現象而排水，這就是習知的技術」、「（問：更正後的專利範圍與之前的習知技術有何差別？）限縮結構的範圍在不具海綿端的搭接部兩側有圓弧的凹槽，我們認為智慧財產局會給原告專利主要是因為原告限制自己的範圍在圓弧的凹槽，其他形狀的導水槽就不包含在專利範圍內，否則就會使先前獲得的專利被涵蓋掉」等語明確（見卷宗②第六六至六七頁）。
（三）本件被告生產之被控侵權浪板成品，在無泡棉端搭接部並無圓弧凹槽之扣接結構（見卷宗①第五八頁財團法人金屬工業研究發展中心專利侵害鑑定報告），依前述關於申請過程禁反言原則之說明，原告自不得再以更正前之「‧‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體‧‧」專利範圍，而主張被告所產製之浪板成品構成均等論侵害。
五、原告稱系爭新型專利之更正係因專利範圍及圖式有不明瞭之記載，乃再描述清楚，並無變更實質內容，自無申請過程禁反言原則之適用等語，固有經濟部智慧財產局九十四年四月二十二日函暨檢附之相關行政訴訟資料、國立台灣科技大學鑑定報告附卷為憑（見卷宗①第二二一至二五八頁、卷宗②第十至十一頁、卷宗②第九九至一○三頁）。然查：
（一）專利法第六十四條關於專利說明書或圖式之更正，係就「專利審查」所為之規定，性質上則為一行政處分。詳言之，係由專利審查官就申請人之專利，依據專利審查基準判斷之，審查之結果如認為申請人符合產業上利用性、新穎性、進步性等要件，則其將獲得一個由文字或符號所撰寫，並有一個以上專利獨立項與附屬項所構成的抽象專利範圍。反觀「申請過程禁反言原則」則為「專利侵害判斷」之規定，性質上為法律問題，法院對此原則適用與否之判斷，享有優越於行政機關或鑑定機關之地位，並不受各該機關見解之拘束。
（二）經濟部智慧財產局依據專利法第六十四條規定准予專利權人更正專利說明書、圖式，與嗣後司法機關針對專利侵權訴訟中有無申請過程禁反言原則適用之判斷間，並無必然之關係。易言之，經濟部智慧財產局准予更正之決定，並不必然導出無申請過程禁反言原則適用之結論。事實上，申請過程禁反言原則不僅適用於私法之專利侵權訴訟，於申請更正之公法專利行政爭訟程序中，亦有其適用。此觀之最高行政法院九十二年判字第一二五八號判決、台北高等行政法院九十二年訴更（一）字第一一四號判決自明。故原告以其專利更正已獲允許為由，遽認得阻卻申請過程禁反言原則於本件專利侵權訴訟之適用，自屬速斷而不可採。
（三）新型專利權人除因「不明瞭記載之釋明」而得申請更正專利說明書或圖式外，於「申請專利範圍之縮減」情形，亦得申請更正，專利法第一百零八條、第六十四條第一項第
一、三款訂有明文。本件原告雖稱其係因專利範圍、圖式不明瞭而申請更正等語，但前述經濟部智慧財產局函亦記載該更正案「係使申請專利範圍縮小」，益證系爭新型專利於更正後，因增加「圓弧凹槽」及「扣接結構」等元件，致使專利範圍縮小無誤。
（四）又前述國立台灣科技大學鑑定報告無非以原告並未放棄系爭新型專利之專利技術為由，而認定本件無申請過程禁反言原則之適用。然任何為符合專利法要求（例如新穎性、產業利用性、進步性）所為專利範圍之限縮修正，不限於為規避先前技術所作之修正，均有申請過程禁反言原則之適用。如相關證據不足以判認專利權人對其權利要求設限之原因時，法院即應推定該限制係為避免牴觸先前技術而設，從而適用申請過程禁反言原則，除非專利權人可以舉證證明該修正與可專利性無關（此為美國聯邦最高法院於一九九七年Warner-JenkinsonCoIncv.HiltonDavisChemicalCo案中所持見解，見 孫遠釗 ，論專利均等與禁反言─兼評美國最近司法判例，法學叢刊第一八三期，第九四頁）。本件原告係為規避先前技術而對系爭新型專利之範圍為限縮修正，業如前述，揆諸前述說明，自有申請過程禁反言原則之適用甚明。況原告對於本院訊問修正目的為何時，均泛稱原公告之專利有不明瞭之處（見卷宗①第一一八頁背面），並未舉出該修正乃與可專利性無關之反證加以推翻。綜上，國立台灣科技大學前該鑑定報告所持見解，亦為本院所不採。
六、綜上所述，本件被告抗辯因申請過程禁反言原則之適用，而得阻卻其產製浪板成品對原告所有系爭新型專利之均等論侵害，應屬真實可信。從而，原告以被告侵害其新型專利為由，請求被告負連帶損害賠償責任，即無所據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，當失所附麗，應併予駁回。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。
中華民國94年11月10日
民事第一庭法官鍾貴堯以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中華民國94年11月10日
書記官蔡嘉萍