裁判字號：最高行政法院100年判字第1581號判決
裁判日期：民國100年09月08日
裁判案由：發明專利舉發
最高行政法院判決
100年度判字第1581號上訴人 黃垤樹 （即原審參加人）上訴人經濟部智慧財產局（即原審被告）代表人 王美花 被上訴人 康銘元 （即原審原告）訴訟代理人 陳威霖 律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年12月2日智慧財產法院98年度行專更(一)字第3號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人黃垤樹（即原審參加人）前於民國81年8月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向上訴人經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，下稱上訴人智慧局，即原審被告）申請發明專利，經編為第00000000號審查，於82年4月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816號專利證書（下稱系爭專利）。本件系爭第00000000號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利，其申請專利範圍共2項，第1項為獨立項，第2項為附屬項。第1項係一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上，下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。嗣被上訴人（即原審原告）以其違反當時專利法第2條第5款（其誤植第1項）及第60條第3款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經上訴人智慧局審查，於94年10月5日以（94）智專三㈢06020字第09420921370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經臺北高等行政法院裁定命上訴人黃垤樹獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟後，亦遭駁回，被上訴人仍不服，向本院提起上訴，經本院廢棄原判決，發交智慧財產法院審理。嗣經智慧財產法院判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就被上訴人所有第62816號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分，被上訴人其餘之訴駁回。上訴人黃垤樹及上訴人智慧局均不服，乃提起本件上訴。至於被上訴人請求命上訴人智慧局應作成舉發成立之處分部分，因被上訴人未提起上訴而告確定。
二、被上訴人起訴主張：系爭專利第1項一方面要求「在上、下二層之浪板上留空氣對流孔」，然而其附屬項第2項卻述明「上、下層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」，第2項明顯並非對其依附之項目加諸進一步之限制，而係對其依附之項次減少限制，是以系爭專利第2項附屬項故意不記載必要之事項，致實施為不可能或困難，因而合致申請時專利法第60條第3款之規定應予撤銷專利權。又原處分肯認原證六（即美國專利第0000000號之「LAYEREDROOFINGSHINGLEWITHDEAD-AIRSPACE」，下稱原證六）已揭露「上下兩層間夾有橫條（即中間層或平行管狀），而上下兩層均無透氣孔」之結構，配合中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」所揭露之浪板結構與前述系爭專利申請專利範圍第2項之文字解釋，可知申請專利範圍第2項包含中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」與原證六組合所揭露之內容，是以申請專利範圍第2項喪失進步性。其次，原證六係揭露一種層狀屋頂板結構，明顯述及與系爭專利中「上、下二層浪板（外層10、內層12）以及上、下層間夾有橫條（中間層14），使上、下層之浪板留有適當之空隙（連續管組16所構成之空間）」以及「上、下二層之浪板上留空氣對流孔（空氣通道22以及連續管組16之開口）」相同之技術，以達成隔熱以及散熱的效果。
而原證三亦揭露與系爭專利中「上、下二層浪板（上鋼板7、下鋼板8）以及上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙（支撐物使得上鋼板7以及下鋼板8之間留有一空隙）」相同之技術。而熟知該項技藝者可由原證五（即中華民國78年10月11日專利公告第00000000號之「金屬浪板之結構改良」，下稱原證五）浪板結構以及空氣流道、原證六之外層10、內層12、中間層14、連續管組16所構成之空間、空氣通道22以及連續管組16之開口，與原證三（即清宇環保實業公司高雄廠房新建工程之工程合約副本，下稱原證三）之上鋼板7、下鋼板8以及支撐物，可以輕易而合理地組合出系爭專利申請專利範圍第1項與第2項之所有技術特徵，是系爭專利申請專利範圍第1項應不具進步性。然原處分僅考慮中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」與原證六之組合不足以使申請範圍第1項喪失進步性，並未對於被上訴人主張原證三、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、原證六之組合足以證明系爭專利申請範圍第1、2項喪失進步性之部分，提出任何理由，顯有瑕疵。又原處分於解釋系爭專利第1項之特徵時，加入未曾記載「系爭專利上下層之中間橫條方向與長直向浪板之溝紋成垂直配置」之技術特徵，並據此與原證三、中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」、原證六進行比較，其認定事實顯有錯誤。另原處分一方面認定申請專利範圍第2項包含「上下層均無透氣孔」，然於判斷系爭專利第2項是否具備新穎性或進步性時，卻又認定「系爭專利第2項包含第1項之全部技術內容……故第2項具進步性」。系爭專利第1項既係說明上下層均有透氣孔，則原處分之針對第2項有無進步性之理由明顯矛盾等語。求為判決撤銷訴願決定與原處分，並命上訴人智慧局為舉發成立之處分。
三、上訴人智慧局則以：該工程合約書係業主「清宇環保實業公司」與承包商「一興營造股份有限公司」間之合約，非屬公共工程之契約，並不保存於政府單位之建設局；且依行政程序法第46條規定，有關資訊公開的部分，並非不特定之第三者所能任意取得，故無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由；而系爭專利之申請專利範圍第2項，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣，並無專利法第60條第3款之情事。又組合原證三、五、六之技術特徵，並未揭露系爭專利之上、下二層浪板，上、下層「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，亦即中間層「橫」條之方向與長「直」向浪板之溝紋成垂直配置以及留有適當空隙之技術特徵，且系爭專利在上、下二層之浪板上留設有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效，難謂系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。其次，原舉發補充理由㈡附件2並未附有該兩件工程之相關圖說、施工說明等，且由於工程1之空軍松山基地指揮部中型行政機棚場新建土木工程、工程2之清宇環保實業公司高雄廠房新建工程，該兩件工程之合約書或圖說非屬不特定之第三者所能任意取得之公開刊物，被上訴人若要證明「系爭專利之技術已經公開使用於一般建築物之上」，則應舉出不特定之第三者所能任意取得之公開刊物為佐證。事實上，原證三之工程合約書「清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程」有關簷口通風口收邊、天溝收邊等詳圖影本，已於原專利舉發審定書理由（六）中敘明不具證據力之理由，既為不具證據力之證據與其他證據即無結合之效力及實益，故此起訴理由應不足採。另原證三之工程圖除並非正本外，其內容為山牆收邊詳圖、簷口通風口收邊圖等僅為局部點狀圖，原證五主要係於其溝浪狀處接固成流體管道，使成適當之管道空間，並於其底部貼合斷熱性良好之發泡保溫材，若依起訴理由稱組合原證三與原證五亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之上、下二層之凹凸狀浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，難謂系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，故亦無法證明技術內容依附於第1項之附屬項第2項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、上訴人黃垤樹則以：第00000000號專利案之申請專利範圍是依據當時之專利法規定提出，所申請之專利為「施工法」，施工法之技術範圍為施工之順序、步驟，浪板有無空氣對流孔是一種實施態樣，第00000000號專利案即62816號專利之申請日為81年8月17日，上訴人智慧局前身中央標準局係依據75年12月24日修正之專利法第12條規定於82年4月27日審定准予專利。而專利審查基準於83年11月25日完成公告各篇前3章，該基準是依據83年1月21日修正後專利法所制定，然上訴人智慧局卻引用專利核准後修正之專利法來解釋修正前核准的專利，實有違本院72年第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新之原則及中央法規標準法第5條第1項第2款、第6條、第18條規定，顯見臺灣高等法院92年度上易字第582號判決引用專利核准後修正之法條，既不當且違法。
其次，核對引證案之特徵，該等引證案均未揭露62816號專利工法之施工順序、步驟及結構。被上訴人既主張引證案組合後足以組成申請62816號專利之專利範圍之特徵，被上訴人為何不提引證案組合方法之順序、步驟與結構，逐一說明，再與62816號專利工法之施工順序、步驟及結構對照解釋，否則如何證明引證案能組合，且組合後所揭露之施工順序、步驟及結構會與62816號專利工法之施工順序、步驟及結構相同。且62816號專利工法之施工順序、步驟及結構既然比引證案間之組合簡單而易施工，依核准當時專利法規定，就算是運用申請前之習用技術、知識，惟因顯而易知能增進功效，依75年12月24日修正之專利法第2條第5款規定仍可取得專利。再者，62816號專利案之申請專利範圍直接記載：
「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」，是工法專利，不是結構形狀專利，浪板形狀不是施工之順序、步驟，當然是實施例的部分，由於該款並未限制獨立項不能記載實施例，因為浪板留孔，是材料之形狀改變，必須於製造時完成，故非屬施工之順序、步驟的一環。又第2項附屬項亦清楚說明浪板形狀為留孔或不留孔，均可依獨立項之施工順序、步驟之方法達成隔熱之效果，浪板形狀留孔或不留孔出廠時即已確定，與施工方法無關，僅在實施例中因浪板形狀不同而有不同效果的表現而已，符合76年7月10日修正之專利法施行細則第10條之1第1項第2款及第3款規定，依中央法規標準法第18條及本院72年第1651號判例規定仍應適用實體從舊，程序從新原則之規定。另上訴人黃垤樹查得該工程完工日期為82年2月10日（登記簿所載），按施工進度往前推斷，其屋頂浪板施工日期應在82年1月以後，故公開日期是在62816號專利案申請日81年8月17日之後，然被上訴人僅檢附契約書之封面及載有簽約日期（81年2月27日）之封底，卻未補提契約內容及圖說之結構說明，以證明其事實之施工順序、步驟與結構及用途功能，足見其引證不確實，不具證據力等語。
五、原判決為撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就被上訴人所有第62816號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分之判決，略以：（一）關於本件上訴人黃垤樹系爭專利之專利範圍與被上訴人所提出之舉發引證案之證據適格部分：被上訴人所提原證三為一影印本，內容模糊不清，故單純原證三並無法辨視其揭露技術內容。原審法院乃於99年2月26日函請高雄縣政府提供補充資料，即請其提供原證三之清宇環保實業股份有限公司高雄廠房新建工程之設計圖與施工紀綠等相關資料（下稱原證三補強證據一)，雖其於99年3月15日回函檢附資料之圖號A3-1中A3-1第3及4圖之南、北向立面圖揭露廠房屋頂有一部分為雙層屋頂，惟綜觀整份資料尚無雙層屋頂細部技術內容，亦即該驗工之圖面資料無法顯示完整雙層屋頂細部技術，是以原審法院再於99年7月30日函請高雄縣政府檢送包含更為詳盡揭露建築結構之建造執照等圖面資料，後於99年8月10日高雄縣政府回函並附有（81）高縣建局建管字第01632號建造執照正本（下稱原證三補強證據二）。而原證三補強證據二資料中圖面蓋有技佐章時間為81年3月10日，且之後接著施工建造新廠房，顯示早於系爭專利申請日81年8月17日前已有一段期間可為非特定第三人接觸該等技術內容。況該建案建造期間廠房並非處於封閉之狀態，係屬公開，則原證三補強證據二所揭露雙層屋頂結構或相對應之施工技術既為系爭專利申請日之前，且可認定係對無保密義務之不特定第三人為技術公開，自可作為引發系爭專利之先前技術。（二）於系爭專利申請專利範圍第2項是否違反申請時專利法第60條第3款規定部分：依據系爭專利申請專利範圍第2項之施工方法，因其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔」，欠缺「上下均有空氣對流孔」之構成要件，致使實施本請求項之施工法以達到「排氣」之發明目的變為不可能，即系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭專利之實施變為不可能或困難，確已違反專利法第60條第3款之規定。再參酌系爭專利說明書述及傳統浪板之缺點可知，單純之浪板隔熱功能並非本發明改良技術所在；再者，系爭專利申請專利範圍第2項之標的為：「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」亦可得知，本項之請求實質內容應涵蓋「排氣」功能之施工法，然第2項技術特徵卻未包含讓空氣對流不可或缺之對流孔，亦證系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭專利之創作目的變為不可能或困難，已違反專利法第60條第3款之規定。又上訴人智慧局僅就第2項所述之結構認定是否可實際實施（製造）而已，未考慮該等結構是否可達到發明目的，按專利法第60條第3款中提及之「實施為可能」係指依請求內容可達到發明所欲解決之課題，凡無法據該請求項內容而可達到發明目的，則認定為實施為不可能。況依系爭專利申請專利範圍第1項與第2項之相互關係，第2項既為附屬項，自應包含其所依附之第1項全部技術內容，詎附屬項竟將第1項之構成要件予以刪除，不包含空氣對流孔，此自然無法達成排氣之發明目的，是以第2項用負面表現形式將空氣對流孔予以刪除，此負面表現形式使記載中存在不必要之事項，導致實施為不可能或困難，已違反專利法第60條第3款之規定。（三）原證三補強證據與原證五之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：原證三補強證據二資料中圖號A4-1～A4-3已清楚揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，而非兩層浪板直接貼合鋪設，上述結構與系爭專利申請專利範圍第2項所載之技術特徵，兩者差異僅在於：系爭專利施工法係使用橫條，而原證三補強證據二內為ㄈ形墊高件，然此種差異僅屬於單純置換，且將ㄈ形墊高件置換成橫條，目的均為「使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果」，是以此等置換屬等效之置換，為熟習該項技術者所能輕易完成。從整體方法而論，單以原證三（含原證三補強證據一及二）已可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。則被上訴人主張之原證三與五之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。（四）原證五、六之組合與原證三、五之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性：系爭專利申請專利範圍第2項雖以第1項之附屬項型態撰寫，惟就文義而觀，顯非包含其所依附第1項之全部技術內容，且較第1項申請專利範圍廣，自不得因系爭專利申請專利範圍第2項不具有進步性，遽認系爭專利申請專利範圍亦不具進步性。（五）原證五、六之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：查系爭專利申請專利範圍第1項之要件可拆解如下：一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，①該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，②上、下層間夾有橫條，③使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，④在上、下二層之浪板留空氣對流孔。而原證五之申請專利範圍僅具有上開①上、下二層浪板之要件，不具有系爭專利申請專利範圍第1項之其他要件。原證六之技術特徵僅具有上開①上、下二層浪板、及③使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果之要件。則原證五、六之組合，僅揭露系爭專利申請專利範圍第①、③要件之技術特徵，至於系爭專利之②上、下層間夾有橫條、④在上、下二層之浪板留空氣對流孔之利用空氣對流之性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效之技術特徵則未為原證五、六之組合所揭露，自難以原證五、六之組合認定系爭專利申請專利範圍第1項不具有進步性。（六）原證三（含補充證據）與原證五之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：查依原證三補強證據二資料中圖號A4-1～A4-3，已揭露新建廠房之屋頂有一雙層浪板組成，且上下雙層浪板均無留孔，在上下兩層浪板藉此ㄈ形墊高件使兩層浪板產生一空隙，則原證三之舉發案僅揭露系爭專利申請專利範圍第1項①將浪板覆蓋成上、下二層、及③使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果之要件。至於原證五僅揭露系爭專利申請專利範圍第1項之①將浪板覆蓋成上、下二層之要件，已如前述。則原證三、五之組合，僅揭露系爭專利申請專利範圍第①、③要件之技術特徵，至於系爭專利之②上、下層間夾有橫條、④在上、下二層之浪板留空氣對流孔之利用空氣對流之性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效之技術特徵則未為原證五、六之組合所揭露，是以，原證三、五之組合自尚難認定系爭專利申請專利範圍第1項不具有進步性。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第2項與其附屬之獨立項相互矛盾牴觸，且不具進步性，顯有違專利法第2條第1項第5款及第60條第3款規定之情事，自不得申請專利，上訴人智慧局為「舉發不成立」之處分，即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。被上訴人執以指摘，為有理由。從而，被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又被上訴人雖請求命上訴人智慧局為舉發成立之處分，惟依被上訴人所提出之引證案尚不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性或有得撤銷之事由，自不得請求上訴人智慧局逕為舉發成立撤銷全部專利權之處分，為兼顧上訴人黃垤樹原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待由上訴人智慧局依原審法院上述法律見解再為審查處分，是被上訴人此部分之請求，自不應准許，應予駁回。
六、上訴人黃垤樹上訴意旨及補充理由略謂：建築施工圖之交付並非「公開使用」，須將該引證技術之施工圖付諸建築施工時，建築物或廠房非處於封閉之狀態，不特定人始有可能接觸並獲知該技術之實質內容，而系爭專利之技術是否已經公開使用，應以本院所為廢棄理由「該技術之完工日期或施工日期」之法律上判斷為其判決基礎之規定，認為施工完成日即為技術公開日（或該技術施工開始日）。然原審法院漏未詳酌引為判決理由證據之（81）高縣建局建管字第01632號建造執照（即原證三補強證據二）正本內容所記載有關「雙層屋頂」之施工時間點，卻引用該工程尚未開工之時間點作為「雙層屋頂」之施工時間，原判決顯有違誤與矛盾。又原審未經審查比對系爭專利與引證案之結構關係、施工工序差異、二者功能差異，原審未詳審A2-4圖面之雙層屋頂之屋簷裝置10台抽風機之作用功能，以了解雙層屋頂之設計功能，對上訴人智慧局及上訴人黃垤樹主張雙層屋頂是作為抽風機抽風時之冷熱空氣交換之風箱使用等重要事項未予詳究，逕判決系爭專利運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效，不具進步性，違背專利法及其相關法規比對判斷之規定，原判決顯有判決不備理由之違法。其次，原審法院對於系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法第60條第3款規定並無爭議，惟該條第3款規定，以故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項為理由撤銷專利權時的先決條件是必須「使實施為不可能或困難者」，系爭專利申請專利範圍第2項「上、下二層之浪板不留空氣對流孔，或上層留有空氣對流孔，下層不留，可達隔熱之效果」，在實施上有何不可能或困難？然原判決逕認系爭專利申請專利範圍第2項為無效之申請專利範圍，在適用法律確有錯誤。又75年12月24日修正公布之專利法第60條第3款規定之內容是專利申請人違反76年7月10日修正發布之專利法施行細則第10條第1項第5款對於說明書記載事項之規定，使熟習該項技術者不能了解其內容可據以實施，致使實施不可能或困難，始有適用之情形。而第2項附屬項，是否應包含其所依附之第1項全部技術內容，係依76年7月10日經濟部修正發布之專利法施行細則第10條之1第1項的規定，該條既未規定第2項附屬項，應包含其所依附之第1項全部技術內容，該第2項附屬項係依76年7月10日經濟部修正發布之專利法施行細則第10條之1第1項第3款規定的實施例表現，並無無效的問題，故原判決顯有適用法律錯誤之情事。另申請專利之範圍，應以76年7月10日修正發布之專利法施行細則第10條之1對於申請專利範圍記載規定為判決依據，該細則第10條之1是同細則第10條第1項第6款「申請專利範圍」的補充規定，故該細則第10條對於「申請專利範圍」是以專款規定，並非75年12月24日修正公布之專利法第60條第3款規定之要件，76年7月10日修正發布之專利法施行細則第10條第1項第5款對發明或創作說明應載明事項之規定，始為75年12月24日修正公布之專利法第60條第3款規定之要件，原審法院對法律之錯誤適用，嚴重影響判決結果。另原判決亦漏未審酌系爭工程廠房屋頂鋼架與浪板的結構功能，與系爭專利施工法之施工條件要求及施工難易度比對是否有增進功能，足以影響判決結果。再者，原判決漏未審酌80年5月「專利審查基準」未對外公布之事實，亦有違誤等語。
七、上訴人智慧局上訴意旨略謂：系爭專利所示之技術於工地實施，並不符合實施現場公開之條件，自不得認為已經對世公開其技術內容。又被上訴人所引證之工程為屋頂工程，依（81）高縣建局建管字第01632號建造執照正本(即原證三補強證據二)反面之建築物勘驗記錄表中，記載廠房屋頂鋼架於81年10月2日始准予備查。然原審法院係在被上訴人未能舉證知悉該等施工法之特定人，有洩漏該施工技術方法的確切時間及地點之相關佐證資料，尚不足以證明該方法在系爭專利申請日之前已在其他工地公開施工使用，是以原判決審認系爭專利申請專利範圍第2項之技術於申請日之前已公開，而不具進步性，有違專利法第2條第1項第5款規定之情事，原判決實有適用法規不當或判決不備理由之違誤。另上訴人智慧局曾於舉發審定書訴願及行政訴訟答辯書中敘明，依系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由；況系爭專利之申請專利範圍第2項，所揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣，並無專利法第60條第3款中「故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」之情事，是以原判決審認系爭專利申請專利範圍第2項之實施為不可能或困難，有違專利法第60條第3款規定，原判決顯有適用法規不當或判決不備理由違誤等語。
八、本院查：
㈠、按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利」，為系爭專利核准時（即75年12月24日修正公布）專利法第1條所明定。惟「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：……5、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」為同法第2條第5款所明定；說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權，並追繳證書。系爭專利核准審定時所適用之75年12月24日修正公布之專利法第60條第3款亦有明文。
㈡、本件關於系爭專利申請專利範圍第2項違反申請時專利法第60條第3款規定，以及原證三補強證據與原證五之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性，業據原審說明其得心證之理由(參見原判決事實及理由五)。經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。原審法院對依原證三補強證據二資料中圖面蓋有技佐章時間為81年3月10日，且之後接著施工建造新廠房，顯示早於系爭專利申請日81年8月17日前，原證三補強證據二所揭露雙層屋頂結構或相對應之施工技術業經他人實施使用，且該施工技術既在系爭專利申請日之前業已使用，亦無顯示有何保密措施，原審認該施工技術係屬系爭專利申請前之先前技術，經核並無不合。至於原證三補強證據二之建築物勘驗紀錄表中，雖記載廠房屋頂鋼架於81年10月2日始准予備查，但該施工技術既係於81年3月10日即經該建造執照之設計人將系爭有關雙層屋頂結構或相對應之施工技術載明建築施工圖，且該工程係於81年5月25日核准施工。
縱然於系爭專利申請日之81年8月17日工程尚未建造至系爭之施工技術部分，但該工程既已交付施作中，建築施工圖並無何保密措施，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉建築施工圖所揭露結構可能，難謂施工規範或勞工安全衛生規則中有禁止作業無關之人進入作業場所，即認該建築施工圖所揭露之技術尚未公開。上訴人主張原審未經審查比對系爭專利與引證案之結構關係、施工工序差異、施工難易度對比、二者功能差異，逕判決系爭專利運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效，不具進步性，違背專利法及其相關法規比對判斷之規定，原判決顯有判決不備理由之違法；原審法院漏未詳酌引為判決理由證據之（81）高縣建局建管字第01632號建造執照（即原證三補強證據二）正本內容所記載有關「雙層屋頂」之施工時間點，卻引用該工程尚未開工之時間點作為「雙層屋頂」之施工時間，原判決顯有違誤與矛盾；系爭專利所示之技術於工地實施，並不符合實施現場公開之條件，不得認為已經對世公開其技術內容。原證三補強證據二之建築物勘驗紀錄表中，記載廠房屋頂鋼架於81年10月2日始准予備查，被上訴人未能舉證知悉該等施工法之特定人，有洩漏該施工技術方法的確切時間及地點之相關佐證資料，不足以證明該方法在系爭專利申請日之前已在其他工地公開施工使用；漏未審酌廠房屋頂鋼架勘驗日期81年10月5日，影響判決結果等等，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，或係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形亦不相當，難謂原判決有違背法令之情形。
㈢、又系爭專利核准時專利法第60條第3款所定說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，其所稱使實施為不可能或困難，包括無法達到專利創作目的或預期功效。本件原審已論明系爭專利申請專利範圍第2項依請求項所載之文字還原其實質技術特徵為：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留。」惟因系爭專利申請專利範圍第2項之文義記載：「可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」之施工方法，其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔」，欠缺「上下均有空氣對流孔」之構成要件，致使實施本請求項之施工法以達到「排氣」之發明目的變為不可能，系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭專利之實施變為不可能或困難，確已違反系爭專利核准時專利法第60條第3款之規定等情。經查，被上訴人之舉發包括核准審定時專利法第60條第3款之事由。則原審係依系爭專利說明書之申請專利範圍解釋其技術內容，再據以判斷是否該內容是否違反系爭專利核准時專利法第60條第3款之規定，並無適用法規錯誤。原審此部分之判斷與本院前次發交意旨就系爭專利之技術於申請前是否已經公開使用指明應加以詳究尚屬二事。上訴人指原審有違行政訴訟法第260條第3項之規定一節，非屬可採。至上訴人主張系爭專利之申請專利範圍第2項，所揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣等等，經核係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解歧異問題，難謂與判決違背法令之情形相當。本件原審係以系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難，而認有違核准時專利法第60條第3款之撤銷專利事由，並非係依請求項記載形式是否符合規定，作為舉發之理由。上訴人主張系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由一節，亦屬誤解。
㈣、另查，系爭專利申請專利範圍第2項記載：「依請求專利部份(分)第1項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」上開申請專利範圍第2項既已援引請求專利部分第1項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，依其申請專利範圍本身記載之解釋，自已包括所附第1項之全部技術內容。故原審係依系爭專利申請專利範圍之記載解釋其技術內容及特徵，而將系爭專利申請專利範圍第2項記載之文字內容還原其實質之技術特徵，審酌系爭專利申請專利範圍第2項之文義記載：「可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」之施工方法，因其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔」，欠缺「上下均有空氣對流孔」之構成要件，致使實施本請求項之施工法以達到「排氣」之發明目的變為不可能，據以論斷系爭專利申請專利範圍第2項故意記載不必要之事項，使系爭專利之實施變為不可能或困難，已違反專利法第60條第3款之規定，於法自無不合。從而原審於為上開申請專利範圍之解釋，並非係依83年10月3日修正之專利法施行細則第16條第3項條文所致。況原審於判決中亦未援引該施行細則條文。上訴人指原審將「系爭專利申請專利範圍第2項為附屬項，應包括所依附項目之全部技術內容……」作為判決基礎，明確違法，且遺漏80年5月「專利審查基準」未對外公布之事實、遺漏審酌「附屬項，應包含其所依附之第1項全部技術內容」規定時間，是規定於83年10月3日修正之專利法施行細則第16條第3項等等，非為有據，無從執為有利上訴人之判斷。
㈤、從而本件原審以系爭專利申請專利範圍第2項與其附屬之獨立項相互矛盾牴觸，且不具進步性，有違前揭專利法第2條第1項第5款及第60條第3款規定之情事，不得申請專利，上訴人智慧局為「舉發不成立」之處分，即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽，而將訴願決定及原處分撤銷，命就系爭專利舉發，應依原判決之法律見解另為處分，依上說明，於法核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
九、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中華民國100年9月8日
最高行政法院第四庭
審判長法官吳明鴻
法官林茂權法官侯東昇法官林金本法官陳國成以上正本證明與原本無異中華民國100年9月8日
書記官彭秀玲