裁判字號：最高行政法院88年判字第3708號判決
裁判日期：民國88年10月21日
裁判案由：商標異議
行政法院判決八十八年度判字第三七○八號
原告鑽成電機有限公司代表人甲○○訴訟代理人 林鎰珠 律師被告經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）右當事人間因商標異議事件，原告不服行政院中華民國八十七年九月九日台八七訴字第四四三○八號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣本件關係人贊成機電股份有限公司（以下簡稱關係人）於民國（下同）七十七年三月二十五日以「贊成」商標（如附圖一所示），指定使用於修正前商標法施行細則第二十四條第八十四類之電焊機、點焊機、碰焊機商品申請註冊，經被告審查核准，列為審定第五九七○五三號商標。嗣原告以系爭商標有違修正前商標法第三十七條第一項第六款之規定，對之提出異議。案經被告為異議不成立之審定。原告不服提起訴願、再訴願，經遭駁回，訴經本院八十三年度判字第二八七八號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。被告乃再為處分撤銷系爭第五九七○五三號「贊成」商標之審定。關係人提起訴願、再訴願，經遭駁回，訴經本院八十五年度判字第二七五四號判決復將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。被告八十六年十一月十日遂再為異議不成立之審定，發給中台異字第八六一一八○號商標異議審定書（下稱原處分）。原告不服，再循序提起訴願、再訴願均遭駁回，原告仍有未服，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂︰本案爭訟迄今已多年，然主管之被告暨原決定機關對於案情之審酌卻是愈來愈偏離事實及商標法所規範之內容，蓋上揭機關暨鈞院原均認定系爭審定第五九七○五三號「贊成」商標之申請註冊，因與原告使用在先並具有知名度之「鑽成」商標構成近似，而有欺罔公眾並致公眾誤信之情事，不料民國八十二年十二月二十三日商標法經修正後，雖法條適用之前提並無多大改變且本案事實、證據亦無變化，被告係僅以系爭商標之「贊成」本為關係人之公司名稱，即認其於七十七年間原告之「讚成」商標使用於電焊機商品上已具知名度後，提出「贊成」商標註冊申請，並無「襲用情事」或「不公平競爭之目的」，實有悖於法條之制定本旨，蓋關係人之公司名稱特取部分雖為「贊成」，然並無確切證據顯示其早於系爭商標申請註冊之前，即以「贊成」作為「商標」使用，而係在原告使用同音之「讚成」商標具有知名度後，始以「襲用原告商譽」之居心，本於不公平競爭之目的，處心積慮先以原告原取得之註冊第三五四二二○號「讚成及圖TZANNCHENG」商標之圖形（如附圖二所示），係近似於電焊機商品實物，有說明指定商品為由，對之申請評定成立，進而趁隙提出系爭商標之註冊申請，倘關係人真有使用「贊成」商標，又何必單以圖形部分為申請評定原告商標之理由？顯見其根本未先使用「贊成」商標，然被告暨原決定機關未探究實情，卻僅以「贊成」為關係人公司特取名稱，即認系爭商標於民國七十七年之申請註冊無違法情事，不惟誤將商標法與公司法之保護法為混為一談，任意擴大公司名稱之保護範圍，且置關係人實欲襲用原告「鑽成」商標所建立之商譽及廣大市場之不良居心於不顧，倘如被告暨原決定機關之判斷，則所有廠商皆能以公司名稱之特取部分，作為同名商標無襲用他人商譽之檔箭牌，如此，他人先後用已具知名度之商標文字，將有何保障？商標法保護知名商標之立法本意又將如何落實？何況，商標法第三十七條第一項第七款所稱之「襲用」（按，此一條款現己修正刪去「襲用」之部分，而僅保護著名商標，並將於八十七年一月一日正式施行），應就商標註冊申請人之主觀之意圖及客觀之交易事實詳加考量，並非表面上以公司特取名稱作為商標，即無襲用他人商譽而有致公眾誤信之情事，則本案被告暨原決定機關，僅憑「贊成」為關係人之特取名稱，不問其有無先使用「『贊成』商標」之事實以及有無襲用原告「讚成」商標商譽之意圖，即率為異議不成立之審定，認事用法實過於主觀偏頗，對法條適用及事實認定亦混沌不清，誠難以令原告折服，乃不得不再次提起行政訴訟。次就被告之審定理由暨原決定機關之決定理由再一一提出反駁：㈠「贊成」雖為關係人之公司名稱特取部分，然以之作為「商標」申請註冊，若與使用在先並具有知名度之原告商標構成近似，仍不得准予註冊：按，以公司名稱特取部分作為商標圖樣，固無不可，然仍須視其有無違反商標法第三十七條第一項各款之規定，始得准予註冊。今觀系爭「贊成」商標縱為關係人之公司特取名稱，然關係人既晚於七十七年三月二十五日始將之作為商標申請註冊，而在此其前，原告據以異議之「讚成」商標己經由大量之商品行銷而建立特有之商譽，則系爭商標之申請註冊，實難脫欲襲用據以異議商標信譽之嫌疑，況兩造商標所指定之商品均為電焊機，系爭商標更有令同業及消費者誤以為其所表彰之商品係出自原告所製造之虞，難謂無以不公平競爭之目的申請註冊之情事，遑論，原告前曾擁有註冊第三五四二二○號「讚成及圖TZANNCHENG」商標，該商標雖因圖形部分有說明指定商品之虞，遭關係人對之申請評定成立，惟原告於該商標遭評決無效前，即以單純中文「讚成」商標申請註冊，以維護多年來使用此一商標之合法權利，不料，卻被原即懷有不公平競爭目的之關係人搶先以系爭「贊成」商標申請註冊，其以合法掩飾非法，竊取原告「讚成」商標商譽之行徑，彰彰明甚，惟被告暨原決定機關未立於商標法保護「創用在先之『商標』」及「知名商標」之立場，反以與商標權為無關之公司名稱，排除關係人襲用原告商譽之不法行徑，實乃草率、偏頗之審查心態，要難以令人心服。㈡原告與關係人因公司名稱侵害之爭議涉訟，係由關係人獲勝訴判決乙事，與系爭商標之得否註冊並無關連：原決定機關之決定書中提及關係人公司較原告為早‧且雙方因公司名稱侵害之爭議涉訟，係由關係人勝訴判決確定，原告始更名為現在之名稱云云；惟此乃雙方就公司名稱之爭議，係由公司法所規範，與商標本無關連，縱關係人公司設立較早，且「贊成」即為其公司特取名稱，惟其於設立當時，既未以「贊成」作為表彰商品之「商標」，直至其得知原告先前之公司名稱「讚成」與之同音，在雙方就公司名稱涉訟之際，得知原告己使用「讚成」商標達知名之地步，始生欲奪取原告辛苦建立之商譽及市場之不良居心，適巧原告當時所有之註冊第三五四二二○商標因圖形遭主管機關認定為類似電焊機之圖形，而評決為無效，由於當時並無如現行商標法施行細則中「商標圖樣如包含說明性或不具顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊」之規定，乃原告商標因圖形部分遭評決無效，連帶使合法之中文「讚成」亦失去專用權利，此固為原告甚感無奈且深覺不公平之結果，然無論如何，原告使用「讚成」商標確較關係人申請註冊「贊成」商標為早，原告據使用多年並已具有知名度之商標，得阻止關係人其不公平競爭意圖申請註冊之「贊成」商標之註冊，被告暨原決定機關即應就商標法之規定及立法意旨如以斟酌本案，然竟反以公司法所規範之公司名稱權利誰屬，作為系爭商標無違反商標法之論據，此豈合理妥適？又何以服人？㈢原告之「讚成」商標在電焊機商品上早已享有知名度，反觀關係人並無法證明其有使用「贊成」商標於同一商品：原告之「讚成」商標於電焊機商品中已然享有知名度，乃本案被告、原決定機關早已認定在案，迄未加以否定：即原告民國七十四年設立之初，即以「讚成」二字作為商標使用於電焊機商品行銷市面，此有系爭商標申請註冊所開立之民國七十五、七十六、七十七年銷售發票百餘張可證，由於發票上均有明確之廠商名稱，且部分廠商亦出具曾購買「讚成」電焊機之證明書，可見其真實性之不容懷疑，而曾購買過原告「讚成」電焊機之廠商亦多達上百家，分佈全省各地，則以如此廣泛之行銷，自已建立獨特之商譽，鈞院在八十三年判字第二八七八號判決中亦指出「在約不到一年半時間內，銷售約六○○台「（大、小型），其銷售範圍遍及台灣地區大小城市鄉區」，此等發票所代表之銷售業績，應詳加斟酌；又，陸軍工兵器材製造廠曾向原告訂購「讚成」牌電焊機商品，以國軍單位採購商品之態度，一定先行評估、認證產品之品質、信譽，再行招標，為見原告「讚成」電焊機商品乃品質、信譽均優良之產品，否則國軍單位何以會加以採購？再，原告於民國七十五年曾委由中興紡織廠製造印有「讚成」商標之汗衫，作為廣告贈品及員工制服，於民國七十七年二月八日在經濟日報上刊登大篇幅「讚成」電焊機之廣告，同業「國寶機電機」亦曾因仿冒而於同年三月二十一日於報上刊登「道歉啟事」，藉以敬告各界「讚成」商標為原告所有，凡此皆足以證明原告之「讚成」商標確早於系爭商標申請註冊之前，即已享有知名度。反觀關係人於本案雖檢送十三份發票，惟發票上查無商標，難謂其有以「贊成」作為商標使用，又區區十三份發票，與原告所呈之證據相較，有如小巫見大巫，無論營業規模、銷售範圍均不能相比，充其量僅可謂關係人有經營電焊機商品，然絕不足證明其有使用系爭「贊成」商標，或其商品已為消費者所知悉之事實，則被告、原決定機關僅以寥寥幾紙發票，即認定系爭「贊成」商標無致公眾誤信之情事，誠然主觀偏頗之判斷，自有欠公允，為難令人心服。求為判決，將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷等語。
被告答辯意旨略謂︰按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第一項第七款所明定。又本款之適用，依同法施行細則第三十一條規定，固指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者且不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。惟所襲用者必係他人之商標或標章且有致公眾產生混淆誤認之虞者，始足當之。查本件原告據以異議之註冊第三五四二二○號商標經被告以中台評字第七八○○一六號商標評定書評決其註冊無效，並業經大院七十九年二月二十三日七十九年度判字第二四二號判決駁回確定在案，該商標專用權已不存在，自無排斥他人商標申請註冊之權，縱如原告所言並不影響其已使用「讚成」多年之事實，然查本件系爭審定第五九七○五三號商標圖樣僅中文「贊成」二字，且係關係人公司名稱之特取部分，而關係人早自七十二年起即以販賣與本件商標所指定商品相同之電焊機為業，此徵關係人檢送之十三份發票影本自明，其亦擁有一定範圍之販售市場，客觀言之，尚乏具體證據足認關係人有抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有使消費者與據以異議商標產生混淆誤信之虞，自無首揭法條規定之適用，求為判決駁回原告之訴等語。
理由按商標異議案件適用新舊規定之處理原則，依異議審定時商標法之規定，為修正商標法施行細則第四十條第一款（修正前同施行細則第三十一條第一款之規定亦同）所明定。本件關係人於七十七年三月二十五日以「贊成」商標，指定使用於修正前商標法施行細則第二十四條第八十四類之電焊機、點焊機、碰焊機商品申請註冊，經被告審查核准，列為審定第五九七○五三號商標。嗣原告以系爭商標有違當時商標法第三十七條第一項第六款「有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者」之規定，對之提出異議。而商標法於審定前之八十二年十二月二十二日修正，前開條款之規定於修正後改列同條項第六款及第七款，分別規定為：「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」。是以本案之審定為八十六年十一月十日，自應適用修正商標法之規定，合先敘明。次按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第一項第七款所明定。又本款之適用，依同法施行細則第三十一條規定，固指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者且不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。惟所襲用者必係他人之商標或標章且有致公眾產生混淆誤認之虞者，始足當之。查本件原告據以異議之註冊第三五四二二○號商標經被告以中台評字第七八○○一六號商標評定書評決其註冊無效，並經本院七十九年二月二十三日七十九年度判字第二四二號判決駁回確定在案，此亦為原告不爭之事實，因此，原告據以異議之商標專用權既已不存在，自無排斥他人商標申請註冊之權，揆之首揭說明，原處分並無違誤，一再訴願決定遞予維持，均無不合。原告雖訴稱：由於系爭被異議商標申請註冊時間在原告使用「讚成」商標已具知名度之後，而被關係人所襲用，並存有不公平競爭之目的，故縱使「贊成」為關係人之特取名稱，然欲以之作為商標申請註冊，仍應受商標法規定所規範，其既近似於原告使用已具知名度之「讚成」商標，即有致公眾混淆誤認所表彰商品來源之虞，無論依修正前商標法第三十七條第一項第六款或現行商標法第三十七條第一項第七款，系爭被異議商標均不應准予註冊云云，惟查原告已無得以異議之註冊商標存在，其主張有權異議，即非可取。又縱如原告所言並不影響其已使用「讚成」多年之事實，然查本件系爭審定第五九七○五三號商標圖樣僅中文「贊成」二字，且係關係人公司名稱之特取部分，而關係人早自七十二年起即以販賣與本件商標所指定商品相同之電焊機為業，此徵關係人檢送之十三份發票影本自明，其亦擁有一定範圍之販售市場，尚難以原告之主張即認定系爭被異議商標係在原告使用之「讚成」商標於電焊機商品中享有知名度之後始為襲用，是以原告提出之七十五、七十六、七十七年銷售時簽發統一發票百餘張影本，以及部分廠商亦出具曾購買「讚成」電焊機之證明書，及主張之本院八十三年判字第二八七八號判決內之記載「在約不到一年半時間內，銷售約六○○台「（大、小型），其銷售範圍遍及台灣地區大小城市鄉區」、陸軍工兵器材製造廠曾向原告訂購「讚成」牌電焊機商品等，均不足證明關係人有抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有使消費者與據以異議商標產生混淆誤信之虞。綜上所述，系爭被異議商標尚難認為有原告主張違反首揭法條規定之處，原處分並無不合，訴願決定及再訴願決定遞予維持，亦無違誤，原告起訴意旨並無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十八年十月二十一日
行政法院第二庭
審判長評事 陳石獅
評事 彭鳳至 評事 黃合文 評事 林茂權 評事 王立杰 右正本證明與原本無異
法院書記官王福瀛中華民國八十八年十月二十一日附圖一附圖二系爭商標據以異議商標~[G;H:\\SCN\\88\\00000000.1;;]~[G;H:\\SCN\\88\\00000000.2;1700;]