裁判字號：最高行政法院98年判字第1269號判決
裁判日期：民國98年10月22日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決
98年度判字第1269號上訴人日商‧日立化成工業股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人丙○○
林志剛 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國96年4月4日臺北高等行政法院95年度訴字第1932號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人前於民國（下同）87年12月18日以「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法」向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，即被上訴人）申請發明專利，同時聲明主張優先權，申請書中載明主張優先權之基礎案為西元1997年12月18日申請之第0-000000號西元1998年3月30日申請之第00-00000號及西元1998年3月30日申請之第00-00000號；受理該等申請案之國家均為日本，經該局編為第00000000號審查，並於90年9月22日以（90）智專二（六）1051字第9083016794號審定書為不予專利之審定。上訴人不服，於90年10月23日申請再審查，該母案於93年3月1日再審查准予專利（並列為第198000號專利）。嗣上訴人於91年11月11日提出分割申請，並援用原案所主張之優先權，本件分割案（下稱本案）經被上訴人編為第00000000號審查，於92年2月14日以(92)智專一(二)14016字第09240230490號函通知上訴人進行再審查，並於94年8月19日以(94)智專三（四）01029字第094020764540號函核駁理由先行通知書通知上訴人提出申復說明，案經被上訴人於94年11月24日以（94）智專三（四）01029字第09421067290號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經經濟部95年4月10日經訴字第09506165310號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：上訴人於94年10月20日提出延期申復申請，被上訴人應就所請另指定申復期間，上訴人於94年11月16日提出之「申復理由書」，雖名為「申復理由書」，但實際上其內容全部為有關自本案分割案件之分割記述，依據民法第98條明定：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。」之規定，自不能以此即認為無需再針對上訴人於94年10月20日對本案之核駁理由所提出延期申復的申請，另行指定申復期間給予上訴人，由於上訴人既已提出分割案的申請，且被上訴人對上訴人所提出延期申復之申請，亦尚未另行指定申復期間給予上訴人，則上訴人當然有理由認為應等待被上訴人通知是否准予分割後，再行對上述的核駁理由提出申復。況依法理及行政程序法第9條「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」之規定，則被上訴人在未通知是否准予分割，以及另行指定申復期間給予上訴人之前，自不能逕行沿用其核駁理由先行通知書的原核駁理由，予以審定不予專利，否則自難謂原處分無違法等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人應另指定申復期間後再進行審查為准予本第00000000號案之發明專利之處分。
三、被上訴人則以：本案前經被上訴人審查後於94年8月19日以
（94）智專三（四）01029字第09420764540號專利再審查案核駁理由先行通知書，認本案不符專利法第26條第3、4項及不具進步性，請上訴人於文到日次日起60日內提出申復說明，上訴人雖於94年10月20日申請延期提出申復說明，復於94年11月16日對本案提出「專利補充、修正申請書」，由後附之文件為「申復理由書」，然上訴人仍未對被上訴人前述再審查核駁理由先行通知書不予專利之理由包括不具進步性及申請專利範圍之修正有任何申復及修正，即上訴人94年10月20日申請延期提出申復說明後，已於94年11月16日自行提出申復理由在案，又，上訴人於94年11月16日提出本案申復理由書之同日，另案向被上訴人提出分割申請，該分割案業經被上訴人編為第00000000號案審查，目前之處理進度為被上訴人於94年11月29日發函通知上訴人補正中，本案與其分割案既已分案處理，若上訴人對該分割案有何意見，自應指明係有關第00000000號案之申請文件，向被上訴人提出，而非對本案提出申復理由書等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件第00000000號「研磨劑、基板之研磨法及半導體裝置之製造法」發明專利申請案，被上訴人係以，被上訴人前發給上訴人94年8月19日（94）智專三（四）01029字第09420764540號專利再審查核駁理由先行通知書，上訴人於94年10月20日請求延期提出申復理由，並於94年11月16日再提出分割申請，惟對前揭94年8月19日函迄無任何申請及修正，本件依現有資料逕予審定。前揭94年8月19日核駁理由先行通知書係指出本案申請專利範圍第1、2、17、20項與引證之西元1993年11月23日公開之美國第526400號及2000年9月19日公開之美國第0000000號專利案比較，本案之特徵不明確，因上述引證已揭示研磨劑含有氧化鈰之特徵，應配合本案技術內容修正如下：
第1、2、17、20項應載明第5、6、16項之內容，17項依附有誤，以使本案申請專利範圍明確。由於本案之特徵不明確，無法與前揭引證區別，不具進步性。又本案申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，且申請專利範圍之揭露方式不符專利法第26條第3、4項與專利法施行細則第18條之規定等情，惟上訴人逾期無任何申請及修正，乃為「本案應不予專利」之審定。又依原申請卷附資料所示，本件事實經過為：⑴本案前經被上訴人發給94年8月19日（94）智專三（四）01029字第09420764540號專利再審查案核駁理由先行通知書，認本案不符專利法第26條第3、4項及不具進步性，乃命上訴人於文到日次日起60日內提出申復說明。⑵上訴人旋於94年10月20日申請延期提出申復說明在案。⑶被上訴人對前開上訴人之申請延期提出申復說明，雖未加以處理，惟上訴人已自行於94年11月16日對本案提出「專利補充、修正申請書」，後附之文件則為「申復理由書」，而其中五「申復理由」之內容係「申請人經檢討認為本發明說明書內文中，有如新設申請專利範圍第1項至第26項具有獨立性之部分，爰依法分割申請為獨立申請案，敬請惠予審查。」，申請書並註明「本案同日另案提出發明分割之申請」。據前揭事實經過可知，上訴人94年10月20日申請延期提出申復說明後，已於94年11月16日自行提出所謂補充修正申請書，但其內容並未針對上開應補正之事項為說明及修正，而只就本案再申請分割，被上訴人於94年11月29日即函知上訴人分割案號為00000000，由於上訴人已經在94年11月16日已提出補充修正申請書，因此針對94年10月20日請求延期之申請，被上訴人認其已經提出補充修正，因此未再為延期與否之答覆，於法自無不合。又因為上訴人94年11月16日補充修正申請書事實上並未針對應補正之事項為補正，故被上訴人駁回系爭專利之申請，亦屬有據。申言之，本件上訴人係於本案再審查審定前，提出分割申請，依專利法第33條之規定，其提出之時點固屬合法。然如上訴人所言，該分割案係自本案「說明書內文」中獨立出來，故上訴人並未因有分割申請而就本案另行提出申請專利範圍修正本付審。則以本案原申請專利範圍而言，由於被上訴人所引證之美國第526400號及第0000000號專利案已揭示研磨劑含有氧化鈰之特徵，為使本案申請專利範圍第1、2、17、20項更加明確，否則無法與前揭引證明確區別，被上訴人乃教示上訴人應加入第5、6、16項之內容；另17項「一種基板之研磨法，其特徵係使用申請專利範圍第30項之研磨劑，研磨所定之基板者」，惟本案申請專利範圍並無第30項，其依附明顯有誤，應予配合修正，乃上訴人94年11月16日之補充修正申請書事實上並未針對應補正之事項為補正，該等核駁理由實與上訴人有無另行申請分割無關。前開本案不符專利要件，應不予專利之所有理由迄今依然存在，被上訴人遂逕予再審查審定本案應不予專利，自無不合。又本案與其分割案既已分案處理，若上訴人對該分割案有何意見，自應指明係有關第00000000號案之申請文件，向被上訴人提出，而非對本案提出申復理由書。是起訴理由猶爭執被上訴人應就其申請延期一事，再行指定期間命其申復，要不足採。綜上，上訴人所指其於94年11月16日所提申復理由書，並非針對被上訴人94年8月19日核駁理由先行通知書提出申復云云，委無可採。從而被上訴人所為「本案應不予專利」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：
㈠專利法第135條規定：「本法中華民國92年1月3日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定。」條文所謂之「尚未審定之專利申請案」應包括尚未審定之專利分割再審查申請案。經查，上訴人於91年11月11日提出分割申請，並援用原案所主張之優先權，本件分割案經被上訴人編為第00000000號審查，於92年2月14日以(92)智專一(二)14016字第09240230490號函通知上訴人進行再審查，並於94年8月19日以(94)智專三（四）01029字第094020764540號函核駁理由先行通知書通知上訴人提出申復說明，案經被上訴人於94年11月24日以（94）智專三（四）01029字第09421067290號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分，是本件分割再審查案應適用修正施行後之現行專利法規定，合先敘明。
㈡再按專利法第33條規定：「（第1項）申請專利之發明，實質
上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。」「（第2項）前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。」另按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」為專利法第21條所明定。又凡可供產業上利用之發明，固得依第22條第1項規定申請取得發明專利，惟同法第22條第4項明定：「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依本法申請取得發明專利。又「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」、「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」同法第26條第
3、4項復定有明文。而發明專利申請案違反第21條至第24條、第26條等規定者，依第44條規定應為不予專利之審定。
㈢經查，被上訴人所引證之美國第526400號及第0000000號專利
案已揭示系爭案研磨劑含有氧化鈰之特徵，為使本案申請專利範圍第1、2、17、20項更加明確，否則無法與前揭引證明確區別，被上訴人乃教示上訴人應加入第5、6、16項之內容；另17項「一種基板之研磨法，其特徵係使用申請專利範圍第30項之研磨劑，研磨所定之基板者」，另本案申請專利範圍並無第30項，其依附明顯有誤，應予配合修正，惟上訴人94年11月16日之補充修正申請書並未針對應補正之事項為補正，本案不符專利要件，應不予專利之所有理由迄今依然存在，被上訴人遂逕予再審查審定本案應不予專利，自無不合等等，以及上訴人所主張被上訴人應就其申請延期一事，再行指定期間命其申復云云，如何不足採等事項，原判決業已詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
㈣復按，專利法第46條第2項規定：「經再審查認為有不予專利
之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」實務上係以再審查核駁先行通知書通知專利申請人，於不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍內，為補充、修正（專利法第49條參照）。但申請人不按專利專責機關之通知事項補充或修正者，專利專責機關自應於期限屆至，依原申請再審查及相關申請文件之內容為再審查之審定。經查，被上訴人於上訴人申請再審查後，所發給上訴人94年8月19日（94）智專三（四）01029字第09420764540號專利再審查核駁理由先行通知書，認系爭案不符專利法第26條第3、4項及不具進步性，乃命上訴人於文到日次日起60日內提出申復說明。惟上訴人94年10月20日申請延期之申復說明、以及於94年11月16日自行提出所謂補充修正申請書，其內容並未針對上開應補正之事項為說明及修正，此有上開通知書及申請書可稽，並為原判決所認定之事實，申請人不按專利專責機關之通知事項更正或修改者，專利專責機關自應於期限屆至，依原申請再審查及相關申請文件之內容為再審查之審定，並無不合。上訴人除執起訴主張外，其上訴意旨略謂：上訴人在94年11月16日補充修正申請書中，僅陳明自本案說明書內文中具獨立性之部分依法提出分割申請為獨立分割案，而未針對應補正之事實為補正，具有正當理由，原審疏忽專利實務，認上訴人未依被上訴人之先行通知書所載核駁理由補充修正申請專利範圍，故不符專利要件，應不予專利之理由，有判決違背經驗法則及經驗法則之違背法令云云，顯係就原審已詳為斷之事項，論述不採之事由再予爭執，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈤再者，如前引專利法第33條規定，實質上屬兩個以上之發明者
，得為分割之申請，分割申請雖應於原申請案再審查審定前為之，亦得以原申請案之申請日為申請日，但是否通知申復，仍應視原申請案或分割案是否有補充修正事由，分別為之。是以就分割案而言，專利法第49條第3項第3款所謂之「專利專責機關於審定前通知申復之期間內」補充修正說明書或圖示，係指分割案申請人得於分割案關於審定前通知申復之期間內為補充修正，並非以原申請案之再審定處分作為基準。若專利專責機關已就分割案為審定處分，該分割案申請人當然不得以原申請案尚未再審定處分，主張該分割案仍在專利法第49條第3項第3款之「專利專責機關於審定前通知申復之期間內」。上訴意旨以：本案之分割案如經處分為不准分割時，若仍在審定前通知之申復期間內，則本案尚處於專利法第49條第3項第3款規定得於專利專責機關於審定前通知之申復期間內，該分割案申請專利範圍可在被上訴人答覆所指定期間內享受補充修正說明書之權利與利益，而補充入本案之申請專利範圍，原判決有違背法令云云，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈥至於申復延期之申請如何處置，法無明文，若專利專責機關准
許之，自得以通知函准，若不准申請人之申復延期申請，自得於限期申復屆至時逕再為再審查或為審查審定書內一併說明不准延期之旨即可，勿庸再以函文為否准延期之意思表示，亦無為答覆否准延期申復另行指定期間命上訴人申復及補充修正之程序，專利專責機關未予答覆否准延期申復，逕為審定，自屬合法。上訴人以：本案於94年10月20日提出延期申復之申請，係以上訴人遠居國外聯絡不便及蒐集資料尚未完成為由而申請延期提出申復，並非因要於94年11月16日提出分割案始提出延期申復之申請，無論是否提出分割案，被上訴人皆有義務為答覆否准延期申復而再行指定期間命上訴人申復及補充修正云云，以其對法律上見解之歧異，為有利於己之主張，自非可採。㈦末查，上訴意旨另以：本件上訴人對不准再分割之處分無不服
，係要將分割案的申請專利範圍與補充於本案申請專利範圍中，被上訴人不得逕行對系爭案作成再審查審定，原判決混淆相提並論，自屬違法云云。惟查，原判決業已說明：本案與其分割案既已分案處理，若上訴人對該分割案有何意見，自應指明係有關於第00000000號案之申請文件向被上訴人提出，而非對本案提出申復理由書。94年11月16日自行提出所謂補充修正申請書，其內容並未針對上開應補正之事項為說明及修正，業如上述，則被上訴人逕對本案作成再審查審定，自無不合。
㈧從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國98年10月22日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官廖宏明法官劉介中法官曹瑞卿法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國98年10月23日
書記官張雅琴