裁判字號：智慧財產法院101年行商訴字第104號判決
裁判日期：民國102年01月03日
裁判案由：商標註冊
智慧財產法院行政判決
101年度行商訴字第104號民國101年12月20日辯論終結原告尤鉦嶧被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 呂姝賢 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國101年6月5日經訴字第10106106800號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就原告於民國一○○年二月十一日所申請「鋼筆傘」商標註冊事件，應為准予註冊之處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國100年2月11日以「鋼筆傘」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正後商品及服務分類表第18類之「紙傘、陽傘、童傘、傘頭、傘骨、傘把、自動傘、拐杖傘、海灘傘、遮陽傘、露營傘、高爾夫球傘、雨傘、傘、傘套、傘環」商品，向被告申請註冊，復於
100年10月14日提出意見書時聲明系爭商標圖樣中之「傘」不在專用之列。經被告審查，認系爭商標圖樣「鋼筆傘」為所指定「陽傘、童傘、自動傘」等商品外觀、款式之說明，不符商標法第19條聲明不專用之規定，依同法第23條第1項第2款規定，應不准註冊，以101年2月22日商標核駁第336227號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、本件原告主張：㈠原告提出系爭商標申請後，已於100年10月14日聲明商標圖
樣中之「傘」字不在專用之列。又系爭商標圖樣之中文「鋼筆」二字為名詞，非形容詞，而將「鋼筆」二字置於「傘」之前面，並非形容該傘「輕巧、超細」，其予消費者寓目印象並無形容該產品折疊後如鋼筆般極細的外觀，或形容該傘收納後宛如鋼筆般，故「鋼筆」二字並非商品外觀、款式之說明。
㈡商品之說明以直接而明顯為前提，而系爭商標非屬直接明顯
說明該商品為輕巧、超細或收納後宛如鋼筆般，充其量僅屬譬喻或自我標榜者，依最高行政法院93年度判字第999號判決、92年度判字第1156號判決、91年度判字第423號判決等意旨，自非商品之說明，故無商標法第23條第1項第2款規定之適用。
㈢原告實際有使用系爭商標，依原告提出奇摩購物中心、momo
富邦購物網及PChome線上購物對帳單等證據資料可知，系爭商標經原告長期廣泛使用，已取得後天識別性，自得依商標法第23條第4項規定，排除同法條第1項第2款規定之適用。再者，商標申請註冊案中。以物品名稱作為商標圖樣之一部分或全部，指定使用於傘類商品者所在多有，例如註冊第00000000號之「羽毛傘」等商標，是被告核駁系爭商標註冊之申請，顯屬有誤。
㈣被告所為之原處分及訴願機關所作為之訴願決定違法不當，
原告爰聲明求為判決：⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉被告就原告於100年2月11日申請「鋼筆傘」商標應為准予註冊之處分。
三、被告則以：㈠有關系爭商標之註冊有核駁審定時商標法第23條第1項第2
款等適用部分：系爭商標圖樣「鋼筆傘」，予消費者寓目印象有形容該產品折疊後如鋼筆般極細之外觀，或形容該傘輕巧、超細，收納後宛如鋼筆般，是以之指定使用於「傘、雨傘、自動傘」等商品，有直接彰顯所指定商品外觀、款式之說明，自有核駁審定時商標法第23條第1項第2款規定之適用。至原告雖聲明商標圖樣中之「傘」字不在專用之列，惟整體商標圖樣仍為所指定商品之相關說明，應有核駁審定時商標法第23條第1項第2款等適用，自不適用聲明不專用之規定。
㈡有關原告主張系爭商標圖樣業經大量使用，一般消費者應可認識其為表彰商標或服務之來源部分：
⒈商標法第23條第4項規定所謂商標「第二層意義」即指「後
天識別性」，係指凡不具識別性之標章或僅為描述性名詞，以其原始意義使用或廣告，一般不會認為其具有區別商品或服務來源之功能，而不具有商標先天之識別性，然則當此等標識被經常或長期地使用，在消費大眾腦海裡因反覆使用之結果，使其與所關連之商品、服務及使用者相聯結，進而成為使用人商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，復以取得後天之識別性者，係於原始意義之外產生新特殊意義。又無先天識別性之標章是否已取得後天之識別性，係事實問題，依商標法施行細則第18條規定及被告公告之商標識別性審查基準5.1規定等，原告商標註冊若有本法第23條第4項規定情事，應提出相關事證。
⒉惟原告提出系爭商標網路查詢資料多為介紹「TV雨傘王」商
標之系列產品，例如「TV雨傘王手動直立傘」、「TV雨傘王高爾夫球傘」、「TV雨傘王無敵大自動傘」、TV雨傘王時尚鋼筆傘」、「TV雨傘王讓你瞬間變成型男的一把好傘」等，其主要識別部分為「TV雨傘王」，而「時尚鋼筆傘」僅為商品相關說明性文字，而原告提出實際使用資料之「時尚鋼筆傘」、「UMBRELLA」、「UVPROTECTION」、「鋼筆傘」、「嚴選好雨傘‧終生保維修」等，均為說明性或不具識別性文字，另由實際使用證物與傘吊牌背面標明「品名:53銀膠花格鋼筆傘」可知，「鋼筆傘」係商品名稱而非商標，而深綠色傘之傘套突出標籤、雨傘粘帶所標示為「Rainbow」，其商品主要識別部分應為「Rainbow」，尚難據以認定系爭商標業經其在我國國內廣泛使用，而在交易上已取得後天之識別性，故無商標法第23條第4項之適用。
⒊原告所舉核准註冊第0000000號、註冊第0000000號、註冊
第0000000號商標核准案例，均與系爭商標不同，或其指定使用商品未盡相同，至原告所舉核准註冊0000000號商標核准案例，該商標圖樣所結合之文字與本案不同，且「羽毛」不論其外觀、型狀均與傘張開或收納形狀甚為迥異，充其量屬暗喻性商標，形容雨傘重量極輕，整體商標圖樣予人印象迥然有別，案情自屬各異，基於商標審查個案拘束原則，自不得援引執為系爭商標應准註冊之論據。
㈢有關系爭商標非屬暗示性標識部分：
⒈原告主張「鋼筆」為名詞，置於「傘」之前並無法作為形容
詞，而為隱喻暗示性商標。惟商標法並未規定商標文字或字詞之詞性必須符合文法規則，依我國一般國民文字之認知，大多依據該組文字之各別文字之既有字義，加以結合後，以理解該組合文字之義涵。又系爭商標「鋼筆傘」經我國一般國民依循上揭認知模式詮釋後，該組合文字之文義指定使用於「傘」等商品，其未脫易使相關消費者強力聯想該等商品為有如鋼筆般外觀之範疇，為商品本身說明有密切關聯，有直接彰顯所指定商品外觀、款式之說明。
⒉況「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、
功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。暗示性之描述與商品或服務直接描述不同，消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，始能領會標識與商品或服務間之關聯性。此種類型之標識，並非競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵之標識，通常還有其他較直接說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，依被告公告之「商標識別性審查基準」
2.1.3規定，得准予註冊。又系爭商標之「傘」聲明不專用，指定使用於傘類商品，易使人直覺聯想到其為商品之相關說明，消費者無需運用一定程度之推理或思考，始能領會標識與商品間的關聯性，故非屬前述「暗示性標識」。
㈣被告依法核駁系爭商標之註冊，並無不合。並聲明駁回原告之訴。
四、兩造之爭點為：系爭商標是否有商標法第23條第1項第13款規定之適用？
五、得心證之理由：㈠按商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者
，不得註冊，商標法第23條第1項第2款定有明文。又有第
1項第2款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，為同法條第4項所規定。亦即，未具有先天識別性或說明性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。至商標法第23條第1項第
2款所謂之「商品或服務說明」，係依一般社會通念，如為商品或服務本身之說明或與商品或服務本身之說明有密切關連者，即有該款規定之適用。次按「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊」，固為商標法第19條所規定，惟其適用係指商標圖樣中之部分為說明性或不具識別性時，始足當之，倘商標圖樣整體為說明性或不具識別性者，應有商標法第23條第1項第1款及第2款規定之適用，而應予核駁，自不適用聲明不專用之規定。
㈡經查，本件原告前於100年2月11日以未經特殊設計，單純由
文字「鋼筆傘」三字所組成之商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「紙傘、陽傘、童傘、傘頭、傘骨、傘把、自動傘、拐杖傘、海灘傘、遮陽傘、露營傘、高爾夫球傘、雨傘、傘、傘套、傘環」商品，向被告申請註冊。復於100年10月14日提出意見書時聲明系爭商標圖樣中之「傘」不在專用之列。而被告所以否准原告系爭商標之註冊申請，主要係認為系爭商標「鋼筆傘」三字，乃所指定使用之商品外觀、款式之說明，雖原告聲明商標圖樣中之「傘」字不在專用之列，惟整體商標圖樣仍為所指定商品之相關說明，不符商標法第19條之規定，依同法第23條第1項第2款規定，而不准系爭商標註冊之處分。是本件必須釐清者，乃原告系爭商標是否確為商品外觀、款式之說明，而有商標法第19條、第23條第1項第2款規定之適用。按所謂「鋼筆」者，乃往昔國人所習用以液體墨水作為書寫原料之扁形金屬筆頭之書寫工具，由於其為書寫之工具，是以外形多為瘦長型，雖偶有較短之矮胖型鋼筆設計，但大多採瘦長型為主。而傘者，除長柄傘外，摺疊傘多係在收摺後，呈長條狀，是以，若就形狀外觀而言，所謂鋼筆與摺疊傘唯一相似之處，僅有在長條形狀此部分，除此之外，傘與鋼筆，兩者可謂毫無相干且絕無類似之商品。
㈢茲就雨傘市場而言，目前市面上並無任何人或公司將「鋼筆
」一詞與雨傘合併使用，換言之，就雨傘市場而言，在無其他人使用相同名稱情形下，原告透過網路等通路行銷其產品，尚難謂系爭商標毫無指示商品來源之功能。而原告雖將「鋼筆」一詞與雨傘合併使用，然而其在使用上，並未明白指出其雨傘收摺後大小如同鋼筆一般，質言之，原告顯然並無將鋼筆之外觀形狀作為其所指定使用之商品外觀說明之行為。而「鋼筆」與「雨傘」乃性質完全不同之商品，一為文具用品、一為雨具，兩者功能及使用場所完全無關聯性，對消費者而言，縱使「鋼筆傘」一詞確實使消費者產生雨傘收摺後之體積大小聯想，亦係間接或隱喻式地描述，此種情形在諸多商標上頗為習見，例如「威而鋼」或「偉哥」商標指定使用在壯陽藥，「滅飛」指定使用在蚊香等，其字面文義所生之聯想效果與其所指定使用之商品品質間之說明性，較諸系爭商標更為直接；另以原告所舉之「羽毛傘」商標為例，雖然消費者不致會誤認其所指定使用之雨傘商品係由羽毛所製造，然仍有可能會聯想雨傘之重量，足徵隱喻式之商標確非不可註冊。按所謂「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務之標識。暗示性之描述與商品或服務的直接描述不同，消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間之關聯性。此種類型之標識，不是競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵之標識，通常還有其他較直接之說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，得准予註冊（參被告所制定商標識別性審查基準2.1.3.）。本件原告以鋼筆一詞使用於雨傘商品，而鋼筆並非雨傘業者或競爭同業必須或通常用以說明商品或服務之標識，且消費者乍聞此種名稱，勢須稍做聯想始能領會原告所訴求之重點，是以，參酌上開說明，自難謂系爭商標毫無識別性可言。
六、是綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，尚非允洽。訴願決定予駁回，亦有未當，均應予以撤銷。而本件原告系爭商標確具識別性，被告於本院審理時復表示除其據以否准之商標法第23條第1項第2款規定外，系爭商標並無其他不應准許註冊之事由，而本院經審理結果，認為系爭商標並無商標法第23條第1項第2款所規定不得註冊情形，是本件原告請求撤銷原處分及訴願決定，並請求本院判命被告就系爭商標應予核准註冊之處分，即有理由，應予准許。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國102年1月3日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官蔡惠如法官汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││一者，得不委任律│格或為教育部審定合格之大學或獨││師為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││情形之一，經最高│二親等內之姻親具備律師資格者。││行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││者，亦得為上訴審│。││訴訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國102年1月4日
書記官邱于婷