裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第4044號判決
裁判日期：民國95年12月21日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決
94年度訴字第4044號原告力多保險櫃有限公司代表人甲○○訴訟代理人丁○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人鍵瞬貿易有限公司代表人乙○○訴訟代理人戊○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年10月31日經訴字第09406139270號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國81年6月29日以「日寶MTC」商標（下稱系爭商標，如附圖一），作為其註冊第587106號「日寶及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第65類之保險櫃、保險箱、鐵櫃、桌子、椅子及書櫃商品，向被告申請註冊，經其核准列為註冊第587171號聯合商標，並於91年10月24日經被告延展專用期間至
102年2月15日。嗣原告於92年7月1日以系爭商標之註冊有違註冊時（即78年5月26日修正公布）商標法第37條第1項第6款規定，對之申請評定。其後商標法於同年11月28日修正施行，依商標法第86條第1項規定，視為獨立之註冊商標。原告復於93年4月27日釋明主張系爭商標之註冊有違延展註冊時（即87年11月1日公布施行）商標法第37條第1項第5、6款及現行商標法第23條第1項第10、11及14款規定，嗣於同年5月25日再追加主張系爭商標之註冊亦有違現行商標法第23條第1項第1及13款之規定。案經被告審查，認系爭商標之註冊無違現行商標法第23條第1項第1、10、11、13及14款規定，以94年4月6日中台評字第920242號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告為系爭商標評定成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明求為判決（被告未於言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其起訴狀及準備程序所為而記載）：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第65類之商品，是否有違現行商標法第23條第1項第10、11及14款規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
1.本件主張系爭商標有違現行商標法第23條第1項第10、11、14款之情形，應予撤銷，第1、13款不再主張。
⑴系爭商標有違反商標法第23條第1項第10款規定（修正前商標法第37條第1項第5款）：
①經濟部63年4月26日63年度訴字第10195號訴願決定
書，認定以他人商品之標章，搶先申請註冊之行為顯有違社會之妥當性，屬於不道德行為，為妨害公序良俗；67年訴字第15164號訴願決定書亦持相同之見解；又參照63商字第27872號函，均認為商標申請人之「行為」是否有違反公序良俗，亦應審查。又學者曾陳明汝於其著作「商標法原理」提及「第14款之規定得以取締與他人有特定關係，知悉他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊。加上有欺矇消費大眾之主觀意識，亦足構成妨害公序良俗，第5款之規定，亦得援引適用」。
②87年11月1日公布施行商標法第37條第5款，至92年
5月28日修正公布商標法將該條款修訂為：「妨害公共秩序或善良風俗者」，明確規範為妨害「公共秩序（搶先註冊之行為）」或「善良風俗（圖形猥褻）」者，分別規範「行為」與「圖樣」二者，商標搶先註冊即有違社會一般利益，即屬「妨害公共秩序」。
③依被告「商標法逐條釋義」稱：本款立法意旨在維護
社會公共秩序及善良風俗。公共秩序，指對國家社會之一般利益；善良風俗，指社會之一般道德觀念。商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念都有本款之適用。…下列情形通常會認為妨害公共秩序或善良風俗，如：一、損害國家、民族或社會之尊嚴者；二、鼓勵或煽惑犯罪、違法或擾亂社會秩序者。且經濟部認仿冒抄襲搶先註冊之行為已妨害國家信譽並擾亂商場秩序及消費者利益，有妨害公共秩序之違法。
④商標註冊有無遵守商場秩序合乎社會公平正義原則，
商標圖樣有無違反社會善良道德風俗，分屬不同態樣範疇，惟被告僅就系爭商標有無違反「善良風俗」作出評定，卻未究及商標申請人有無抄襲仿冒搶先註冊妨害「公共秩序」之行為，實有不當。
⑵系爭商標有違反商標法第23條第1項第11款規定（修正前商標法第37條第1項第6款）：
①「商標抄襲外國商標者，不應許其註冊」；「商標法
第37條第1項第6款之規定，係防止公眾有誤認誤信商品性質、品質或產地之虞，亦即要避免誤認誤信之可能發生，並非必待公眾已產生誤認誤信，或一定會產生誤認誤信者，才有上開商標法規之適用」最高行政法院59年判字第130號、86年度判字第2008號判決意旨參照。經濟部亦下達命令：「年來我國商人多有仿用外國商標申請註冊者，此種行為對國內消費者之利益與國際間之信譽均有影響，為徹底禁絕起見，今後對此類商標申請註冊時，如認其有欺罔公眾之虞之時，可援引商標法第2條第6款之規定予以核駁」；又規定：全部或一部冒用外國商標全部或一部而申請註冊者，無論該外國商標是否為已註冊之商標，無論該冒用或被冒用之部分所佔全部商標比例之大小，或是否字體形式或所施顏色是否相同，均應分別適用商標法第2條第6款後段，第12款及第11條第2項之規定予以核駁。
②參加人只是日商「MTC」公司產品「MTC」保險櫃在
台灣代理商之一，並非就是日商「MTC」公司（或其在台灣之代表人），系爭商標「MTC」既係日商MTC公司名稱之特取部分，又係其保險櫃商標名稱，何況法未明定系爭商標不得使用於非日商「MTC」公司生產之保險櫃商品上，難謂不使公眾或相關消費者產生「日寶MTC」商標之保險櫃係由國外、或由日商MTC公司生產製造或提供服務之誤認誤信，有違商標法保障消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法意旨，自有本法之適用。
⑶系爭商標有違反現行商標法第23條第1項第14款：
①系爭商標係參加人於79年代理日商MTC公司之「MTC
」保險櫃，於結束代理權後，未經日商MTC公司同意於82年間搶先申請註冊。再按同條第2項已明確規範同意時點為「商標申請註冊時」，不得事後追認至明。惟參加人所提出之「確認書」係於93年4月23日作成，既非系爭商標申請註冊時之81年6月29日，亦非延展註冊時之91年10月24日，即於法不合，再者該確認書內容記載立確認書者「MTC貿易會社」，惟於書末署名之公司名稱卻是「MTC貿易株式會社」，公司名稱前後不一，二者顯屬不同公司。且確認書署名該日商公司代表人為「 川谷良彥 」，惟所蓋之印章印文卻為「 川谷良輔 」，代表人名稱亦不相符。又該確認書僅蓋有「川谷良輔」之私人印章，並未蓋有公司章記，故該確認書至多僅係個人行為，不能代表公司，不可採信。
②「確認書」係基於通謀虛偽之意所製作，原告否定其
證明能力。系爭商標於被告評定審查時，參加人分別提出92年7月28日商標評定答辯書、92年8月11日答辯書（一）、92年11月20日答辯書（二）、93年2月10日答辯書（三），均聲稱系爭商標係由其「創設」，且附上法院確定判決佐以證明係「創設」無誤。惟卻於93年4月26日於商標評定答辯書（四），改口稱系爭商標英文部分係經他人同意申請註冊，並附上93年4月23日日商公司所出具之「確認書」用以證明。可證參加人為免系爭商標被評定成立，基於通謀虛偽之意取得該「確認書」，按民法第87條第1項前段規定無效，不能因係公證即認當然有效。
③「確認書」末署名公司代表人為「川谷良彥」，惟所
蓋印章卻係「川谷良輔」，二者分明為不同之人。參加人於95年9月20日庭訊時辯稱：『「川谷良彥」或「川谷良輔」係日文「平假名」與「片假名」翻譯成中文有所差異所引致』。惟查日本文字分為「漢字」和「假名」（假名又分平假名及片假名，字型有異），「漢字」讀法會因「音讀」或「訓讀」之分有所差異，惟字型一致。查該確認書係以「漢字」簽署公司代表人姓名及蓋章，而非以日文「假名」簽署，非關「平假名」或「片假名」之差異性。
④末查「公證」者，係由國家之公證人為證人，實體上
「公證」仍屬「見證」，與一般契約以第三人為證人同，但證人僅能就表面行為有所見聞，並不能知悉當事人心中之真意，故當事人間內心係通謀虛偽意思表示，利用公證人為公證，仍有民法第87條第1項前段之適用。按公證法第46條第1項規定「公證人認證私證書，應使當事人當面於證書簽名，或承認為其簽名，並於證書內記明其事由。」；再按民事訴訟法第
358條規定私文書經公證人認證者，「僅」推定為真正，並未明訂為真正。故公證人僅能認證簽名真正，不能逕認內容真正⑷系爭商標有違反現行商標法第23條第1項第12款規定（修正前商標法第37條第1項第7款）：
日商MTC公司及其MTC保險櫃已構成著名商標或標章原告已於起訴狀詳述，且系爭商標不論申請註冊時（81年
6月29日）或延展註冊時（91年10月24日）均未得日商
MTC公司同意。㈡被告主張之理由：
1.原告於行政訴訟起訴狀中新主張系爭商標有違現行商標法第23條第1項第12款及修正前商標法第37條第1項第7款規定部分，因原告於原處分階段並未提出，故其主張顯非適法，自非本案所應審究之範圍。
2.系爭商標所涉現行商標法第23條第1項第10款規定：系爭商標依一般社會通念與經驗以觀，其圖樣本身並無妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念、公序良俗之情事，況原告並未針對系爭商標圖樣本身如何妨害公共秩序或善良風俗等情事提出具體事證，從而本件系爭商標之申請註冊，尚難謂有前揭法條規定之適用。
3.系爭商標所涉現行商標法第23條第1項第11款規定：其適用係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品或服務性質、品質或產地而言，至商標本身如有使人誤認其所表彰之商品或服務為他人所生產、提供、製造、加工、揀選批售或經紀而購買之虞者，則非本款所得審究。經查，本案原告並未檢附任何客觀資料以證明系爭商標有使公眾誤認、誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，僅以系爭商標圖樣上之外文「MTC」為日商MTC公司之特取部分及行銷保險櫃商品之商標，尚難執為有利於本款適用之論據，是本件系爭商標之申請註冊，揆諸前揭說明，自亦無前揭法條規定之適用。
4.系爭商標所涉現行商標法第23條第1項第14款規定部分：參加人已檢送日商MTC公司之確認書，證明系爭商標圖樣上之外文「MTC」之申請註冊係取得先使用人之同意，故系爭商標之註冊應無前揭條款規定之適用。至原告主張該確認書之日期係在系爭商標申請註冊日之後，因上開條款但書之規定，並不排除事後同意，是參加人所提之確認書並非不可採，併予說明。
5.現行商標法第91條第1項規定，本件係商標法修正施行前，已申請評定尚未評決之評定案件，惟系爭商標既無修正後商標法（即現行商標法）第23條第1項第10、11、14款規定之適用，則其是否尚有違修正前商標法之規定，自毋庸審究，併予敘明。
㈢參加人主張之理由：
1.日本MTC貿易株式會社係一家貿易公司，其銷售產品係日本EIKO所製造的產品，商標係EIKO並以此商標行銷全世界，並早已在日本註冊該商標，在參加人欲進口EIKO株式會社所製造的EIKO保險櫃時，台灣已有他家公司取得代理權在先，故參加人透過MTC公司進口EIKO株式會社的產品，為使進口文件中之賣方公司名稱與台灣的中文型錄商品商標一致，建立進口品牌形象，故將MTC作為保險櫃商標，除在79年簽訂代理合約之前，即已口頭取得該公司負責人之同意，且在代理合約也列出此條款。
2.MTC公司從未將MTC在日本或其他國家註冊成保險櫃商標，參加人係經該公司同意後創立MTC保險櫃商標。
3.本案原告故意侵害參加人系爭商標，並於台灣高等法院台中分院向參加人道歉。
4.確認書中貿易會社與貿易株式會社之差異，係以簡稱書寫之故，兩者係同一公司。且MTC貿易株式會社之代表人為川谷良彥，已在確認書蓋章，而川谷良輔係其父已逝世多年，川谷良彥為紀念其父乃將川谷良輔註冊登記為公司印章，且經日本政府核定，故確認書中川谷良輔印章為公司代表印章無誤，且確認書經大阪法務局公證人及台北駐大阪經濟文化辦事處認證無誤。
理由
甲、程序部分：被告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條、民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
乙、實體部分：
一、按「註冊已滿10年之商標，違反第25條第2項第1款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為無效。
」為修正前（即原告申請評定時）商標法第52條第3項所明定，而同法第25條第2項第1款有關申請商標專用權延展註冊應不予許可之規定係指商標「有第37條第1項第1款至第
8款情形之一者」而言。又「商標之註冊違反第5條、第31條第5項、...或第42條第2項後段之規定者，自註冊公告之日起已滿2年者，不得申請或提請評定。」同法第53條亦定有明文。次按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第
1項所明定。又商標有「妨害公共秩序或善良風俗者」、「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得註冊，復為現行商標法第23條第1項第10款及第11款所明定。
二、經查，現行商標法第23條第1項第10款所稱商標有妨害公共秩序或善良風俗者，係指商標圖樣本身所表彰之觀念、外觀或讀音有妨害公共秩序或善良風俗者而言，如以不堪入目的文字或猥褻圖形作為商標圖樣者，即為適例。至於系爭商標與他人先使用之商標是否相同或構成近似，有無抄襲搶先註冊之情事，核屬同條項第12或14款規範範疇，尚非本款所稱之妨害公共秩序或善良風俗。系爭商標圖樣係由中文「日寶」及外文「MTC」所聯合組成，該等文字之觀念、外觀或讀音所表彰之意涵與標誌效果，並未見任何妨害公共秩序或違背善良風俗之情形，自難謂有本款規定之適用。至原告所舉經濟部63年4月26日63年度訴字第10195號、67年訴字第15
164號訴願決定書以及63商字第27872號函個案所持見解並不能拘束本院，尚不能以該等見解執為執為系爭商標之註冊有違現行商標法第23條第1項第10款規定之論據。
三、次查，現行商標法第23條第1項第11款規定之適用，指商標本身之文字、圖形、記號、立體形狀、顏色或其聯合式有使人誤認其所表彰之商品或服務性質、品質或產地而言，至商標本身如有使人誤認其所表彰之商品或服務為他人所生產、提供、製造、加工、揀選批售或經紀而購買之虞者，則非本款所得審究。依上說明，本件原告主張系爭商標「MTC」係日商MTC公司名稱之特取部分，又係其保險櫃商標名稱，難謂不使公眾或相關消費者產生「日寶MTC」商標之保險櫃係由國外、或由日商MTC公司生產製造或提供服務之誤認誤信一節，並非商標法商標法第23條第1項第11款論究範圍，原告以此主張有該條款之適用，核屬無據。基上所述，本件被告認系爭商標之註冊無違現行商標法第23條第1項第10及11款規定部分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦屬妥適。按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第1項所明定。系爭商標既無現行商標法第23條第1項第10及11款規定之適用，其是否有修正前商標法之適用，自無庸再加以審究。
四、復查，系爭商標係於82年2月16日獲准註冊，並於91年10月24日核准延展註冊在案，是原告於92年7月1日申請評定當時，系爭商標為一註冊已滿10年之商標，依修正前（即原告申請評定時）商標法第53條規定，對於註冊已滿2年之商標，不得以其違反同法第5條規定對之申請評定，故原告於93年
5月25日追加主張系爭商標之註冊有違現行商標法第23條第
1項第1款（相當於修正前商標法第5條第1項）規定，自非得為申請評定之條款。又依同法第52條第3項規定，對於註冊已滿10年之商標，僅於違反第25條第2項第1款所定「第37條第1項第1款至第8款情形之一者」始得申請或提請評定其註冊為無效，並不包括同法第36條、第37條第1項第12及14款規定之部分。故原告於申請評定階段主張系爭商標之註冊有違現行商標法第23條第1項第13及14款之規定（相當於修正前商標法第36條、第37條第12及14款），並不在修正前商標法第52條第3項所列舉得由利害關係人申請評定之列。因此，本件原告對系爭商標申請評定，主張其註冊有違現行商標法第23條第1項第1款、第13款及第14款規定部分，於法不合，本應為申請駁回之處分。惟被告未查及此，仍就原告前揭各款主張逕為實體審查，以系爭商標之註冊無違前揭各款規定，皆為申請不成立之處分，其理由固未盡妥適；但申請駁回之結果即係維持系爭商標之註冊，核與被告就本件商標評定案所為申請不成立處分之實質結果並無二致，經訴願決定機關依訴願法第79條第2項規定，說明理由後，仍為訴願無理由之決定，於法核無不合。原告於本院審理中仍主張系爭商標之註冊有違現行商標法第23條第1項第14款規定之適用，自非可採。
五、至原告主張系爭商標之註冊亦有違現行商標法第23條第1項第12款規定一節，並非原申請評定階段所主張之法條，核屬訴願階段始行提出之新主張，既未經被告審查並作成處分，應屬得否另案提出主張問題，非屬本件所得審究。從而，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為系爭商標評定成立之處分，為無理由，應予駁回。本件本院得心證之理由，已如前述，兩造其餘攻擊防禦方法，因與判斷結果不生影響，爰不一一論述，均併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國95年12月21日
第三庭審判長法官姜素娥
法官陳秀媖法官陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年12月26日
書記官王英傑