裁判字號：臺灣彰化地方法院96年易字第1786號刑事判決
裁判日期：民國97年06月26日
裁判案由：違反商標法
臺灣彰化地方法院刑事判決96年度易字第1786號公訴人臺灣彰化地方法院檢察署檢察官被告甲○○選任辯護人陳忠儀律師
劉雅榛律師上列被告因違反商標法案件，經檢察官提起公訴（96年度偵續字第23號），本院判決如下：
主文甲○○犯修正前商標法第62條第1款之侵害商標權罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日，減為有期徒刑貳月，如易科罰金，以銀元叁佰元即新臺幣玖佰元折算壹日。扣案之汽車油封組件共肆萬玖仟陸佰肆拾柒個，沒收。
事實
一、全興油封企業股份有限公司(下稱全興油封公司，設在彰化縣○○鄉○○路○段○○○號)曾於民國(下同)66年1月24日向經濟部中央標準局（已改制為智慧財產局）申請註冊登記取得「NTK全興」商標專用權，使用於各種合成橡膠之油封、護油環、迫緊等商品，惟日商日本特殊陶業株式會社於67年11月27日，亦向我國經濟部中央標準局申請註冊「NTK」商標專用權，使用於發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部份、磁製機器零組件及其他同類商品，因全興油封公司前經註冊使用之「NTK全興」商標，與日本特殊陶業株式會社所申請註冊之「NTK」商標，均使用在同類商品，日本特殊陶業株式會社遂以其商品早於64年間，即以「NTK」商標行銷我國，且全興油封公司所申請註冊之「NTK全興」商標，與「NTK」商標構成近似，因此向經濟部中央標準局申請評定「NTK全興」商標為無效。經濟部中央標準局評定之結果，於69年2月16日撤銷全興油封公司申請註冊取得之「NTK全興」商標，並由日本特殊陶業株式會社自69年4月1日起，註冊登記取得「NTK」之商標專用權（註冊號數：
131111號），全興油封公司乃提起訴願、再訴願。嗣經全興油封公司在日本之合作廠商「日本オイルシ─ル工業株式會社」（以下簡稱日本「NOK」株式會社）居間協調下，由三方於69年11月1日訂定商標授權契約書，由日本特殊陶業株式會社無償授權全興油封公司使用「NTK」商標，契約期間為10年，其後自動延長，全興油封公司即停止上開行政爭訟程序。其後，日本特殊陶業株式會社於84年9月27日，透過日本「NOK」株式會社向全興油封公司為終止系爭商標授權之意思表示後，經全興油封公司為同意終止系爭商標授權之表示，系爭商標授權之契約，已因日本特殊陶業株式會社、全興油封公司、日本「NOK」株式會社之終止授權表示而終止。而甲○○自85年間起，擔任全興油封公司之總經理，為全興油封公司之實際負責人，其雖明知全興油封公司無權使用系爭商標於油封等商品，竟基於意圖欺騙他人之概括犯意，自85年年間某日起(檢察官起訴書誤載為84年11月1日起)，至89年7月3日止，連續先後多次，在全興油封公司，使用「NTK」商標在全興油封公司所製造之油封組件上，其產製「NTK」商標之油封組件之數量為每月10萬個，並在國內銷售。嗣經法務部調查局臺中縣調查站於89年7月3日，持搜索票前往全興油封公司上址營業處，扣得仿製「NTK」商標之汽車油封組件共計49,647個、全興油封公司銷貨分類帳4冊、轉帳傳票1冊、成品進庫單1冊、87年度營業實績表1張物品，進而查獲上情。
二、案經法務部調查局臺中縣調查站移送偵辦臺灣臺中地方法院檢察署檢察官呈請臺灣高等法院臺中分院檢察署檢察長核准，移由臺灣彰化地方法院檢察署檢察官檢察官偵查起訴。
理由
一、訊據被告矢口否認前揭犯行，辯稱：㈠、系爭商標授權契約由全興油封公司、告訴人日本特殊陶業株式會社、日本「NOK」株式會社三方於1980年11月1日訂立，其中第8條約明「契約時間為10年，其後自動延長。但若當事者一方異議，得於契約期滿前6個月內以書面提出異議，經三方協議議決之。」因此，該契約應自動延長至2000年10月31日，本件契約既為三方面事人所訂立，依其約定終止亦須三方面為之，惟告訴人所主張之終止經過並不符前開授權契約第8條之約定，是系爭商標授契約尚未終止，系爭商標授權契約仍屬有效存在。㈡、全興油封公司於告訴人日本特殊陶業株式會社於提出告訴前，仍持續與告訴人就系爭商標權之授權事宜協商，嗣告訴人要求全興油封公司於2004年6月30日前全面停止用系爭商標，故被告於上開停止使使用期限前使用系爭商標之行為，應無違反商標法之故意。㈢、全興工業股份公司於63年間設立，即使用NTK商標，此有證人乙○○、 陳素貞 之證詞足憑，復有模具設計圖可稽，嗣全興工業股份公司將NTK商標之商標專用權移轉與全興油封公司，足證全興油封公司善意先使用系爭商標之事實，全興油封公司自不受告訴人商標專用權效力之拘束。㈣、告訴人雖取系爭商標專用權，但並未生產油封產品，未將系爭商標使用在油封產品，而全興油封公司卻使用系爭商標在油封產品，並標示為全興油封公司所製造，被告並無欺騙他人之意圖。㈤、被告陸續於泰國、義大利、丹麥、美國、英國、法國等地取得「NTK」商標專用權，本案扣案之產品印有系爭商標，係作為外銷使用，並未在國內銷售云云。
二、經查：
㈠、告訴人取得系爭商標專用權之事實，有卷附經濟部中央標準局商標局商標註冊證影本(註冊號數第13111號;正、聯合商標註冊第16702號)附卷可稽(參照臺灣彰化地方法院檢察署95年度偵字第5024號偵查卷第46頁至第47頁)，足認屬實。經濟部中央標準局評定全興油封公司之「NTK全興」商標為無效之事實，亦有經濟部中央標準局核發予全興工業股份有限公司商標註冊證影本、商標註冊簿影本在卷可按(參照臺灣臺中地方法院檢察署89年度偵字第15027號偵查卷第104頁至第105頁)。又依系爭商標註冊證影本所載，系爭商標專用權，係指定使用於發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部份、磁製機器零組件及其他同類商品，而系爭商標專用權所指定範圍既包括之迫緊、護油環及其他同類商品，而油封係與迫緊、護油環同列在修正前商標法施行細則第27條第92類商品內，全興油封公司所製造、銷售之油封，應屬於告訴人之系爭商標專用權所指定之商品。
㈡、系爭商標專用權授權契約終止之前開經過，有告訴人於84年9月5日函影本、日本「NOK」株式會社84年9月5日及84年9月12日函影本、全興油封公司84年9月27日函影本在卷可按(參照臺灣臺中地方法院檢察署89年度偵字第15027號偵查卷第25頁至第33頁)。由日本「NOK」株式會社依上開信函之傳達及全興油封公司、告訴人依上開信函所為同意終止系爭商標權授權契約之意思表示，系爭商標專用權授權契約應已終止。被告雖以系爭商標專用權授權契約終止並不符「契約時間為10年，其後自動延長。但若當事者一方異議，得於契約期滿前6個月內以書面提出異議，經三方協議議決之。」之約定云云。惟系爭商標專用權授權契約係屬告訴人、全興油封公司間所訂立之契約，其契約有關如何終止之約定，係屬當事人間任意之約定，並非強制之要式規定，契約當事人如事後一致合意以其他方式終止，應認係合意更改契約之內容，而以其他方式終止，依私法自治之原則，並無不合。系爭商標專用權授權契約之終止，已由告訴人、全興油封公司、日本「NOK」株式會社三方面以信函表示同意，除未於契約期滿前6個月內為之一節是否符合系爭商標專用權授權契約第8條之約定，尚有疑義外，並無不符三方面以書面終止之約定情形，而關於須於契約期滿前6個月內終止一節，告訴人、全興油封公司、日本「NOK」株式會社三方面於為同意終止之表示時，並無任何一方有所爭執，顯見告訴人、全興油封公司、日本「NOK」株式會社三方面當時均已同意更改原約定終止之方式，一致同意終止系爭商標專用權授權契約，當事人縱有未嚴格遵守於契約期滿前6個月內為終止表示之情事，亦不因而喪失合意更改該契約內容之權利，是相關當事人嗣後以一致之合意為終止表示，自有終止契約之效力。被告於法務部調查局臺中縣調查站詢問時亦坦承系爭商標專用權授權契約業已終止等情(參照臺灣臺中地方法院檢察署89年度偵字第15027號偵查卷第5頁至第7頁)。是系爭商標專用權授權契約已經告訴人、全興油封公司及日本「NOK」株式會社之三方面之意思表示而終止，甚為明確。被告辯稱：系爭商標專用權授權契約尚未終止云云，並非可採。
㈢、又被告又辯稱：全興工業股份公司於63年間設立，即使用NTK商標，嗣全興工業股份公司將NTK商標之商標專用權移轉與全興油封公司，足證全興油封公司善意先使用系爭商標之事實，全興油封公司自不受告訴人商標專用權效力之拘束云云。按商標法第30條第1項第3款本文固規定：在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。此規定係保障善意使用人獨立繼續使用他人註冊商標之權利，使善意使用人取得部分使用商標之權能，惟其所取得之權能範圍並不能大於商標專用權。參照商標法第38條所定商標權人得拋棄商標權之規定之意旨，善意使用人就其善意使用地位，自得加以拋棄或自行限縮其行使之範圍。全興油封公司與告訴人訂立系爭商標專用權授權契約時，既已約明由告訴人授權全興油封公司使用系爭商標，其契約內容自含有全興油封公司不再主張善意使用系爭商標之意旨，否則，在不受商標專用權拘束情形下，豈有授權使用之必要？是被告嗣後再主張全興油封公司有善意使用人之地位，與前揭系爭商標專用權授權契約之意旨實有所不符。另商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第57條第2款定有明文。是繼續使用商標，為維繫商標專用權之要件。善意使用人依商標法第30條第1項第3款所取得之權能係基於善意使用商標之事實而來，且其所取得之權能範圍並不能大於商標專用權，如註冊之商標專用權繼續停止使用商標已滿3年，即應廢止其註冊，則曾依商標法第30條第1項第3款取得使用註冊商標之權能者，若其停止其善意使用之狀態已達3年者，亦應認不能再主張善意使用之權利，始屬合理。告訴人、全興油封公司既於69年11月1日訂定商標授權契約書，約明由告訴人無償授權全興油封公司使用系爭商標，則全興油封公司自此顯已承認受告訴人之系爭商標專用權之拘束，立於被授權人之地位，故全興油封公司此後使用系爭商標，係立於被授權人之地位，其已繼續逾3年以上以被授權人之地位使用系爭商標，且其承認告訴人就系爭商標之商標專用權之行為，亦非未善意獨立使用系爭商標之正當理由，則全興油封公司長期不以善意獨立地位使用系爭商標之行為，已使善意獨立使用系爭商標之權能喪失，難認其事隔多年之後，猶可與先前被授權地位為相反之主張，回復善意使用人之地位。雖系爭商標專用權授權契約業已終止，惟其終止係向後失其效力，於終止前之契約效力仍屬存在，並非溯及既往失效，全興油封公司於系爭商標專用權授權契約終止前長期不以善意獨立地位使用系爭商標之行為，其性質亦不因此而改變，故全興油封公司於系爭商標專用權授權契約終止後，其善意使用人喪失之地位，應無法回復。是被告所辯全興油封公司就系爭商標之使用係善意使用各節，自屬無據。縱證人乙○○於本院審理時曾證稱全興油封公司早即使用系爭商標之情節，亦不能為全興油封公司系爭商標專用權授權契約終止後，仍得就系爭商標主張善意使用之有利認定。
㈣、被告擔任全興油封公司總經理職務，為全興油封公司之實際鎮負責人，由全興油封公司使用系爭商標在全興油封公司所製造之油封組件上，並對外販售之事實，業據被告於法務部調查局臺中縣調查站詢問時陳述在卷(參照臺灣臺中地方法院檢察署89年度偵字第15027號偵查卷第5頁至第7頁)，並有扣案之仿製「NTK」商標之汽車油封組件共計49,647個、全興油封公司銷貨分類帳4冊、轉帳傳票1冊、成品進庫單1冊、87年度營業實績表1張等物品可證，堪信屬實。被告於上開調查站詢問時已陳明有在國內銷售之情節，其辯稱未在國內銷售云云，自非可採。
㈤、系爭商標專用權授權契約於84年9月間終止後，被告所負責之全興油封公司已無使用系爭商標專用權之權利，除告訴人再為授權或有其他之合法使用權源外，被告使用系爭商標，自構成對於系爭商標專用權，縱令被告所辯：全興油封公司於告訴人日本特殊陶業株式會社於提出告訴前，仍持續與告訴人就系爭商標權之授權事宜協商，嗣告訴人要求全興油封公司於93年6月30日前全面停止用系爭商標一節屬實，此一情節，充其量僅足認定告訴人曾考慮再度授權全興油封公司使用系爭商標，並不足認定告訴人曾就全興油封公司於93年6月30日前使用系爭商標之行為有所授權，被告既知系爭商標專用權授權契約終止之經過，自無因此而誤認系爭商標專用權授權契約終止後猶有權使用之理，是被告據以辯稱：
其無違反商標法之故意云云，尚屬無據。
㈥、告訴人既曾授權全興油封公司使用系爭商標，參照行政法院75年5月份庭長評事聯席會議所揭示：商標專用權既已合法授權他人使用，即應認為已合法使用意旨，應認告訴人有使用系爭商標之事實，全興油封公司應不得據以否認系爭商標專用權之效力。被告有關此部分所辯，亦不可取。
㈦、修正前商標法第62條第1項第1款之意圖欺騙他人於同一商品使用相同於他人註冊商標之圖樣罪，其「意圖欺騙他人」之要件，於行為人明知其非商標專用權人，本於冒用之意思而使用有專用權之商標，即足以當之，並非以連同商標專用權人之名稱一併冒用為必要，被告以：全興油封公司使用系爭商標在油封產品，標示為全興油封公司所製造，無欺騙他人之意圖云云置辯，亦非可採。
綜上所述，被告上開辯解顯係推諉卸責之詞，不足採信。前揭犯行，事證明確，洵堪認定。
三、新舊法比較之說明：
㈠、刑法第2條第1項規定：查被告行為後，刑法第2條第1項業於94年2月2日修正公布，並自95年7月1日起施行。修正後刑法第2條第1項規定，已將新舊法律適用之「從新從輕」原則，改採「從舊從輕」原則，而此規定僅係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，並非實體刑罰法律，自不生行為後法律變更之比較適用之問題，應逕行適用新法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。
㈡、商標法第81條、第82條（修正前條次為第62條、第63條）規定：查被告行為後，商標法第62條、第63條於92年11月28日修正施行（將條次移為第81條）。修正前商標法第62條規定：「意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」，修正後商標法第81條規定：「未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」；修正前商標法第63條規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。」，修正後則改列於第82條規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。」。是被告所為，依行為時及裁判時之規定，均成立犯罪，且修正前、後之法定刑完全相同，新法並無較有利於被告之情形，則依刑法第2條第1項前段，應適用修正前商標法第62條、第63條規定論處。
㈢、修正前商標法第62條、第63條法定刑為罰金部分：被告行為後，刑法第33條第5款業於94年2月2日修正公布，並自95年7月1日起施行；修正後刑法第33條第5款規定「罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之。」，與修正前刑法第33條第5款規定「罰金：一元以上。」不同。比較新舊法結果，以舊法較有利於行為人，故依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時之法律即修正前刑法第33條第5款規定決定其罰金部分之法定刑。
㈣、刑法第55條牽連犯及第56條連續犯之規定：查被告行為後，刑法第55條牽連犯、第56條連續犯之規定，業於94年2月2日修正公布刪除，並自95年7月1日施行，則被告之犯行，因行為後新法業已刪除牽連犯、連續犯之規定，此刪除雖非犯罪構成要件之變更，但顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變更，依新法第2條第1項規定，比較新、舊法結果，仍應適用較有利於被告之行為時法律即舊法論以連續犯（最高法院95年第8次刑事庭會議決議參照）。
㈤、刑法第41條第1項規定：查被告行為後，刑法第41條第1項前段業於94年2月2日修正公布，並於95年7月1日施行。修正前刑法第41條第1項前段規定：「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受六個月以下有期徒刑或拘役之宣告，因身體、教育、職業、家庭之關係或其他正當事由，執行顯有困難者，得以一元以上三元以下（按指銀元）折算一日，易科罰金。」，又被告行為時之易科罰金折算標準，修正前罰金罰鍰提高標準條例第2條前段（現已刪除）規定，就其原定數額提高為100倍折算1日，則本件被告行為時之易科罰金折算標準，應以銀元300元折算一日，經折算為新臺幣後，應以新臺幣900元折算為1日。惟修正後之刑法第41條第1項前段則規定：「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受六個月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日，易科罰金。」比較修正前後之易科罰金折算標準，以95年7月1日修正公布施行前之規定，較有利於行為人，則應依刑法第2條第1項前段，適用修正前刑法第2條第1項前段及罰金罰鍰提高標準條例第2條規定，定其折算標準。
四、核被告所為，係犯修正前商標法第62條第1款之侵害商標權罪及修正前商標法第63條之非法販賣侵害商標權商品罪。其先後多次犯行，時間密接，且犯罪構成要件相同，顯係基於概括犯意所為，為連續犯，應依修正前刑法第56條之規定，論以一罪，並依法加重其刑。其所犯上開修正前商標法第62條第1款之侵害商標權罪與修正前商標法第63條之非法販賣侵害商標權商品罪2罪間，有方法結果之牽連關係，請論以牽連犯，並依修正前刑法第55條後段規定，從一重之修正前商標法第62條第1款之侵害商標權罪處斷。爰審酌被告前無任何犯罪紀錄，素行良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可按，其為圖全興油封公司之營業利益，不經正當法律程序，擅自使用告訴人之商標，且其使用系爭商標而產製商品之數量甚大，時間亦屬甚長，並審酌被告所經營之全興油封公司與告訴人前有授權使用商標之關係，長期使用系爭商標，並曾與告訴人試圖和解以取得告訴人之授權，再考量被告之智識、生活情狀，暨被告犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。另被告行為後，中華民國九十六年罪犯減刑條例於96年7月4日公布，於同年月16日施行，查被告本件犯行係在96年4月24日以前，且非中華民國九十六年罪犯減刑條例第3條所示不得減刑之罪，爰依中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第
3款，減其刑期二分之一，並依中華民國96年罪犯減刑條例第9條之規定，依法諭知其易科罰金之折算標準。
五、扣案之汽車油封組件共計49,647個，係犯修正前商標法第62條第1款之罪所製造之物品，依修正前商標法64條之規定不問屬於犯人與否，沒收之。至其餘扣案物品，係全興油封公司所有，且非屬於修正前商標法64條所定之之強制沒收物品，爰不諭知沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，修正前商標法第62條第1款、第64條，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第55條後段（修正前）、第56條（修正前）、第41條第1項前段（修正前），罰金罰鍰提高標準條例第2條（修正前），現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例第2條，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條、第9條，判決如主文。
本案經檢察官謝雨青到庭執行職務。
中華民國97年6月26日
刑事第七庭法官羅永安以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內，向本院提出上訴書狀，上訴書狀應「敘述具體上訴理由」，並按他造當事人之人數附繕本。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國97年6月26日
書記官魏嘉信附錄本案論罪科刑法條全文：
商標法第62條意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。
一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。
二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散佈者。