裁判字號：最高行政法院96年判字第209號判決
裁判日期：民國96年02月08日
裁判案由：商標評定
最高行政法院判決
96年度判字第00209號上訴人台灣奧黛莉股份有限公司代表人甲○○送達處所同上訴訟代理人 蔡順雄 律師
曹詩羽 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○送達處所同上
參加人法商．路易威登馬爾悌耶公司代表人丙000000000
送達處所同上訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師上列當事人間因商標評定事件，上訴人對於中華民國94年7月7日臺北高等行政法院93年度訴字第1286號判決，提起上訴。本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人主張：㈠、本件參加人於民國85年7月16日以「TOILEDAMIERencouleur（figurative）（annexed）」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之行李箱、手提箱、旅行袋、保護衣服用之攜帶提袋、化妝袋、背囊、手提袋、購物袋、附有肩帶之女用手提包、公事包、皮囊、置錢物之皮夾、錢袋、皮包、鑰匙包、置信用卡名片之皮夾、置支票簿之皮夾、公事箱、雨傘、包裝用皮袋或人造皮袋商品，向被上訴人申請註冊，經審查准列為註冊第896136號商標。按系爭商標圖案係為深、淺咖啡色系的複數方格子彼此交錯排列連續延伸之圖案及西洋棋盤格，其本體過於簡陋無從作為區別之標誌，是不具有註冊商標所應具有標誌性與識別性。系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣系爭商標為西洋棋盤格圖案，依最高行政法院73年判字461判例意旨：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性」、最高行政法院89年判字第1255號判決意旨：「．．．方形外框為一基本之幾何圖形，並不具顯著性．．．」系爭商標之西洋棋盤格圖案，並非申請人所特別創作，而是源於西元六世紀發明之西洋棋盤，亦為一基本之幾何圖形，並不具有與眾不同之特別性。
㈡、參加人係將西洋棋盤格圖樣遍佈於整個商品上，依最高行政法院74年度判字310號判決意旨：「本件原告申請註冊之商標，其圖樣上之箭形圖形，構圖單調平淡，刻印於商品之上，形成商品花紋之一部分，通體觀察，難謂足以使一般消費者辨別其為商標，進而識別該商品之來源，並得藉以與他人之商品相辨別，自不具特別顯著性」，系爭商標遍佈於商品上，形成商品花紋，通體觀察，難足以使消費者辨別西洋棋盤格圖樣為其係表彰商品之商標，系爭商標當不具特別顯著性。原判決以系爭商標圖樣使用於參加人之商品，核屬商品主體來源之識別作用，認定上訴人主張系爭商標之註冊，有商標法第37條第10款規定之適用部分並非可採，原判決有不適用最高行政法院73年判字第461號判例及適用不當之違背法令。㈢、系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣，在外坊間隨處可見，網路上搜尋之資料亦顯示西洋棋（盤）於西元六世紀時已有文獻記載，系爭商標圖案是西元1888年問世的Damier方格子紋，最早是用於硬箱上，1996年被運用於帆布質料上，始由路易威登馬爾悌耶公司於台灣申請註冊，系爭圖案於1888年問世，1996年始由路易威登馬爾悌耶公司於臺灣申請註冊，該商標圖案已因他人在事實上反覆使用而成為習慣使用於皮包商品之標章，自屬舊法第37條第10款中圖形係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。系爭商標確有舊法第37條第10款、現行商標法第23條第1項第2款之情形，原判決認定上訴人主張系爭商標之註冊，有商標法第37條第10款規定之適用部分並非可採，有判決不適用最高行政法院72年度判字第504號判決或適用不當之違背法令。為此，請撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、參加人參加意旨略謂：㈠、系爭商標圖樣為一經設計之彩色深淺格子所構成，其設計理念源自參加人創始人之子喬治路易（GeorgeLouis）於西元1888年所首創設計，而使用之型態為將系爭商標圖樣印製於皮革或布料上，再製成各式商品，是系爭商標圖樣並非其商品原材料之天然圖案，亦與其指定使用商品之形狀、品質、功能等事項之說明無關。另經參加人於世界各地廣泛的銷售及持續的廣告，系爭商標早已成為相關消費者識別其商品來源之表徵。又商標若為指定商品之說明或通用名稱者不得註冊，此為世界各國商標審查之共同基準。參加人為積極保護其所設計之系爭商標圖樣而於各國申請商標註冊，並已獲全世界各地70餘國獲准註冊，包括法國、美國、日本、英國、澳洲、紐西蘭、新加坡等國家。足證系爭商標實非指定商品之說明或通用名稱，而得為表彰參加人商品之商標，至為明顯。㈡、上訴人主張系爭商標圖樣係業者習慣上共通使用於皮包商品上而不具識別性，同時也是其指定使用商品之說明云云。惟上訴人所提呈之證物，無法證明系爭商標圖樣於申請註冊日前已不具識別性，或已成為其指定使用商品之說明。而原證一之內容僅可證明西洋棋是源起於西元六世紀，然無法直接推導出系爭商標圖樣類似西洋棋盤格之圖形設計，已為相關業者普遍使用於皮包商品上而為商品說明或不具顯著性之結果，難謂系爭商標之申請註冊有違註冊時商標法第37條第10款規定。㈢、就本件實體上有無上訴人所稱系爭商標圖樣不具特別顯著性之爭點，業經原判決法院就上訴人及參加人與被上訴人所主張之事證依法審酌，僅再次泛言相關主張，其上訴並不合法等語。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭商標圖樣為一經設計之彩色深淺格子所構成，而使用之型態為將系爭商標圖樣印製於皮革或布料上，再製成各式商品。因此，系爭商標圖樣並非其商品原材料之天然圖案，亦與其指定使用商品之形狀、品質、功能等事項之說明無關。上訴人雖主張系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣，在外坊間隨處可見，該商標圖案已因他人在事實上反覆使用，而成為習慣使用於皮包商品之標章，自屬前揭商標法第37條第10款中，圖形係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用等等。但查，上訴人所提之文獻記載之內容僅可證明西洋棋是源起於西元六世紀，而所提相關業者將類似西洋棋盤格之圖形設計，使用於皮包商品上之證據，有未載使用之日期，或日期晚於系爭商標申請日，並不足以證明系爭商標圖樣於申請註冊日前已成為其指定使用商品之說明。又系爭商標圖樣參加人作為商標使用於其商品，核屬商品主體來源之識別作用，與表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者，尚屬有間。因此，上訴人主張系爭商標之註冊，有前揭商標法第37條第10款規定之適用部分，並非可採。從而，被上訴人以上訴人申請評定系爭商標主張商標法第5條部分申請駁回；主張前揭商標法第37條第10款規定部分申請不成立之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。因而為上訴人敗訴之判決。
五、本院按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別；「商標之註冊，違反第5條．．．規定者，『商標審查員』得提請評定其註冊為無效。」、「商標之註冊違反第5條．．．第37條第1項第10款．．．規定者，自註冊公告之日起已滿2年者，不得申請或提請評定。」本件註冊時商標法第5條第1項、評決時商標法第52條第2項及第53條定有明文。本件參加人於民國85年7月16日以「TOILEDAMIERencouleur（figurative）（annexed）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之行李箱、手提箱、旅行袋、保護衣服用之攜帶提袋、化妝袋、背囊、手提袋、購物袋、附有肩帶之女用手提包、公事包、皮囊、置錢物之皮夾、錢袋、皮包、鑰匙包、置信用卡名片之皮夾、置支票簿之皮夾、公事箱、雨傘、包裝用皮袋或人造皮袋商品，向被上訴人申請註冊，經審查准列為註冊第896136號商標，嗣上訴人以該註冊商標有違註冊時商標法第5條、第37條第10款之規定，對之申請評定，經被上訴人審查以92年10月23日（92）智商0202字第9280555970號發文之中台評字第920123號評定書為主張商標法第5條部分申請駁回；主張商標法第37條第10款部分申請不成立之處分，上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭「TOILEDAMIERencouleur（figurative）（annexed）」商標圖樣為一經設計之彩色深、淺格子所構成，其使用之型態為將該圖樣印製於皮革或布料上，再製成各式商品；次查系爭商標係指定使用於行李箱、手提箱、旅行袋、保護衣服用之攜帶提袋、化妝袋、背囊、手提袋、購物袋、附有肩帶之女用手提包、公事包、皮囊、置錢物之皮夾、錢袋、皮包、鑰匙包、置信用卡名片之皮夾、置支票簿之皮夾、公事箱、雨傘、包裝用皮袋或人造皮袋商品，是系爭商標圖樣既非其商品原材料之天然圖案，亦非其所指定使用商品之形狀、品質、功能等事項之說明，則系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第37條第10款規定之適用，被上訴人為申請不成立之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：系爭商標不具有特別顯著性，原判決以系爭商標圖樣使用於參加人之商品，核屬商品主體來源之識別作用，認定上訴人主張系爭商標之註冊，有商標法第37條第10款規定之適用部分並非可採，有判決不適用最高行政法院73年判字第461號判例或適用不當之違法；其次，系爭商標圖案為西洋棋盤格圖樣，在外坊間隨處可見，確有註冊時商標法第37條第10款之情形，原判決認定上訴人主張系爭商標之註冊，有商標法第37條第10款規定之適用部分非可採，有判決不適用最高行政法院72年度判字第504號判決或適用不當之違背法令云云。
惟按本院73年判字第461號判例要旨為：「商標以圖樣為準，所用之文字、圖形、記號或其聯合，應特別顯著，並應指定所施顏色，為商標法第4條第1項所明定。茲所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而言；所謂「顯著」，係指一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定商品間之關係，足以與他人商品相區別者而言。」係依當時商標法第4條第1項規定所為闡述，而本件系爭商標註冊時商標法第37條第10款規定不得申請註冊之情形為：「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。」是原判決依此規定，認系爭商標圖樣並非其商品原材料之天然圖案，亦與其指定使用之說明無關，尚難認原判決之此等認定有判決不適用本院73年判字第461號判例或適用不當之違法；次查原判決就上訴人於原審主張「系爭商標圖案之註冊為西洋棋盤格圖樣，在外坊間隨處可見，該商標圖案又因他人在事實上反覆使用，而成為習慣使用於皮包商品之標章」一節，已於判決中詳述其何以不足採之理由，至本院72年度判字第504號判決之事實與本件系爭事實並不相同，尚難比附援引於本件事實之認定上，原判決認系爭商標並無註冊時商標法第37條第10款所定情形，因而維持訴願決定及原處分，經核於法既尚無違誤，上訴意旨僅就原審採證認事之職權行使，指摘其為不當，聲明廢棄，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國96年2月8日
第四庭審判長法官劉鑫楨
法官陳秀美法官梁松雄法官劉介中法官戴見草以上正本證明與原本無異中華民國96年2月9日
書記官郭育玎