裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第832號判決
裁判日期：民國94年05月27日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第00832號原告甲○○訴訟代理人 謝宗穎 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丁○○
參加人乙○○
參加人丙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國93年1月7日經訴字第09306210080號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣參加人乙○○、丙○○前於民國（下同）89年7月13日以「編碼器之結構改良」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，原告甲○○以其違反83年1月21日修正公布之專利法第98條第1項第2款及第2項規定，對之提起異議，案經被告審查，認原告主張之異議法條有誤，乃依職權自行更正為系爭專利核准審定時（即90年10月24日修正公布）之專利法第98條第2項及第98條之1之規定，於92年8月21日以
（92）智專三㈡02048字第09220836860號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之處分。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：原告所提異議證據一為83年5月1日公告之第00000000號「導光式編碼器」發明專利案（下稱引證一）及引證二為西元2001年2月27日公告之美國第0000000B1號專利案（下稱引證二）。
㈠、系爭案與引證一之技術內容比對，確足認系爭案不具「進步性」。由以下系爭案與引證一之技術內容比對，即可得知系爭案確係經由引證一之教示所得之技術思想，為熟悉此項技藝者所能輕易完成者：
１、首先，引證一共揭露有3種實施例，分別為第3a至3d圖所示第一實施例，4a至4d圖所示第二實施例，以及第5a至5d圖所示第三實施例，為說明方便以下即以此等實施例作為與系爭案比對之依據。次者，系爭案之主要特徵元件係為：⑴環形凸透部142，其功能在於聚光及修正稍微偏差之光源訊號。
⑵側凸透部148，其功能在於產生不同明亮訊號予以編碼，以及產生二次聚光效果。⑶反射鏡17，其功能在於改變光源訊號之路徑，故系爭案上述元件如均揭示於引證案中，或由引證案所教示之技術思想可輕易完成者，即應認為系爭案不具進步性。
２、而查，引證一之第4b圖係揭露有凸透鏡51，此凸透鏡51係於本體52之正面上，沿著圓周相對應於各個斜面56之位置，凸透鏡51係供光射入使用。引證一之第4b圖之凸透鏡51設置位置係與系爭案之環形凸透部142設置位置相同。引證一之第5a至5c圖所示之凹透鏡61係為環形設計，凹透鏡61亦是供光射入使用。由此可知，系爭案之環形凸透部元件，熟知該項技藝人士顯然能輕易由引證一之第4b圖及第5a至5c圖之相互結合，將第5a至5c圖中凹透鏡6改為凸透鏡，而形成如系爭案所述之環形凸透部142，該項元件之構造並非新創，亦係引證案技術思想所能含括者。
３、復查，引證一之柵輪1係於側緣凸設有形成有多數道圓弧齒18，已完全接露出系爭案所述之側凸透部148。且引證一之圓弧齒18於其專利說明書也已述及此等元件可改成角柱齒，而如同系爭案之第五圖所示之齒形狀之側凸透部148，故系爭案側凸部，亦可認定已由引證案所揭示或教示而來。
４、再者，引證一之錐斜面16（第一實施例）或斜面56（第二實施例）係提供光的折射，可將柵輪正面射入之光折射至圓弧齒18，而系爭案之反射鏡17不論於設置位置及達成效果皆等效於引證一之錐斜面16或斜面56。雖然系爭案之反射鏡17並非設於光柵輪，惟很顯然反射鏡17係基於引證一之一種「轉用新型」，而於專利審查基準第2-2-19所述，「惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者」，故系爭案之反射鏡17已足認定實質等效於引證案之錐斜面16或斜面56，並未逸脫引證案之技術思想範疇。訴願決定雖謂「引證一之光源於第一實施例係射向光柵輪1中心部分之凹透鏡構造」，與系爭案有所不同，惟引證案在第二及第三實施例中已揭露光源射向遠離柵輪1中心之一側面凸透鏡51或凹透鏡61之特徵，因此就光源射入方向之特徵而言，系爭案此部分之特徵，亦早已被引證一所揭露，訴願決定此部分之認定，顯然有誤。
㈡、由上述說明可知，系爭案主要元件之凸透部142與側凸透部148的相對位置皆設有相對應之發光器16與光接收器18，並藉由反射鏡17提供的折射處理等特徵，係可由熟習該項技術者基於引證一所述第一、第二及第三實施例之相互組合而輕易達成，且系爭案相較於引證一不具功效上增進，系爭案確不具進步性，顯可認定。綜上，引證一已揭露系爭案結構，為熟知該項技術者所能輕易施及，系爭案並無任何功效增進，不符合新型專利要件。另，原告認為異議時，就已提出引證一、引證二，所以本件原告僅係就引證一加以說明，並無提出新證據，原告是基於同一引證案提出說明。系爭案與引證案相較顯然不具有「進步性」，已違反系爭案核准審定時專利法第98條第2項之規定，訴願決定對此之認定，顯與事實不符，即無維持餘地。
二、被告主張之理由：
㈠、引證一雖揭露有3種實施例，惟原異議理由僅舉證其中之第2實施例（申請專利範圍第5項），以當事者進行主義而言，本應僅論及原告主張之第2實施例，先予敘明。
㈡、該引證一第4b圖凸透鏡51，由其4C圖可知為各別」之凸透鏡51，與系爭案之「環形的」凸透部142構造不同。即使該引證一之第5a至5c圖（第3實施例）所示者，不僅為一不同之凹透鏡結構，且其須配合凹設一具有三角形截面之空間及另設一圓柱體等，完全無法取代系爭案之該凸透部142。
㈢、該引證一第2圖或其另外之第一實施例，除類似系爭案側凸透部148之圓弧齒18外，亦無任何環形凸透部。該引證一之實施例，因皆未有如系爭案之凸透部142係呈環形安排，若發光器及光接收器之位置有些許偏差，無法如系爭案之光接收器仍能較準確地接收光訊號，且該引證一之各實施例更無法相互組合成系爭案，不足證明系爭案不具進步性。綜上所述，當初異議理由並沒有提到實施例之部分，而本件原告於訴訟中才提出引證一實施例之問題，故不為異議審查時所考量，被告原處分並無違法，原告之訴應予駁回。
理由
一、系爭案申請日為89年7月13日，被告於九十年十一月七日經原處分機關以(九０)智專二(二)０四０八二字第０九二八一０三五六０六號專利核准審定書准予專利，是本件新型專利異議事件應以系爭案核准審定時(即九十年十月二十四日修正公布)之專利法為其準據法。惟原告於異議階段所主張之異議法條係八十三年一月二十一日修正公布之專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定，明顯有誤。案經被告依職權更正後並適用正確之準據法，即以九十年十月二十四日修正公布之專利法第九十八條第二項及第九十八條之一之規定加以適用，據以審定；且原告對原處分機關自行更正為前揭法條乙節，亦無爭執，合先敘明。
二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時（即90年10月24日修正公布）之專利法第97條暨第98條第1項前段所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
三、經查，參加人乙○○、丙○○前於89年7月13日以「編碼器之結構改良」向被告經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予系爭案。公告期間，原告甲○○以其違反83年1月21日修正公布之專利法第98條第1項第2款及第2項規定，對之提起異議，案經被告審查，認原告主張之異議法條有誤，乃依職權自行更正為系爭專利核准審定時（即90年10月24日修正公布）之專利法第98條第2項及第98條之1之規定，於92年8月21日以（92）智專三㈡02048字第09220836860號專利異議審定書為「異議不成立」之處分等情，有系爭案專利說明書、異議申請書及審定書等件為證，並為兩造所不爭之事實，堪認為實。
四、原告起訴意旨略謂：系爭案之側凸透部、反射鏡分別相同於引證一之圓弧齒、錐斜面，且引證一亦係由柵輪正面之發光二極體接收光的輸入，並經由錐斜面之折射將光導向圓弧齒，而由圓弧齒提供聚焦處理再傳給感測器，故系爭案係採用相同於引證一之方式，以檢知光的開及關狀態。又系爭案之改變光學路徑功能與引證一完全一致，且系爭案之凸透部與側凸透部所提供之二次聚光處理，皆相同於引證一之凹透鏡與圓弧齒所提供之二次聚光處理。再者，系爭案可經由兩次聚光處理後，使光接收器能正確且精準地接收光訊號，藉此擴大編碼器誤差容許裕度，亦相同於引證一可將投射的光經兩次聚焦而克服光繞線之問題，以提高柵輪之解析度，系爭案係可由熟習該項技術者基於引證一所述第一、第二及第三實施例之相互組合而輕易達成，系爭案相較於引證一不具功效上增進，系爭案確不具進步性，顯可認定云云。
五、本院判斷如下：
㈠、本件系爭第00000000號「編碼器之結構改良」新型專利案，係一種編碼器之結構改良，其主編碼器主要係設置有一與一滾球10相接觸的軸桿12，於軸桿12一端固設有光柵輪14，另包含有一發光器16及一光接收器18，其特徵在於：光柵輪14係具透光性．於光柵輪14之一側面上凸設形成有一環形的凸透部142，於光柵輪4周緣則朝向異於形成凸透部142之另一側面則形成有一環狀的側緣144，而於環形側緣14內部形成有一凹槽146，於側緣144上沿光柵輪14之軸向凸設形成有多數道相鄰的側凸透部148；又發光器16係設置在與凸透部142相對的位置上，而光接收器18則係設置在與側凸透部14相對的位置上，並且發光器16與光接收器18之設置位置略為同高，另外設置有一伸入側緣144凹槽146中，並且同時與發光器16及光接收器18相對的反射鏡17。
㈡、原告所提異議證據計有：引證一為83年5月1日公告之第00000000號「導光式編碼器」發明專利案及引證二為西元2001年2月27日公告之美國第0000000B1號專利案。
㈢、按，系爭案核准審定時專利法第九十八條之一規定之適用，係以引證案係申請在先而公開或公告日晚於系爭案申請日之我國發明或新型專利申請案為前提要件。引證二為國外案，無法適用上開專利法第九十八條之一規定，不能證明系爭案不具新穎性，且引證二公開日期晚於系爭案之申請日，亦無法證明系爭案不具進步性，合先敘明。
㈣、引證一（異議證據二）係揭示有一種導光式編碼器，係由一圓弧齒狀之齒輪構造之導光式柵輪，和兩互成90度之光源和感測器組成。光源係射向導光式柵輪之正面處，並由導光式柵輪之斜面將光折射至柵輪之圓弧齒，並使光通過圓弧齒之頂端而射向與光源成90度之感測器，因此當柵輪轉動時，圓弧齒頂端相對於感測器之位置順序改變而產生序列相位信號以供電路編碼之用。
㈤、按，系爭案核准審定時專利法第九十八條第一項第一款前段規定：申請前已見於物或已公開使用後。則只要引證案係先前技術，即引證案經公開或公告後，即構成先前技術之一部分，自可作為新穎性之引證資料，與系爭案核准審定時專利法第九十八條之一之規定：申請在先而公開或公告日晚於系爭案申請日之我國發明或新型專利申請案之擬制新穎性規定，二者之適用及概念有別。訴願決定書以本件引證一之公告日為八十三年五月一日早於系爭案之申請日八十九年七月十三日，自不得據以主張系爭案有違其核准審定時專利法第九十八條之一之規定部分，應係誤以擬制新穎性規定即為新穎性之規定，為不可採，本件仍應論述新穎性之比較。
㈥、引證一之申請專利範圍第五項，係在本體正面上沿著圓周相對應於各半個長方形空間與本體成界面的斜面之位置上凸設凸透鏡，該各別之凸透鏡與系爭案之環形的凸透部不同，且引證一更未具有系爭案於側緣凸設形成有多數道側凸透部，及設有一伸入側緣凹槽中之反射鏡等，自無法證明系爭案不具新穎性或進步性。
㈦、原告於異議時，係提出引證一、引證二，所以本件原告雖就僅係就引證一舉證其中之第2實施例（申請專利範圍第5項）加以說明，但引證一全部實施例應均為異議之理由構成之一，嗣後就引證一其他實施例作異議之說明，原告基於同一引證案提出說明，並非提出新證據。被告抗辯依據當事者進行主義而言，本應僅論及原告主張之第2實施例云云，應不可採，本件仍應就引證一各實施例與系爭案作進步性比對。
㈧、再查，引證一之凸透鏡與系爭案之環形的凸透部不同，且引證一未具有系爭案於側緣凸設形成有多數道側凸透部，及設有一伸入側緣凹槽中之反射鏡等，系爭案與引證一技術及構件均有不同，顯然不足以證明系爭案不具新穎性。
㈨、又查引證一之光源係射向導光柵輪中心部分之凹透鏡構造，與系爭案之環形的凸透部係凸設於光柵輪之一側面上者不同，且其錐形之錐斜面亦與系爭案另外設置伸入側緣凹槽中之反射鏡不同。而系爭案因其凸透部係呈環狀安排，若發光器及光接收器在設置位置上有些許偏差時，光接收器仍能較準確地接收光訊號，仍可增進功效而具進步性。此可觀之：引證一第4b圖凸透鏡51，由其4C圖可知為各別」之凸透鏡51，與系爭案之「環形的」凸透部142構造不同。另該引證一之第5a至5c圖（第3實施例）所示者，不僅為一不同之凹透鏡結構，且其須配合凹設一具有三角形截面之空間及另設一圓柱體等，無法取代系爭案之該凸透部142。又該引證一第2圖或其另外之第一實施例，除類似系爭案側凸透部148之圓弧齒18外，亦無任何環形凸透部。該引證一之實施例，因皆未有如系爭案之凸透部142係呈環形安排，若發光器及光接收器之位置有些許偏差，無法如系爭案之光接收器仍能較準確地接收光訊號，更可明暸。此外該引證一之各實施例更無法相互組合成系爭案，不足證明系爭案不具進步性。
六、從而，被告以系爭案無違其核准審定時(即九十年十月二十四日修正公布)之專利法第九十八條第二項及第九十八條之一之規定，所為本件異議不成立之處分，並無不合。訴願決定遞予駁回，亦無違誤，均應予維持。
本件原告之訴為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國94年5月27日
第五庭審判長法官張瓊文
法官帥嘉寶法官劉介中上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年5月27日
書記官黃明和