裁判字號：臺灣南投地方法院91年國字第6號民事判決
裁判日期：民國92年07月31日
裁判案由：國家賠償
臺灣南投地方法院民事判決九十一年訴字第六號
原告乙○○被告南投縣政府法定代理人甲○○訴訟代理人 陳俊寰 律師複代理人 劉錦樹 律師被告內政部建築研究所法定代理人丙○○被告 林憲德 右二人訴訟代理人劉錦樹律師右二人複訴訟代理人陳俊寰律師右當事人間請求損害賠償事件，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
甲、原告方面：
一、聲明：被告應連帶給付原告新台幣五百萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
二、 陳述 略稱：
（一）八十九年五月十九日聯合報載「遠離熱浪，縣府補助臨時教室減熱；每間最多四萬五千元，六種方式供選擇，．．．限月底前完成」，其中第六種是架高第二層屋頂，原告
發現已侵害到原告所有之發明專利六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之內容方法，於五月二十一日、二十二日去函給被告南投縣政府教育局，願配合預算低價施工，以避免專利糾紛及提高減熱效果，五月二十四日電詢國教課王課長，王課長稱「設計圖是成大教授設計的，建研所提供，與教育局無關，原告又於五月二十六日發函給教育部曾志朗部長，然被告南投縣政府竟於五月三十日發文通告各校，告知第六種措施可能涉有專利問題，因其限期月底完成，文到各校早已過限期，所以有拖延，造成侵害事實之故意，六月十四日教育部發函給被告南投縣政府，告知可能有侵害專利權之虞，被告南投縣政府於六月十九日發文通知各校之隔熱設施方案六修正版，要求按照修改後之施工說明辦理，修改後之施工價格竟高達五、六萬元以上，高出原告的施工價格二倍多，六月二十日原告寄存證信函給被告南投縣政府、台中市政府、台中縣政府、延平國小、秀林國小，大成國中等單位，被告南投縣政府於六月二十六日來函，說明方案六強調是被告內政部建築研究所（下稱建研所）提供，係採「隔熱屋面板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等主要特性應用，與原告專利權之規定並不相同（與建研所之答覆相同），事實上專利權之請求範圍，是不能包括設計之自然法則原理的，原告的專利權範圍是一種利用自然法則之技術思想所創作之工法構造，在專利範圍內容之敘述，當然不可能與設計原理完全一樣，利用同一自然法則之技術思想創作出來的同一工法，文字敘述未必完全一致，但若探究工法內容是完全相同的，被告建築研究所為刻意在浪板上加貼隔熱材料，在橫條上墊高，以顯示外觀略有不同而已，當原告告知被告南投縣政政府，說已侵害原告專利後，被告等更進一步修改加裝灑水設備，以表示與原告的專利之差異，由此可知侵害專利，是設計者與執行者全體意思一致的犯意連絡。
（二）原告所有六二八一六號發明專利之專利範圍及實施情形：
（１）一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上下層間夾有橫條，使上、下之浪板留有適當空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨隔熱散熱排氣等多重目標效果。（２）依請求專利部份第一項使浪板能壁雨隔熱散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法；該專利已實施之部份：上、下二層之浪板上均留空氣對流孔，這樣可使太陽熱能無法進入屋內，屋內的熱氣又可自然排出，由於上、下二層均不留空氣對流孔之效果最差，所以未實施，因為若有人需要，當然以雙層均留有空氣對流孔者為優先考量，若已有屋頂不拆除更新者，退而求其次選擇再架高一層有散熱孔（空氣對流孔）者，不可能選用無散熱孔效果較差之上、下二層均不留空氣對流孔者施工，由於有散熱孔，所以上、下二層間之空隙就可不必太大，亦可免除使用隔熱材料及噴水，以符合環保及節能之要求。而被告建築研究所設計之方案六，架高屋頂之實際施工內容構造：（１）、在屋頂上墊高橫條（鋼條），上面再裝釘一層PU浪板（俗稱三合一浪板）。（２）、在屋頂上以支架（C型鋼）架高橫條（C型鋼），上面再裝釘一層PU浪板（俗稱三合一浪板）。（３）、在屋頂上用塑膠條塊，間隔釘於屋頂上，上面再釘上一層中空塑膠板。方案六架高屋頂之施工內容構造與原告所有六二八一六號發明專利之專利範圍之相同與均等情形：（１）、六二八一六號發明專利之專利範圍，是該施工方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙，且可上、下二層均可不留空氣對流孔，利用空氣之絕緣性，即可達成隔熱效果，其中之橫條大、小、長、短及所支撐而產生上、下層浪板間之適當空隙有多大，並無限制，橫條與橫條是否必須連接而不間斷亦未限制，因此當上、下之浪板所留之適當空隙需要加大時，為方便施工及節省材料，橫條必有一適當之粗細，此時就必須以墊高或架高橫條方式，以達到二層浪板間適當空隙之需要，這是眾所周知之常識，在此種情況需要下，必會使用之一般習慣用法，被告建研所之設計手屬於日常生活之習慣方法，因此並不需要在專利範圍內特別說明，方案六之第一種及第二種構造，是為規避專利而刻意以習慣用法墊高或架高手段，事實上與六二八一六號發明專利之專利範圍完全相同；至於第三種構造，施工者自認為橫條是整條，為規避專利而將其分成小段，又上層浪板既然是無孔，當然平板一樣可達成同樣效果，施工者為規避專利而刻意改變形狀，以中空塑膠板取代浪板，事實整個工法是完全均等的，上述三種施工方式均模仿原告已施工之在原有屋頂上再架高一層散熱板的方式，為規避侵害專利所作的改變而已，由此可見其故意侵害專利之事實，且經中興大學鑑定確有侵害專利之事實，已構成侵權行為。依國家賠償法第二條，第五條，第六條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條，依專利法第八十八條、第八十九條規定請求判決如訴之聲明。
（三）中華民國建築學會之鑑定報告書第二頁倒數第二行「2.相異處」之第一點稱內政部建築研究所之設計，屋脊裝通風溝槽，而第62816號專利案係將浪板打孔，僅利用中間留設空氣層之熱浮力，達成散熱之功能，事實上該項功能結構只是62816號專利案中之一部份而已，其中上下二層均不留空氣對流孔之專利部份，與內政部建築研究所之設計完全相同，只不過62816號專利案沒有特別強調屋脊留通風溝槽而已；第三頁第六行之第二點所說明的是材料的替換問題，材料雖然有所不同，第三頁第九行之第三點稱內政部建築研究所之設計，在屋頂裝設灑水裝置，依其設計，在屋頂面既然裝有隔熱材料，灑水根本毫無作用，依專利侵害鑑定基準規定增加一上其他技術構成仍然與申請專利範圍相同；第三頁第十二行之第四點山牆裝置抽風扇，也就是在牆壁裝設抽風扇，事實上已非屋頂之結構，與六二八一六號專利案無關，第三頁之學說說明，其第一段及第二段為原理之探討，與工法無關，其所例舉者為完全不同之工法，而原理不能作為專利之標的，原理作用相同，但工法卻常完全不同，效果也未必一樣；第三頁之學說說明，其第三段竟將六二八一六號專利案之上、下層均不留空氣對流孔，認為是密閉式，其實並無密閉之二字，不管是否密閉，依專利侵害鑑定基準規定，仍然與專利範圍相同，是上開鑑定報告中之鑑定事項、學說說明與綜合比較分析及鑑定結論完全違背智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準之規定。
（四）北科大之鑑定報告之偏離事實，違反專利法及專利侵害鑑定基準，茲分析敘述如下：１、比較分析第一段說：依基本學理而言，兩者皆在建築物屋頂外加設構造物形成中間空氣層，而空氣層之隔熱效果乃眾所皆知之熱學基本原理；專利之取得是技術思想的高度創作，而非自然法則，所謂自然法則就是原理，所以發明專利並非原理之發明，亦非原理專利，依專利法規定，原理不能作為專利之標的，北科大竟以熱學基本原理為眾所皆知之理由，作為鑑定之理由，完全違背專利法的規定。２、鑑定報告中比較分析第一項，應與發明專利第六二八一六號申請專利範圍第二項比對（該鑑定故意把第六二八一六號發明專利之申請專利範圍之第二項拋開不做比對），該項之敘述理由與事實，故意與第六二八一六號發明專利之申請專利範圍之第一項後半段來分析其異同，表示其意見，以達曲解鑑定結果之目的，事實上二層浪板間夾一橫條，就自然產生通風溝槽，兩者均是利用熱浮力所產生之通風效果，六二八一六號發明專利說明書第五頁「發明的詳細說明」的第三行「：：：本方法使用之浪板不限任何形狀，：：：：若僅隔熱時，可不留孔洞，施工時，直接覆蓋二層，並於上、下二層間夾橫條，使上、下二層浪板間有間隙，利用空氣之絕緣性，來達成隔熱作用」，在申請專利範圍也說明「：：：可上、下二層均不留空氣對流孔：：：：可達成隔熱之方法。」因此其辯稱無空氣對流孔即未侵害是錯誤的，依智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準說明我國專利法第五十六條規定之運用原則「一、以申請專利範圍的內容為準，非以文字記載為準。二、申請專利範圍的文字僅記載專利的必要構成事項，其實質內容應參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用和效果。３、確認申請專利範圍中某一專門技術之涵義，應參酌申請程序中，申請人和本局之間來往文件。」所以未留空氣對流孔仍在六二八一六號發明專利之專利範圍內，由智慧財產局九十一年十二月二十日
（九一）智專三（三）○五○二五字第○九一八九○○二七四三號函專利舉發審定書之審定結果，對舉發申請書中之舉發內容，審定「舉發不成立」，已說明的很清楚申請專利範圍第二項是有效的範圍，因此其鑑定之理由是不正確的。４、鑑定報告中比較分析第二項，建築研究所設計之屋面板既已使用隔熱材料，再使用灑水裝置，根本無法增加功能，依據專利侵害鑑定基準第十一章第一節第一目「基本準則」，有增加一上其他技術構成，與申請專利範圍相同之敘述，由此就能說明該鑑定報告曲解比對結果之事實。５、鑑定報告中比較分析第三項，以山牆裝置抽風扇，作為未侵害專利之理由，在山牆裝置抽風扇，是屬於屋頂結構部份嗎？依據專利侵害鑑定基準第十一章第一節第一目「基本準則」，有增加一上其他技術構成，與申請專利範圍相同之敘述，由此就能知道該鑑定報告故意曲解比對結果事實之嚴重性。６、鑑定報告中比較分析第四項，是屬於材料的選用，既然強調工法，工法與材料有何關連，更何況六二八一六號發明專利說明書第四頁「發明概述」的第八行「不論其何種形狀、材質均可適用本發明之方法」，第五頁「發明的詳細說明」的第三行「：：：本方法使用之浪板不限任何形狀，：：：：若僅隔熱時，可不留孔洞，施工時，直接覆蓋二層，並於上、下二層間夾橫條，使上、下二層浪板間有間隙，利用空氣之絕緣性，來達成隔熱作用」，因此不管使用何種材料，均屬六二八一六號專利案之專利範圍，就算專利說明書未說明，依均等論的「置換可能性」與「置換容易性」、「進步性」分析比對，也是屬於六二八一六號專利案的專利範圍。７、鑑定報告中比較分析第二段所舉之圖五、圖六之圖例，未說明施工方法與步驟，也未檢附原文施工方法與步驟之影本，又違背專利侵害鑑定基準之均等原則及比對及作業之基本準則，直接認定建築研究所之施工法為佳而未侵害。
８、鑑定報告中比較分析之綜合說明「綜合以上之異同比較與學理分析」，既然鑑定報告是在鑑定工法之異同與均等要件，則通風排熱、隔熱效益、施工構成、建材使用等，不是在六二八一六號專利說明書中已有說明，就是在六二八一六號專利的均等條件範圍內。
（五）各侵害專利學校出庭作證時均稱依據方案六之設計，有的略微修改後發包施工，縣府文中規定經費限額，要求完工後報核付款，由此可確定原始侵害者為內政部建築研究所及南投縣政府，各學校只是依法行事，且我多次去函及存證信函均要求停止侵害並排除侵害，竟然來文表明方案六與62816號專利無關，反而要求各學校繼續施工，造成嚴重侵害，從來不做任何處理瞭解與排除，其故意侵害在先，事後經要求停止侵害並排除侵害，建築研究所及南投縣政府對停止侵害並排除侵害等應執行之職務，非但不執行，反進一步執行專利侵害之行為，依國家賠償法第二條第二項規定，被告建築研究所及南投縣政府之責任不僅應負侵害人民權利之責任，更應負怠於執行職務致人民權利遭受損害之雙重責任，其明知會發生，故意讓其發生，能阻止其發生而不制止，反而進一步協助其發生，因此依附件第三頁最後一行及第四頁規定為明知之侵害，且不只是明知之侵害，而是非常嚴重之惡意侵害，依專利法第八十九條第三項規定，請求損害額三倍之賠償。
（六）被告等既然是公務員，其執行公務（職務工作），當然是在執行公權力，公務機構內之各級承辦人員依法令所從事公務機構間之業務工作，行使公權力行為不問其性質為干涉行政或給付行政，其表現之形態為事實行為或行政處分時，均無軒輊，依此貫徹政令執行職務（九二一重建），是公權力行為，被告雖然提供六個方案供各學校選擇，仍然是執行公務行為，且是限制在六個方案內供選擇，並非無限制之選擇，因此不止是公權力行為，更是具有拘束力之公權力行為，就算自由選擇，因為被告是政府之公權力之執行機構，其公務員在執行公務時間內之行為，就是執行公權力行為，因此有被告建築研究所的設計，才有南投縣府的函文，才再導致學校的選擇而實施使用，設計為因，實施使用為果，再由八十九年五月十七日南投縣政府教育局國教課之公告內容說明中第一段：「有關簡易教室隔熱設施之方案，由各學校在結構安全之考量下，自行參考本府評估之各類方案，決定最適宜之方案，需兼顧隔熱與防颱安全之功能（教室間數少的學校，可考量在電容量、電費許可下，不排除可裝設冷氣機）。」由該段非常清楚的規定只有在教室間數少且有條件下才能有六方案以外選擇裝設冷氣機，由「：：自行參考本府評估之各類方案，決定最適宜之方案，：：」，及南投縣政府八十九年五月十九日（八九）投府教國字第八九0七七五八三號函，限定了必須在這六方案內做選擇，這種限制性選擇範圍之強制授意行為，以達成其強制授意結果之目的，已完全符合全部使用的要件（設計、執行），然被告等為貫徹九二一重建任務，以使用六二八一六號專利的方法設計第六方案，目的就是要使用該方法來達成特定物品之製造行為，完全符合被告辯解時主張侵害必須符合之理由，由此可知被告以侵害專利之意識設計在先，再以限制選擇範圍於後，強制授意執行以達目的為終極目標，完全符合專利法「未經專利權人同意而使用專利方法。」之規定。
（七）被告內政部建築研究所是重建執行機構之一，依專利法第五十六條第二項規定，再對照專利侵害鑑定基準第四章第二節，被告完全符合該規定侵害專利方法之事實行為，雖然是災後重建，但亦無法令准許可以仿冒專利方法，被告既然限制六項範圍，必然會有學校選用到第六方案的結果是可預期的，這些行為都是屬於被告於執行公務時間內所為之行為，也就是公務行為，其執行職務之公權力所造成之侵害行為。
（八）原告所主張的是被告執行設計之公權力行為違法（公務執行職務之行為因違反專利法而違法），再以違法之公務行為的設計成果作為建議行為之內容，建議行為本身並不違法，而是建議行為的內容有違法，建議行為成為執行違法內容之行為的行為，也就是被告執行職務時之設計行為違法，然後再將違法之行為作為建議內容而繼續貫徹執行，已屬就一事實連續執行犯罪之行為，如果建議行為不是執行違法行為的行為，就必須告知其中某方案涉有專利，當專利權人告知涉有專利後，更應立即告知被建議單位某方案涉有專利，結果被告非但未告知，反而以修正名義，說未侵害專利，可繼續執行，事實已超越一般所謂的建議行為，就算其建議行為不違法，但由上述事實也違反公務員應作為而不作為致人民自由權利遭受損害之規定，依國家賠償法第二條第二項後段：「：：：：：。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」之規定，再由前述被告依專利法規定，在未經專利權人同意而使用專利方法設計（專利法第五十六條第二項規定的很清楚）。再公告限制選擇範圍，以強制拘束來達該行為之終極目的∣施工使用，被告之設計，經原告告知有侵害專利，非但不標示或告知學校說該設計有專利問題，若要使用，專利問題必須解決，非但未告知，也不停止侵害，並排除侵害，反而要求可以繼續侵害，已非常明顯其不僅未經專利權人同意使用專利方法設計施工圖以完成其執行職務，更意圖使達成施工使用之目的，因為被告建研所已由被告南投縣政府得知侵害專利之訊息，被告建研所非但不查專利內容是否有侵害，也不與專利權人接觸了解，反而快速修正增加屋面灑水、山牆（牆壁）裝置電扇、室內裝置吊扇等蒙混，事實上並未改變侵害專利之設計，藉修正之名，欺罔社會，以便加快執行（以最速件函文各學校），以完成其不可告人之意圖，由此可見其意圖達其施工使用目的之強烈性之原因，又被告建築研究所不僅是職司建築研究專業之職責，還包含政策、政令之推動，只因九二一重建是以地方政府為預算之執行中心，事實上並不影響其政策、政令之推動，由災區學校有那一縣市之減熱方案脫離了該六方案以外因此被告建築研究所之建議是具有政策、政令之約束力的。
（九）專利法第五十六條第二項規定：「方法專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經同意而使用該方法及：：：。」再對照專利侵害鑑定基準第四章第二節第二目：「：：：：專利侵害之行為，應包括：未經專利權人同意而製造專利物品或專利方法直接製成之物品。未經專利權人同意而使用專利方法。未經專利權人同意而使用專利物品或專利方法直接製成之物品。未經專利權人同意：：：：。」未經專利權人同意而使用專利方法是與其他項目並列的，專利法及專利侵害鑑定基準都是經濟部智慧財產局制定的，也行之多年，絕對不會錯的，建築研究所使用六二八一六號發明專利之方法執行設計，再交予地方政府執行，已非常明確侵害。
（十）被告建研所、南投縣政府是政府之公權力之執行機構，其公務員在執行公務時間內之行為，就是執行公權力行為，因此有被告建築研究所的設計，才有被告南投縣府的函文，才再導致學校的選擇而實施使用，設計為因，實施使用為果。
（十一）被告建研所在八十七年五月二十九日八十七建研環字第0一0一五號函說明被告建研所由經濟部能源委員會轉來原告有關建築物散熱與隔熱之建議資料，且智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準第四章第二節第四點：需證明侵權行為人有「過錯」的第三段規定：「為證明侵權行為人有「明知」專利權人有專利權的事實，依現行專利法第一三一條第一項規定，「專利權人就第一二三條至第一二六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。」雖然此條項之規定主要適用於「告訴」程序，但如專利權人能舉出上述兩項證據，應可證明侵害行為人之侵害行為是「明知」的。」該兩項證據，由上述說明就更了解被告不僅為明知之故意。
（十二）依據被告南投縣政府拒絕賠償理由書第三點：「：：：：該減熱方法為該所（指建築研究所）與國立成功大學建築系依據「綠建築評估指標說明及災區學校重建案例研討會」研討會結論所共同提出，：：：。」依國家賠償法第四條第一項：「受委託行使公權力之團體，其執行職務之人於行使公權力時，視同委託機關之公務員。
受託行使公權力之個人，執行職務行使公權力時亦同。
」由此可見林憲德係受委託行使公權力之個人，所以應負連帶賠償責任。
（十三）鑑定基準並無規定不必要之敘述不可省略，至於學說、判例不知專利侵害鑑定基準在那裡有規定必須參酌，事實上學說與習用技術在申請專利時，專利法規定已將其排除掉了，因此就申請專利範圍之界定而言，中華民國建築學會與北科大就界定錯誤，又方法專利依專利侵害鑑定基準規定是比對步驟、順序，物品之異同比對是一般物品結構專利之鑑定，所以中興大學及屏科大工程服務中心之鑑定是正確的。
（十四）全要件原則是指主要構件符合全要件原則，由於待鑑定物有不同材質等問題，在功能上是均等的，其均等論是指的是消極均等論，符合消極均等論原則，完全沒有違反鑑定侵害判斷法則。
（十五）大成國中、宏仁國中、北山國中、延平國小、秀林國小、瑞竹國小、桶頭國小等之教室減熱措施之總工程費約五百一十八萬六千餘元，以達相同效果由原告施工，約需成本二百一十七萬八千餘元，謹該等工程之損害即有三百萬八千餘元，依專利第八十九條第一項第一款規定因受侵害而遭損失，因此訴請賠償損害額五百萬元，若依該項第二款規定則以該等工程之工程款五百一十八萬六千餘元為損害賠償額。並依該條第二項及第三項少酌定損害額以上之賠償。
（十六）所有專利法與專利侵害鑑定基準，僅在其「報告架構」第二項鑑定理由中「參酌是項4.公知事實之參酌：（1）既有技術知識之調查（對本專利說明書中所提及之既有技術或知識之再確認）。（2）公知事實之排除。」才談到既有技術或知識之調查與排除，且僅限於專利說明書中所論及之既有部份（也就是通常在說的「習用技術」），因為七十五年十二月二十四日修正專利法第二條第一項第一款、第五款，九十年十月二十四日增訂之專利法第二十條第一項第一款、第二項等規定已將習用技術或知識列為不得取得專利之條件，因此在專利核准時已調查確認過沒有習用技術或知識存在，換句話說，習用技術在專利核准時，已被確認不存在，所以被告若知道在專利申請前有習用技術或知識存在，就應按行政程序，依專利法第七十一條規定舉發撤銷專利，否則該專利範圍仍然繼續有效的存在，任何人都不能置喙的。
在專利侵害鑑定基準之範例中，有很多案例沒有有習用技術或知識之調查，因此可見該項調查並非必要之項目，當專利說明書中有敘述到與待鑑定物有關之既有技術知識時，方須做該項之調查與確認。
（十七）專利權範圍之認定，依據專利法第五十六條第三項規定，專利權之範圍係以「申請專利範圍」為準，而「說明書及圖式」只是用以輔助說明、了解專利範圍之內容，其本身並不具有直接確定專利保護範圍之作用，換言之，「申請專利範圍」曾提及之技術即應涵蓋申請人所有欲受到保護之內容，至於「說明書及圖式」僅在參酌時可能導致專利權範圍有所擴張或限縮，惟擴張之情形，應不得超出申請專利範圍所提及之部份；而在限縮之部份，亦不得變更申請專利案之實質範圍。此外，專利專責機關審查通過之申請專利範圍，即具有拘束力，亦即任何人或機構在認定專利侵害時，應受到該申請專利範圍之拘束，任何人或機構僅得在此一申請專利範圍內加以解釋認定，無權變更專利主管機關所審查通過之申請專利範圍，也就是依中央法規標準法第五條第一項第二款規定，任何人或機構無權變更行政機構依法律規定核准授予人民之權利。被告主張依基本學理而言，空氣層之隔熱效果乃眾所皆知之熱學基本原理，六二八一六號專利施工法之原理雖為同專業知識領域之人之共通常識，惟是否會擅用此常識創造有利之技術則另當別論，一般人均係從「隔熱材料」來增加隔熱之作用，而本件專利則係依上開原理，在既有之材料下，以不同之施工技術致增加隔熱之效用，故該特點若遭他人使用即有侵害專利，若依被告認為是一般之習用技術，然在九二一災後之臨時組合屋及臨時教室之建築時，有國家最高之建築研究機構內政部建築研究所（被告自稱）及那麼多之專家學者參與，且原告也曾建議使用空氣層隔熱散熱，為何完全沒有一個單位使用空氣層隔熱，反而有許多單位使用隔熱材料，由此可證明以空氣層為隔熱原理的施工技術在九二一發生時被告等還根本不懂，事實也不存在，而只有學說原理之研究討論而已，因此第二年為了解決嚴重的熱問題，在沒有更好的技術下，只好挪用62816號專利之技術，於材料上稍為修改來作為自己之設計，怎麼會是慣用之技術，除非被告能依專利法舉證，向智慧財產局舉發撤銷專利，否則該專利仍然有效而具拘束力。
（十八）第62816號專利是方法專利其方法在於「浪板覆蓋成上、下二層並留有適當之空氣」以達成本件之主要工法，即「利用二層間空氣之絕緣性，達成隔熱之效果」，而浪板打孔僅係進一步增加功能效果而已，且所使用之材料之材質與形狀亦非本件專利之重點，專利說明書中之發明概述及發明的詳細說明中均有敘述，所以「000000000N0一」舉發案中以公告第一九二一四0號「Z型夾層配件」專利案為習用技術之證據，並主張違反七十五年十二月二十四日修正專利法第二條第一項第五款規定：「運用申請前之習用技術、知識險而易知未能增進功效者。」，及八十三年修正專利法第二十條第二項規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，由於62816號專利之申請專利範圍是依據七十五年十二月二十四日修正專利法第十二條規定提出專利申請書申請核准，所以經濟部智慧財產局以九十一年十二月二十日（九一）智專三（三）05025字第0九一八九00二七四三號舉發審定書對000000000N0一（62816號發明專利）舉發案，審定舉發不成立之審定理由（一）：「系爭專利『使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣施工法』申請日為八十一年八月十七日，本局於八十二年四月二十七日審定准予專利，其是否違反規定，自應以核准審定時所適用之七十五年十二月二十四日修正公布之專利法規定為斷，合先敘明。」審定理由（三）：「舉發證據為第00000000號『Z型夾層配件』專利案（八十一年三月十日申請，八十一年十月一日審定公告），其構造體為Z型鐵件，上翼用於固定上層浪形鋼鈑，下翼用於固定下層鋼鈑並固定於鋼結構上，腹鈑高度可因玻璃棉、鋁箔之隔熱隔音需求調整其高度；而其主要特徵於Z型下翼與腹鈑因應下層鋼鈑之浪形而調整沖孔，以便使下翼與下層浪形鋼鈑與鋼結構能緊密接合；惟舉發證據之Z型鐵件及整體結構並未揭露系爭專利上、下二層之浪板上留空氣對流孔之技術特徵，難謂系爭專利為有相同之發明核准專利在先者而不具新穎性，而在獨立項具新穎性之前提下，附屬項乃係對獨立項之進一步描述，當具新穎性；又舉發證據公開在系爭專利之後，不得主張論究進步性之依據，併予說明。」來證明舉發人主張違反七十五年十二月二十四日修正專利法第二條第一項第五款規定：「運用申請前之習用技術、知識險而易知未能增進功效者。」，及八十三年修正專利法第二十條第二項規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」的事由是錯誤的，此舉發理由第三點以整點觀之，審查委員是在強調證明二者之技術思想與原理的不同，而「惟舉發證據之Z型鐵件及整體結構並未揭露系爭專利上、下二層之浪板上留空氣對流孔之技術特徵，難謂系爭專利為有相同之發明核准專利在先者而不具新穎性」，是在證明二者所揭露的技術思想的不同，不能主張不具新穎性，「：：：附屬項乃係對獨立項之進一步描述，當具新穎性；又舉發證據公開在系爭專利之後，不得主張論究進步性之依據，併予說明。」很顯然的強調「可上、下二層均不留空氣對流孔」同樣具有「新穎性」，且強調「舉發證據公開在系爭專利之後，不得作為主張論究進步性之依據」，由此可證明「可上、下二層均不留空氣對流孔」不是習用技術，更不是既有技術，是完全具有效力的申請專利範圍，所以審定理由在最後強調「系爭專利未違反核准審定時應適用之專利法第二條第二款之規定」，因此依當時專利法第十二條第一項規定及審查準則審查結果仍然是有效的專利範圍，而以第二項作為第一項的描述，使第一項的專利範圍更為明確，況且在專利說明書中亦無該項二層施工之既有技術之論述，該專利說明書中所論述之既有技術是隔熱材料、太子樓等，與上、下二層並留有適當之空氣之技術無關，所以擴張或限縮專利範圍之情況並未產生，所以「可上、下二層均不留空氣對流孔。」的專利範圍是具有拘束力的，那審查委員為何要主張是對獨立項的進一步描述，且具有新穎性，也就是審查委員對於「可上、下二層均不留空氣對流孔。
」是主張具有新穎性，並較舉證案進步的具體技術，因此該專利範圍是經智慧財產局再次依專利法與審查準則審查通過，足見該專利範圍核准更為嚴謹，更具有拘束力，也就是任何人或機構在認定專利侵害時，應受到該申請專利範圍之拘束，且對該專利範圍是不容許改變的，除非有新證據證明為習用技術並向智慧財產局舉發撤銷專利，因此被告一再主張該「可上、下二層均不留空氣對流孔。」為習用技術，事實已為智慧財產局否定不成立，故中華民國建築學會及北科大之鑑定報告未以「可上、下二層均不留空氣對流孔。」納入申請專利範圍來鑑定比對，更不依專利侵害鑑定基準規定之比對方式「施工過程與步驟」來比對分析鑑定，由經濟部智慧財產局九十二年七月二日智專字第0九二000六一二五0號函說明三：「發明專利權之保護範圍，係以說明書所載之申請專利範圍為準，對於方法專利（如製造方法、處理方法或使用方法），必須將台端使用上述方法與已核准之專利說明書內申請專利範圍所記載之系列動作、過程、操作或步驟比對分析，以預防侵害之發生。
」說的更清楚證明該二份鑑定報告的嚴重錯誤，再以中華民國建築學會及北科大與本件專利案有利害關係存在，基於利益迴避原則，其等鑑定報告依常理判斷，自然會有偏頗之虞，所以其等鑑定報告內容有如前述背離法令規定之鑑定原則，也是很自然的事，所以其鑑定報告內容實無採為本件裁判基礎之餘地。
三、證據：提出申請國家賠償書二份、內政部建築研究所九十一年五月二日建研環字第○九一○○○二一七四號函影本一份、九十一年賠議字第一號拒絕賠償理由書一份、九十一年度補助屋頂隔熱改善工程申請作業要點一份、九十一年度補助公有建築物外遮陽節能改善計畫一份、八十九年十月九日八十九建研環字第○二八七三號函、南投縣政府九十一年五月二十八日法規字第○九一○○九三二九一○號函、九十一年法賠字第三號拒絕賠償理由書一份、八十九年五月三十日（八九）投府教國字第八九○八二三八二號函、八十九年六月十九日（八九）投府教國字第八九○九○七八四號函附九二一地震災區學校鐵皮簡易教室隔熱通風改善施工說明一份、八十九年十月九日（八九）投府教國字第八九一五一○四二號函、經濟部智慧財產局九十一年六月十三日（九一）智專三（二）○四○二○字第六九一一二○七四三六六號函附專利侵害鑑定專業機構名冊一份、教育部八十九年六月十四日台（八九）國字第八九○六六一七一號函一份、存證信函二份、聲請書一份、中華民國專利證書一份、專利公報一份、中學大學機鑑（八九）字第一四三號鑑定報告書一份、屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心九十年七月二十日鑑定報告書一份、行政院院長電子信箱信件回覆一份、建議書一份、台中市政府八十八年十月十九日八八府工土字第一三九一四一號函、內政部營建署八十八年十月十九日八八營署北建字第○五七八五二號函一份、報紙節本二份、南投縣臨時教室減熱方案第六項措施設計圖一份、電子報二份、中央研究院院長八十九年七月五日函一份、陳情書二份、總統府公共事務室八十九年八月九日華總公三字第八九○○一七○七四○號函一份、行政院九二一震災災後重建推動委員會八十九年八月十五日（八九）重建設字第二八八七號函一份、刑事告訴狀二份、台灣南投地方法院檢察署通知五份、法務部檢察司九十一年六月二十四日法檢字第○九一○○二一○五三號函一份、臺灣高等法院臺中分院檢察署九十一年八月十四日中分檢茂明字第一○一○○號函一份、臺灣南投地方法院檢察署九十一年七月十二日（九一）投檢 榮紀忠 字第一二○四五號函一份、經濟部智慧財產局專利侵害鑑定基準及用箋各一份、專利說明書一份、專利舉發審定書及專利舉發申請一份等件為證，聲請訊問證人 郭正雄 。
乙、被告內政部建築研究所、林憲德方面：
一、聲明：原告之訴駁回。
二、陳述：
（一）九二一地震後，校園嚴重損毀，由教育部搭建簡易教室緊急安置學生上課，嗣於八十一年四、五月間，因氣溫逐漸昇高，簡易教室悶熱難耐，即由被告建研所、教育部及社會各界提供許多簡易教室之隔熱方案，而被告建研所當時共計提出六個建議方案。原告雖主張被告建研所提出之建議方案之一，與其第六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之發明專利相同（被告否認之），被告建研所之行為已侵害原告之專利權，然被告建研所上述提供建議之行為，並非行使公權力之行為，且被告建研所前揭提供隔熱方案之建議行為，並未違反任何法律、法規命令、行政規則、現仍有效之解釋、判例．．．。被告建研所鑒於九二一大地震災情慘重，災區亟需儘速復建房屋及教室，為協助興建簡易鐵皮屋或簡易教室，乃提供施工方法予南投縣政府，作為縣政府施工或發包之參考，而其中「隔熱屋頂板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等特性之設計應用，乃早為學界或建築界習知之原理或自然法則，並未侵害原告之六二八一六號發明專利。原告主張被告等侵害其第六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利權，並舉中興大學機鑑（89）字第一四三號「鑑定報告書」為據。中興大學該鑑定內容對原告之專利及被告所提供之施工方法，似未予深入了解，致其鑑定結果失真，經中華民國建築學會詳細比對後，於九十一年九月三十日提出鑑定報告書，結論是：「依專利鑑定全要件原則，內政部建築研究所提供之九二一震災區學校鐵皮簡易教室隔熱通風改善施工法與乙○○之第62816號專利案申請專利範圍內容不相同。」；而國立台北科技大學九十一年十一月三十日之鑑定報告書，亦與上述中華民國建築學會之鑑定結果相同，認定被告內政部建築研究所提供之九二一震災區學校鐵皮簡易教室隔熱通風改善施工法與原告第六二八一六號專利案施工法不相同，被告並未侵害原告上開專利案之專利權。綜上，足證被告等並無侵害原告前揭第六二八一六號專利權之行為。
（二）被告建研所並未為任何使用原告第六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利權之行為，更無使用、販賣或進口任何以該方法直接製成之物品，被告建研所自無侵害原告上開發明專利權之可能，如前
所述被告建研所於八十九年五月間共提出六個隔熱之建議方案，供九二一地震災區之簡易教室作為施工之參考，而究竟要採行何種方案，並非由被告建研所決定，亦非
被告建研所能夠干涉。因此，縱使其中一建議方案與原告第六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之發明專利相同，被告建研所之建議行為與原告之損害間，亦無相當因果關係。況且，被告建研所之行為並未違法，業已論述如前，被告建研所並未違反專利法，亦未侵害原告之發明專利權，被告建研所自無任何故意或過失可言。原告訴請被告建研所賠償，並未證明建研所之公務員有何故意或過失而侵害其六二八一六號發明專利，且原告曾於八十九年間，自訴建研所之所長丙○○及環境控制組組長 陳瑞鈴 侵害其六二八一六號發明專利，經台北地方法院審理後，以八十九年度自字第九二二號刑事判決「諭知不受理」，全案已告確定；其後原告又曾向臺灣南投地方法院檢察署告發建研所之所長丙○○等共二十人，涉嫌侵害其六二八一六號發明專利並圖利他人，亦八一七號），足證被告建研所之公務員未侵害原告之六二八一六號發明專利。
（三）被告林憲德並非國家機關，亦非依法令從事於公務之人員或受委託行使公權力之個人，不屬於國家賠償法所稱之公務員，原告依據國家賠償法第二條第二項之規定，主張被告林憲德應負賠償責任，顯屬無據。依前所述，被告建研所與被告林憲德共同研擬之簡易教室隔熱通風改善對策方案，其中「隔熱屋頂板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等特性之設計應用，乃早為學界或建築界習知之原理或自然法則，並未侵害原告之六二八一六號發明專利。且中華民國建築學會及國立台北科技大學於詳細比對後，亦均認為：「依專利鑑定全要件原則與均等論比較，內政部建築研究所提供之九二一震災區學校鐵皮簡易教室隔熱通風改善施工法與乙○○之第62816號專利案施工法不相同。」被告林憲德並無故意或過失不法侵害原告之權利，是故，被告依據民法侵權行為或專利法之規定，主張被告林憲德應負賠償責任，亦屬無據。
（四）關於原告所提出之第二份鑑定報告書，由該鑑定報告書封頁即可查知，該鑑定報告為屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心所製作者，並非屏東科技大學。針對本案，該營建暨水資源工程服務中心並不具備相當之鑑定專業與公信力，故其鑑定應屬可議。
（五）侵害鑑定報告之鑑定理由至少應包含鑑定標的、異同比較、公知事實之參酌等。其中異同比較部分，應就申請專利範圍與待鑑定物品之異同做詳細比對，若有參酌其他學說、判例、公知事實．．．者，並應詳細記述以形成鑑定結論之理由；公知事實之參酌部分，則包含既有技術知識之調查、公知事實之排除等。惟原告所提二份鑑定報告書，不但未針對專利範圍與待鑑定物品做詳細比對，亦未調查既有技術知識；相較之下，被告所提出之中華民國建築學會及國立台北科技大學之鑑定報告書，其鑑定理由之記載與比較分析，顯然較為詳實。被告建研所及林憲德建議之隔熱方案，雖係利用空氣之絕緣性達成隔熱效果，但其並非在浪板上留空氣對流孔，而係於屋脊裝通風溝槽，利用熱空氣上升原理及外界風力排熱，惟原告所提中興大學鑑定報告書內第（參）綜合比較分析：一、1.卻記載「由所附之照片中所示，待鑑定物所揭示的各主要構件與發明專利者均相同。均包含：．．．(3)另外，又在上、下二層之浪板面上各自留有許多的空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱以及排氣等多重目標以及效果。」該鑑定報告書之分析比較，顯然不夠嚴謹而與事實不符，其鑑定結論自不值採信。
（六）鑑定侵害判斷之流程，首先係依據全要件原則分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及被告對象之所有構成要件，並逐一加以比較，認定無適用全要件原則時，始適用均等論，認定有適用全要件原則時，則適用消極均等論。所以，絕不可能適用全要件原則，又適用均等論。原告所提屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心鑑定報告書，並未針對所有構成要件逐一加以比較，其所謂「功能均等之基本原則」之內涵為何，並未見說明；又原告所提中興大學鑑定報告書認定「依全要件原則來考量，待鑑並各案例之施工方法與發明專利案者確實相同。」「再以功能均等論比較．．．，待鑑定物各案例之施工方法與發明專利案者應可視為兩個均等的施工法。」顯然違反上開鑑定侵害判斷法則。
（七）中華民國建築學會乃建築及相關學術領域中，歷史最久且相當具有公信力的學術研究團體，建築及相關領域之實務或學術工作者，為學術研究而加入該學會實為普遍存在之情況。依照建築師法及律師法規定，建築師及律師非加入公會不得執行業務，故執業建築師及律師必為建築師公會或律師公會之會員，然而司法院與行政院卻仍指定中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國律師公會全國聯合會，為建築、法律專業領域之專利侵害鑑定機構。如此一來，是否即謂中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國律師公會全國聯合會在受託進行鑑定時，必然會偏坦所屬會員，而為有利會員之鑑定結論？其答案當然是否定的。由前述可知，原告以被告建研所與中華民國建築學會有業務上之往來，且被告建研所所長與被告林憲德均為中華民國建築學會之會員為由，指稱中華民國建築學會必定立場不公，而偏坦所屬會員或業務往來機關，純屬臆測。
三、證據：提出臺灣臺北地方法院八十九年自字第九二二號刑事判決一份、鑑定報告書二份、臺灣南投地方法院九十一年度偵字第三八一七號不起訴處分書一份等件為證。
丙、被告南投縣政府方面：
一、聲明：駁回原告之訴。
二、陳述略稱：
（一）簡易教室隔熱設設施之施作係由學校自行發包予廠商施作，是私經濟行為，故本件並無國家賠償法之適用。
（二）九二一地震後，校園嚴重損毀，由教育部搭建簡易教室緊急安置學生上課，於八十九年四、五月間氣溫逐漸升高，簡易教室悶熱難耐，學生上課環境品質差，當時被告內政部建築研究所、教育部與社會各界均為此提供許多施作簡易教室隔熱之建議，而計設施、跳格施作、風扇四個。方案２、以懸掛遮光網（垂掛式）以上舖黑網設備，風扇四個。方案３、以銀網加排風、噴水設施（含回收系統）。
方案４、噴塗隔熱夏涼漆。方案５、屋頂加鋼構塑鋼板。方案６、架第二層屋頂。被告南投縣政府僅將六個方案以南投縣政府八十九年五月十九日（八九）投府教國字第八九○七七五八三號函轉予學校供參而已，而其中建議方案６是內政部建築研究所依八十九年五月十日「綠建築評估指標說明及災區學校重建案例研討會」之會議結論辦理，且係被告內政府建築研究所與國立成功大學建築系林憲德教授共同研擬簡易教室隔熱通風改善對策建議方案，並以內政部建築研究所八十九年五月十六日八十九建研環字第五○七二三號函送予被告南投縣政府，據此被告南投縣政府再函轉予各校供參，又依被告內政部建築研究所來函表示鐵皮簡易教室隔熱通風改善施工說明，係採「隔熱屋面板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等主要特性設計應用，且經檢討本施工說明並不違反相關專利權之規定，況且該方案早為學界建築界習知之原理或自然法則，故原告之六二八一六號專利未受任何侵害，被告南投縣政府亦無任何故意或過失。
（三）中興大學鑑定報告未明瞭專利範圍及該方案之範圍，亦未就專利範圍之元件與該方案之元件作逐一比對，更未調查習知技術，是中興大學之鑑定報告顯有違誤，且該鑑定報告亦違反前經濟部中央標準局（現改制為智慧財產局）頒佈之專利侵害鑑定基準規定之流程即如適用全要件原則，便適用逆均等理論，即無適用均等論之餘地，如無適用全用全件原則，始適用均等論理，所以絕對不可能適用全件原則，又適用均等理論。另屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心鑑定報告並未針對所有構成要件逐一加以比較，其所謂「功能均等之基本原則」之內涵為何，並未見說明。
（四）退步言之，原告於八十九年五月十九日已知悉前揭建議方案６可能侵害其專利，而於九十一年八月六日請求國家賠償訴之聲明變更起訴狀中始依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條、專利法第八十八條、第八十九條等主張請求，其所為之請求已逾二年時效而消滅。
（五）依中華民國建築學會及國立台北科技大學九十一年十一月三十日鑑定報告均已認定原告之六二八一六號專利未受任何侵害。
（六）中興大學鑑定報告係由其機械係教授所為，屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心鑑定報告，並非屏東科技大學所為，原告所提上開鑑定報告等均非專利法所規定司法院與行政院協調指定之「侵害鑑定專業機構」所為，原告所提上開鑑定報告等均不具備相當之建築鑑定專業與公信力，且上開鑑定報告均非至系爭簡易教室所為之鑑定，原告所提上開鑑定報告所附之照片，應舉證證明即為系爭之簡易教室。再原告所提二份鑑定報告，未針對專利範圍與待鑑定物品作詳細比對，亦未調查既有技術知識，而被告建研所及林憲德建議之隔熱方案，雖係利用空氣之絕緣性達成隔熱效果，但其並非在浪板上留空氣對流孔，而係於屋脊裝通風溝槽，利用熱空氣上升原理及外界風力排熱，惟原告所提中興大學鑑定報告書內卻記載待鑑定物所揭示的各主要構件與發明專利者均相同，均包含．．．，另外又在上、下二層之浪板面上各自留有許多的空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱以及排氣等多重目標及效果，是該鑑定報告書之分析比較，顯然不夠嚴謹而與事實不符。
三、證據：提出台灣高等法院九十一年度上易字第一七四六號判決，並請求訊問證人 陳慶祥 、 鄒庚辛 、 涂敏生 、 范國光 、 羅慶泉 、 陳榮昌 。
丁、本院依職權調取大成國中、宏仁國中、北山國中、延平國小、秀林國小、瑞竹國小、桶頭國小簡易教室隔熱工程之相關資料。
理由
一、原告起訴主張其係新發明第六二八一六號專利「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之專利權人，專有該施工方法使用之權，而於九二一地震後，由教育部搭建簡易教室因氣溫逐漸昇高，簡易教室悶熱難耐，而由被告林憲德設計，交由被告建研所提出六個建議方案，再交付被告南投縣政府，並由被告南投縣政府函各學校參考，其中被告所提出之建議方案中之第六方案，侵害原告所有上開專利權，而已知使用原告所有專利施工法之施工之教室者為大成國中、宏仁國中、北山國中、延平國小、秀林國小、瑞竹國小、桶頭國小，爰依國家賠償法第二條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條、專利法第八十八條、第八十九條規定請求被告等連帶賠償五百萬元及其法定遲延利息。
二、被告建研所、林憲德則以：九二一地震後，由教育部搭建簡易教室緊急安置學生上課，嗣於八十九年四、五月間，因氣溫逐漸昇高，簡易教室悶熱難耐，即由被告林憲德設計，而由被告建研所提出六個建議方案供被告南投縣政府參考，然被告建研所上述提供建議之行為，並非行使公權力之行為，並未違反任何法律、法規命令、行政規則、現仍有效之解釋、判例．．．。且其中「隔熱屋頂板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等特性之設計應用，乃早為學界或建築界習知之原理或自然法則，並未侵害原告之六二八一六號發明專利，縱使該建議方案與原告第六二八一六號之發明專利相同，被告建研所之建議行為與原告之損害間，亦無相當因果關係，被告建研所自無任何故意或過失可言。再被告林憲德並非國家機關，亦非依法令從事於公務之人員或受委託行使公權力之個人，不屬於國家賠償法所稱之公務員，原告依據國家賠償法第二條第二項之規定，主張被告林憲德應負賠償責任，顯屬無據等語置辯。
三、被告南投縣政府則以：簡易教室隔熱設施之施作係由學校自行發包予廠商施作，是私經濟行為，再於八十九年四、五月間氣溫逐漸升高，簡易教室悶熱難耐，當時由被告內政部建築研究所提供簡易教室隔熱六個建議方案，而被告南投縣政府僅將六個方案函轉予學校供參而已，而其中建議方案六是被告內政部建築研究所與被告林憲德教授共同研擬簡易教室隔熱通風改善對策建議方案，並函送予被告南投縣政府，據此被告南投縣政府再函轉予各校供參，又依被告內政部建築研究所來函表示鐵皮簡易教室隔熱通風改善施工說明，係採「隔熱屋面板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等主要特性設計應用，且經檢討本施工說明並不違反相關專利權之規定，再原告於八十九年五月十九日已知悉前揭建議方案六可能侵害其專利，而於九十一年八月六日請求國家賠償訴之聲明變更起訴狀中始依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條、專利法第八十八條、第八十九條等主張請求，其所為之請求已逾二年時效而消滅等語置辯。
四、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第二百五十六條定有明文。經查，原告起訴狀雖未明確表明其請求法條依據，然已記載係因侵害專利而提出之國家賠償，而於言詞辯論中經本院闡明原告須明確提出法條依據，原告始於九十一年八月六日之準備書狀補正係依國家賠償法第二條，第五條，第六條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條，專利法第八十八條、第八十九條等規定請求，是原告所為之補充僅係補充法律上之陳述，依民事訴訟法第二百五十六條之規定，其並非為訴之變更及追加，被告南投縣政府抗辯原告上開之補充陳述是為訴之追加及變更，而不同意其追加及變更一節，為不可採。
五、按依國家賠償法請求損害賠償時，應先以書面向賠償義務機關請求之。又賠償義務機關拒絕賠償，或自提出請求之日起逾三十日不開始協議，或自開始協議之日起逾六十日協議不成立時，請求權人得提起損害賠償之訴，國家賠償法第十條、第十一條第一項前段分別定有明文。查本件原告對被告建研所、南投縣政府提起國家賠償之訴，於起訴前已向被告二機關書面請求賠償，被告拒絕賠償，此有原告提出之國家損害賠償請求權請求書二份、內政部建築研究所九十一年五月二日建研環字第○九一○○○二一七四號函附九十一年賠議字第一號拒絕賠償理由書一份、南投縣政府九十一年五月二十八日法規字第○九一○○九三二九一○號函附九十一年法賠字第三號拒絕賠償理由書一份，是原告依國家賠償法之規定對被告建研所及南投縣政府提起本訴，與首開法條規定相符，另原告對被告林憲德依其最後之陳述係依民法侵權行為及專利法規定提出損害賠償，合先敘明。
六、按因專利權受侵害之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年不行使而消滅；另因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。專利法第八十四條第五項、民法第一百九十七條第一項分定明文，另按消滅時效，因請求而中斷；時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷。民法第一百二十九條、第一百三十條定有明文。經查，原告係於九十一年四月十五日向被告南投縣政府提國家賠償，為被告南投縣政府拒絕賠償後於九十一年五月二十日向本院提起國家賠償訴訟，此有請求賠償書、起訴狀封面所蓋本院收狀章附卷可稽，是如被告南投縣政府所辯原告於八十九年五月十九日即知悉其專利權被侵害，然其已於九十一年四月十五日即向被告南投縣政府請求，而於被告南投縣政府拒絕賠償之六個月內已向本院起訴，是其上開之損害請求權並未逾二年之消滅時效，則被告南投縣政府抗辯原告於九十一年八月六日始主張民法第一百八十四條及專利法第八十八條之請求權，而已逾二年之時效云云，實不可採。
七、依國家賠償法第二條第二項前段規定，公務員於執行職務，行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家固應負損害賠償責任，所謂行使公權力，係指公務員居於國家機關之地位，行使統治權作用之行為而言。並包括運用命令及強制等手段干預人民自由及權利之行為，以及提供給付、服務、救濟、照顧等方法，增進公共及社會成員之利益，以達成國家任務之行為。如國家機關立於私法主體之地位，從事一般行政之補助行為，如購置行政業務所需之物品或處理行政業務相關之物品，自與公權力之行使有間，不生國家賠償法適用之問題。
另興建學校簡易教室之隔熱工程乃國家應行完成之公共任務，故其行為係屬具有公法性質之給付行政行為，亦即所謂單純統治之行政行為，而非行政私法之行為，雖未帶有命令或強制之手段，亦應認係公權力之行使。如其不法侵害人民之權利者，仍有國家賠償法請求賠償之問題。經查上開簡易教室第六隔熱方案即架第二層屋頂，係由被告林憲德及建研所共同設計提出，並由被告建研所提供被告南投縣政府作為參考，被告南投縣政府再函轉予學校供參，是被告建研所及被告南投縣政府均為完成上開學校之簡易教室之隔熱任務，而分別提出隔熱方案並轉由經瑞竹國小、秀林國小、北山國中、大成國中、宏仁國中等學校採用發包施作，此為被告所不爭執，並經證人陳慶祥即瑞竹國小校長、鄒庚辛即秀林國小校長、涂敏生即北山國中總務主任、范國光即大成國中主任、羅慶泉即宏仁國中主任等人到庭證述屬實，復經本院調取該學校簡易教室隔熱工程決算書五份附卷可稽，而被告建研所、南投縣政府是一為中央地方機關，一為地方自治機關，而上開國小、國中又屬被告南投縣政府所管轄，而被告建研所及南投縣政府公務機構內之各級承辦人員依法令所從事公務機構間之業務工作，行使公權力行為不問其性質為干涉行政或給付行政，其表現之形態為事實行為或行政處分時，依此貫徹政令執行職務，均是公權力行使行為，被告建研所、南投縣政府提供六個方案供各學校選擇之建議行為雖屬事實行為，如其不法應仍得依國家賠償法第二條請求，是被告建研所、南投縣政府抗辯其行為並非行使公權力行為及本件係屬私經濟行為，不屬國家賠償法適用之範圍一節，依上說明，實不可採。
八、本件原告註冊享有發明之第六二八一六號專利權，依其專利說明書及專利公報關於申請專利範圍之記載為：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下兩層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔、利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱與排氣等多重目標效果。依請求專利部份第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法」。此有原告提出專利說明書、經濟部智慧財產局專利證書、中華民國專利公報各一紙附卷可證，故原告為六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之專利權人要屬無疑。被告辯稱原告所有之專利係屬習知技術云云，然上開原告享有之六二八一六號專利，是經前經濟部中央標準局（現為智慧財產局）所審定之專利，在未經撤銷前，其專利仍屬原告享有，是被告此部分所辯，亦不可採。
九、按發明，指利用自然法則之技術思想之創作、再按自有專利制度以來，關於一項專利侵害之系爭標的，是否屬於專利權之技術範圍內，向來即為爭議不斷之焦點，是以如何在專利權人及侵權者之間尋求一較佳之平衡點，即產生「專利技術保護範圍」之界定及「判斷專利侵害之理論」等理論，就其內涵，茲分述如下：
（一）專利技術保護範圍之界定，有以下三種立論：①中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本
核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。
②周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍
為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。③折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍
之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。
（二）我國專利法第二十二條之規定：申請發明專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，另以，同法第二十六條第三項規定：申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，是以，應認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。進而論之，於認定申請專利範圍時，亦應顧及文字表達之侷限性，從而，依發明專利之意義與目的觀之，基該發明所屬技術領堿中具有通常知識，自申請專利範圍並參酌說明及圖式所能得知具有相同作用或輕易置換可能性之替代性實施方法，同時配合亦應為專利權之保護範圍所及。
（三）判斷專利侵害之理論分別有：①全要件原則：將均涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之
產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，自構成專利權之侵害。
②均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產
品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。（可參司法院刑事法律專題研究十八第五十頁）申言之，實施形式係依技術上之等效特徵，具有技術上置換可能性，為專家所顯而易見之特徵，亦為專利權所保障之範圍。
③此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申
請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
（四）綜上，得知我國關於鑑定侵害判斷之流程，依專利侵害鑑定基準，其順序如下：明確申請專利範圍之內容→解析申請專利範圍之構成→解析待鑑定樣品之構成→專利侵害之判斷（適用全要件原則、均等論、禁反言原則）→判斷有無侵害專利。
十、按民事訴訟法如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。（參照最高法院十七年上字第九一七號判例），是本件原告既主張被告等侵害其專利權，既應就其侵害之事實，負舉證責任，另按鑑定人由受訴法院選任，民事訴訟法第三百二十六條第一項前段明文所定。查，原告於本件起訴前之八十九年十月十四日及本院審理中之九十年七月二十日分別委託國立中興大學、屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心鑑定所出具之鑑定報告，雖認為系爭瑞竹國小、秀林國小、北山國中、大成國中、宏仁國中、桶頭國小、延平國小等學校之簡易教室隔熱工程之施工方法與原告取得之前開發明專利所主張之技術內容相同，應屬侵害專利權行為，有中興大學、屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心之鑑定報告書二份在卷可按，然因該鑑定報告係原告私自委託上開二所大學所為，未經鑑定人於鑑定前具結，在無庸受偽證罪之處罰之情形，並無法確保該鑑定內容之公正性，而依上所述，鑑定人須由法院所選任，是原告所提出上開二大學之鑑定報告，僅能認為是原告所提出證明其所主張之證據資料，而非鑑定報告，而二份鑑定報告書均僅係經由原告所提供之照片進行專利鑑定，並未會同本院及兩造至現場實際履勘，或經本院指示應為如何範圍之鑑定，況關於屏東大學營建暨水資源工程服務中心所為之鑑定分析報告，實際鑑定人僅以函覆其鑑定過程，並未到庭說明其鑑定過程及結果，是該鑑定結果既未能由鑑定人到庭說明以解鑑定之過程及結果，復未能由兩造之行使發問之程序權利（民事訴訟法第三百四十條第二項準用第三百二十條第一項），則自難逕予採為本件裁判之依據；另證人即中興大學鑑定報告之鑑定人郭正雄雖到庭證述及鑑定之過程及認定之依據，然其為中興大學機械工程系副教授，此經證人郭正雄於本院言詞辯論中所自承，而系爭專利係有關於建築方面之施工方法，則其並非建築方面之技術領域之教師或技師，其是否有足夠之知識經驗得以判斷系爭學校簡易教易教室之隔熱工程與原告上開發明專利權範圍是否相同，即屬可疑，另依專利法第二十六條規定意旨，郭正雄既非該技術領域，則其所為之鑑定，本院自無法作為認定上開學校之簡易教室之隔熱工程之施工方法侵害原告所有之上開專利之證據。另被告建研所所委託之中華民國建築學會、國立台北科技大學所為之鑑定，因亦非本院所選任之鑑定機關，亦無至本院說明其鑑定過程及結果，且並未受兩造之發問，依上開理由，該鑑定報告亦不可採，併此敘明。
十、綜上所述，本件原告主張由被告林憲德設計，交由被告建研所提出之建議，再交付被告南投縣政府，並由被告南投縣政府函瑞竹國小、秀林國小、北山國中、大成國中、宏仁國中、桶頭國小、延平國小等學校之簡易教室隔熱工程之施工方法侵害其原告取得之前開六二八六一發明專利，係以其私自委託之中興大學、屏東科技大學營建暨水資源工程服務中心之鑑定報告書為佐，然因該鑑定報告因上述理由，而不足以作為認定系爭學校簡易教室隔熱工程之施工方法有侵害原告所有上開專利之證據，而原告雖曾向本院聲請就本件進行專利侵害鑑定，惟嗣後又撤回該項聲請，而被告就其抗辯無侵害專利事實雖亦不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，然原告就其主張專利權利受侵害之事實，因屬專利侵害之特殊專業領域，而非一般日常生活之民事事件，本院無法一般經驗法則或論理法則或原告之陳述即判斷是否有侵害專利，是在無客觀之專業之第三人或機關就本件為鑑定前，本院認原告舉證仍有不足，從而原告依國家賠償法第二條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條、專利法第八十八條、專利法第八十九條規定請求被告林憲德、建研所、南投縣政府連帶賠償五百萬元及其法定遲延利息，為無理由，應予駁回。
十一、兩造其餘主張及所提證據與本院上開論斷無涉或無違，不予贅述。
十二、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條判決如主文。
中華民國九十二年七月三十一日
臺灣南投地方法院民事庭~B法官黃益茂右為正本，係照原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀~B書記官中華民國九十二年八月一日