裁判字號：臺灣高等法院高雄分院95年智上易字第5號民事判決
裁判日期：民國96年09月18日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣高等法院高雄分院民事判決95年度智上易字第5號上訴人德保有限公司法定代理人乙○○訴訟代理人 紀錦隆 律師
郭寶蓮 律師被上訴人建佳實業有限公司兼上一人法定代理人甲○○上列二人共同訴訟代理人 尤中瑛 律師複代理人 吳忠諺 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於民國95年
8月9日臺灣屏東地方法院93年度智字第4號第一審判決提起上訴，本院於96年9月4日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：伊係新型第105185號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」（下稱系爭專利，本件不包含第一追加專利權）之專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣及使用之權，專利期間自民國83年9月21日起至95年4月13日止。詎被上訴人建佳實業有限公司（下稱建佳公司）位於屏東縣枋寮鄉東海村屏○○○區○○路○○號工廠，在上開專利期間內，設置之浪板製造機結構（下稱系爭機器），有侵害伊系爭專利權之嫌，而於93年10月間聲請原法院以93年度聲字第351號保全證據，嗣經比對後，該保全證據所拍攝之系爭機器照片與伊系爭專利之申請專利範圍內容實質相同，自屬侵害伊之專利權。另被上訴人甲○○為上訴人建佳公司負責人，其所為使用系爭機器生產浪板之行為，係屬執行公司業務之行為，依公司法第23條規定，應與被上訴人建佳公司對伊負連帶賠償責任。爰依專利法第108條準用同法第84條、民法第179條、第184條、公司法第23條之規定，訴請被上訴人應連帶給付伊新台幣（下同）50萬5,000元本息，並應將系爭機器拆除並銷毀，嗣後並不得再裝設使用等情。原審為上訴人敗訴之判決。其上訴聲明：㈠原判決關於不利於上訴人部分廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人新台幣50萬5,000元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。
二、被上訴人則以：上訴人於申請系爭專利時，已自我限縮於一定之元件形狀、構造或裝置，藉以獲得專利權，而系爭機器並無系爭專利結構之「左右支架」、「座板」、「成形槽」、「上下支輪」、「固定架」、「導槽架」等物件。又在上訴人系爭專利權申請之前，另一新型101185號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺邊定型裝置」專利權已申請在前，而該專利亦是針對壁紙摺邊定型之裝置技術，上訴人之系爭專利屬對既有技術之改良，伊自亦可再行改良，並無侵害上訴人之專利權情事等語，資為抗辯。其答辯聲明：上訴駁回。
三、兩造爭執與不爭執事項：
（一）兩造不爭執事項：
１、上訴人為系爭專利（即新型專利第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪材內層之浪板製造機結構」，於本件不包含第一追加專利權）之專利權人，專利期間自83年9月21日至95年4月13日止。
２、原法院會同兩造及鑑定機關中國生產力中心指派人員於94年8月12日至被上訴人位於屏東縣枋寮鄉屏○○○區○○路○○號工廠內勘驗系爭機器，系爭機器現況與原法院93年度聲字第351號於93年10月22日保全證據事件中，執行保全程序所拍攝之機器照片相符。
（二）兩造所爭執之事項為：㈠系爭機器是否有落入系爭專利權之範圍？㈡如有侵害，上訴人是否得請求被上訴人連帶賠償損害？其得請求之損害賠償金額若干？
四、本院判斷如下：
（一）系爭機器是否有落入系爭專利權之範圍？
１、查系爭專利權之申請專利範圍為「一種『壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構』，其主要係於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，於支架頂端再分別固定設置對向之二座板，於座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽，於座板前下端處再橫支設置二可上、下調整之支輪，並於支架後端連接設置一固定架，於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，於架體上端視需要設置之數個壁紙架與支架間再分別設置壁紙導輪，且於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪，藉壁紙捲前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵者」，此有中華民國專利公報影本及新型專利說明書影本各1件附卷可稽（見原審卷㈠第14～28頁）。可見系爭新型專利權主要元件即為：輸送機架、架體、支架、座板、成形槽、上支輪、下支輪、固定架、導槽架、定位皮帶、輸送皮帶、下輸送帶、輸送帶導輪、壁紙架、壁紙導輪。而系爭專利主要之改良目的功效，在於藉由輸送機端設置定位與導形結構而達成令製品輸送穩定而使品質提高。
２、次按新型專利侵害之判斷標準，首先應依專利說明書所載之申請專利權範圍並參酌其創作說明及圖示以確立其內容，再將申請專利範圍及爭議標的物之每一構成要件予以分解而逐一比對，此即所謂「全要件原則」。若經「全要件原則」比對結果，爭議標的物與專利範圍每一構成要件相同時，即再依「消極均等論」來判斷專利範圍與爭議標的物之實質技術手段、作用或效果是否相同。如三者之一與專利範圍不同時，則認為無侵害；反之，則有侵害（通稱為文義上侵害）。又若依「全要件原則」比對結果，認兩者之構成要件不同時，則需再依「積極均等論」判斷兩者之差異是否為熟悉該項技術人士所能完成。若不同點之技術手段、作用及所產生之效果實質上相同，且該差異為熟悉該項技術人士所能輕易完成時，則兩者均等，此時應續依「禁反言原則」為判斷；反之，則不相均等而認未侵害專利權。又如依「禁反言原則」判斷後認得適用該原則時，則應認為兩者不相同；反之，如無「禁反言原則」之適用時，則維持均等論之結論，而認爭議標的物與系爭專利範圍相同，此從專利法第106條第2項及經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準觀之即明。
３、本件兩造在原審對於由何機構鑑定「系爭機器」有無侵害「系爭專利權」，迄未達成一致意見，經原審法院依職權選定而函囑「中國生產力中心」鑑定系爭機器結構是否落入系爭專利權之範圍，經該中心鑑定結果，其鑑定意見及結論大略如下：
⑴獨立項全要件原則部分：
系爭專利之申請專利範圍，將系爭機器與上訴人專利申請範圍獨立項之構成要件加以解析比較其特徵構造，因系爭機器於：①由導板組設Ｕ型導引勾所組成之摺紙裝置；②壁紙架下方端角固定設置之一支輪支撐構件；③滾輪及具環凹槽之導輪等定位裝置；④壁紙架設置有一壁紙導輪及二導紙板等形成之裝置；與系爭申請專利範圍之向上凸起設置之左右支架、於支價頂端再分別固設應設置對向之二座板、於座板內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽、於座板前下端處再橫支設置二可上下調整之支輪、於支架後端連接設置一固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架、於壁紙架與支架間再分別設置壁紙導輪等專利範圍所敘述之文義並不相同，不符合系爭專利範圍文義讀取，上不構成文義上侵害，依前開說明，必須進一步以均等論討論，是否屬於等效手段之替代或置換。
⑵在均等論分析部分：
①由導板組設Ｕ型導引勾所組成之摺紙裝置分析：
技術手段分析（way）：
系爭專利係利用輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，以於支架頂端分別固定設置對向之二座板，並於座板之內端緣凹入設置具預設深度之成形槽，使壁紙架上導出之壁紙兩側因壁紙本身之韌性及座板成形槽凹口之限制而產生預先向上內捲合之邊緣、再經通過座板凹入成形槽形成摺邊方式。而系爭機器則利用設置於壁紙架底側之前導紙板、上定位桿、Ｕ型導引勾及導板、後導紙板、固定支輪，使導出之壁紙在前導紙板抵托下配合導引勾Ｕ型凹口之限制，使在前導紙板、上定位桿間之壁紙兩側緣預先向上內捲，再經兩對向之Ｕ型導引勾之框限及配合凹口內導板之抵撐，使通過Ｕ型導引勾之壁紙，其邊緣能保持向上內捲之型態，再以後導紙板抵托以保持些向上內捲之型態，最後經支輪之抵撐使壁紙向上內捲之邊緣拗摺定形以形成摺邊方式。依上所述，系爭機器與系爭專利權就使壁紙形成摺邊之方式並不相同，且系爭機器利用上定位桿之方式與系爭專利利用支架之方式亦不同。再者，因上訴人於83年4月14日提出系爭專利申請之前，已有另一新型101185號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺邊定型裝置」於82年3月2日申請在前，取得專利權在前（專利公告248102號），故系爭專利並非屬開創性型態之專利，而是對既有之壁紙摺邊技術之改良，從而，在技術手段之分析上，應認兩者並不相同。
功能分析（function）：
系爭專利權係利用固定設置於左、右支架頂端之座板，其對向設置之成形槽具讓壁紙兩側持續上翻捲摺之功能。而系爭機器則利用兩對向之Ｕ型導引勾配合導板及導紙板、支輪具讓壁紙兩側持續上翻捲摺之功能，系爭機器因具讓壁紙兩側持續上翻捲摺之功能，與系爭專利之功能實質相同。
達到結果分析（result）：
系爭專利權係利用固定設置於左右支架頂端之座板，其對向設置之成形槽具讓壁紙兩側持續上翻捲摺之功能，達到讓壁紙捲釋出之壁紙兩側緣通過座板之成形槽後具有向上內摺邊之結果。而系爭機器則係利用兩對向Ｕ型導引勾配合導板及導紙板、支輪等組合之摺邊裝置，達到讓釋出之壁紙經過壁紙架底側之摺邊裝置後具有向上內摺邊之結果，故可認系爭機器所達到之結果與系爭專利權實屬相同。
經上述之技術手段分析、功能分析、達到結果分析，
因系爭機器之技術手段與系爭專利之不相同，故應認定為均等不成立，兩者不相同。
②壁紙架下方端角固定設置之一支輪與系爭專利於座板前端處設置二可上、下調整之支輪分析：
技術手段分析（way）：
系爭專利所利用於座板前下端處橫支設置二可上、下調整之支輪，藉以撐抵張緊及固定壁紙離開成形槽之摺邊及調整進入輸送帶之角度方式。而系爭機器則是利用於壁紙架下方近端角處橫支固設一不可上、下調整之支輪，以抵撐壁紙及拗摺壁紙兩側向上內捲之邊緣定形，進入輸送帶之方式。系爭機器利用固定之支輪抵撐、拗摺壁紙之方式與系爭專利利用可上、下調整之二支輪可變換壁紙之「張緊度」及「運行角度」方式不相同，故其技術手段二者並不相同。
功能分析（function）：
就功能分析上，系爭專利透過可上、下調整之支輪具調整對不同壁紙架上不同材質之壁紙所需之抵撐張力及平順進入輸送帶之角度功能，而系爭機器利用支輪撐壁紙及定形摺邊時，則不具系爭專利之上開功能，故應認二者功能並不相同。
達到結果分析（result）：
系爭專利利用可上、下調整之支輪，達到使設置於架體上之數組壁紙架之不同材質之壁紙得以適當之抵撐張力及進入輸送帶角度使設備運作更加平順之結果；反之，系爭機器則是利用支輪抵撐壁紙及定型摺邊形狀之功能，達到讓壁紙在經過U型導引勾及導板後向上內捲之兩側邊緣能被支輪拗摺定形進入輸送帶中之結果，故堪認二者就達到之結果分析並不相同。③輸送機架體後端設置滾輪及具環凹槽之導輪等定位裝置，與系爭專利固定架與導槽架組成之分析：
技術手段分析（way）：
系爭專利利用於支架後端設置一固定架，再於固定架二側配合定位皮帶凸緣分別設置導槽架以限制導引定位皮帶方式。系爭機器則於輸送機架體後端設置一滾輪，並於該滾輪一側配合定位皮帶設置一環凹槽，及又於該架體相對於滾輪環凹槽前方側設置有一支柱，於該支柱端側配合定位皮帶設置有具環凹槽之導輪，利用滾輪及其環凹槽可對輸送皮帶及定位皮帶加壓、調整皮帶鬆緊度之方式。系爭機器上開利用導輪環凹槽限制導引定位皮帶方式，與系爭專利利用導槽架限制導引定位皮帶之技術手段實質應係相同。
功能分析（function）：
系爭專利利用固定架具設置導槽架以配合定位皮帶凸緣位置之功能，利用導槽架之槽口具限制導引定位皮帶凸緣之功能，與系爭機器利用支柱具設置具環凹槽之導輪以配合定位皮帶位置之功能，利用導輪之環凹槽槽口具限制導引定位皮帶之功能，二者之功能實質上應係相同。
達到結果分析（result）：
系爭專利係利用導槽架具限制導引定位皮帶凸緣之功能，達到讓上輸送皮帶因定位皮帶凸緣在導槽架內運動而不會產生左、右偏移之結果。此與系爭機器利用導輪之環凹槽具限制導引定位皮帶之功能，達到讓容置在環凹槽內運動之定位皮帶不會產生左、右偏移之結果，二者欲達到之結果實質上應係相同。
④壁紙架設置有一壁紙導輪及二導紙板與系爭專利於壁紙架與支架間再分別設置數壁紙導輪分析：
技術手段分析（way）：
系爭專利利用於壁紙架與支架間分別設置數壁紙導輪，以輔助支撐壁紙材料，使壁紙不會下垂干擾輸送皮帶運行之方式。而系爭機器於壁紙架軸桿與支輪間分別設置有一壁紙導輪及二導紙板，利用一壁紙導輪及二導紙板可輔助支撐壁紙材料，令壁紙不會下垂干擾輸送皮帶運行之方式。可知，二者此部分之技術手段係實質相同。
功能分析（function）：
系爭專利與系爭機器就此部分元件之設置，均具有支撐壁紙，使長幅壁紙不會下垂之功能，就功能分析，二者應實質相同。
達到結果分析（result）：
系爭專利及系爭機器之上開元件設置，均可達到讓壁紙之幅長不會下垂干擾輸送皮帶運行之結果，而應認為二者達到之結果實質相同。
⑤綜上分析，系爭機器之功能與所達到結果與系爭專利雖
實質相同，惟其中就導板組設Ｕ型導引勾所組成之摺紙裝置及於壁紙架下方端角處固定設置一支輪等之技術手段與系爭專利申請專利範圍所主張之技術特徵則並不相同，堪認系爭機器與系爭專利之構造內容實質不相同，而不成立均等論。
⑶禁反言分析：兩者經上開認定已實質不相同，無須再為禁反言分析。
⑷鑑定結論：由上述之分析比較，再依據專利侵害判斷之程
序，參考全要件原則、均等論及專利侵害比對之準則後，因系爭機器（待鑑物品）使用：①由導板組設Ｕ型導引勾所組成之摺紙裝置②於壁紙架下方端角固定設置之一支輪等技術方式，與系爭專利申請專利範圍所主張之技術特徵不相同，故認定系爭機器未落入系爭專利權之申請專利範圍。
４、以上鑑定結論，有中國生產力中心95年4月3日中營字第09500891號函檢送之專利侵害鑑定報告在卷可參（見原審卷㈡第39頁及外放鑑定報告）。經審酌中國生產力中心之專利侵害鑑定報告，其鑑定時曾實地勘驗放置現場之系爭機器，並已依據前開專利侵害鑑定基準之鑑定流程予以鑑定，且鑑定程序及分析亦詳細確實，自屬客觀可採。足認本件系爭機器與上訴人之系爭專利權之申請專利範圍之內容實質並不相同，堪認系爭機器構造並無落入系爭專利權之專利範圍。上訴人主張被上訴人使用之系爭機器侵害其系爭專利，自不足採，被上訴人抗辯其系爭機器並未侵害上訴人所有系爭專利云云，應堪信實。
（二）上訴人雖主張中國生產力中心曾私下接受其他公司委託，就該公司機器是否侵害原告系爭專利權進行鑑定，結果不利於伊，其立場顯然偏頗之情事而謂中國生產力中心之鑑定報告不可採云云。惟查，本件原審於選定中國生產力中心為鑑定機關前，曾就鑑定機關之選任請兩造陳述意見，兩造雖各自均提出數鑑定單位供審酌，惟亦均互指對造所提之鑑定單位多數曾接受對造私下委託鑑定，或曾為對造為有利之鑑定結果，而無法合意選任鑑定機關，故原審始依職權為選定，自無不妥。又提供廠商或個人相關之專利侵權鑑定服務本即為從事專利侵害鑑定之機關團體本身業務範圍之一，是以其等私下曾接受廠商之鑑定委託即認其等鑑定立場均有所偏頗，純屬臆測且失於率斷而不足取。況本院亦就全卷資料予以斟酌，並非僅以中國生產力中心之鑑定結果為唯一依據，是上訴人此部分主張，尚無可採。又其他鑑定機構之鑑定結果，因其實際之產品構造是否與本件完全相同，並無從為完全之確認，而他案就該案事實所為之認定及法律之適用，亦因個案之具體原因事實並不完全相同，而難以另案裁判結果做為本件論斷之依據，故上訴人提出臺灣桃園地方法院93年度智字第12號民事判決與臺灣南投地方法院93年度訴字第310號民事判決影本各一件及保全證據之照片（見本院卷第55～76、189～20
2頁），主張該案被告大昱金屬有限公司工廠設置之「浪板製造機結構」有侵害本件上訴人新型第105185號專利權，經送財團法人台灣經濟發展研究院鑑定結果認兩者之構成實質相同，顯見中國生產力中心之鑑定報告有偏頗云云，然上開機器與本件系爭機器並非相同，自不能為同一之認定，本院亦難以該另案之鑑定而為上訴人有利之認定。
（三）上訴人另主張中國生產力中心之鑑定報告未考量系爭機器所設Ｕ型導引勾，與系爭專利之成形槽，係利用置於兩側具有凹入特徵之設備，所敘述文義雖有不同，但其使用之技術手段具置換可能性及容易性，且亦未考量支輪調整性非屬主要與必要之技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成，而亦應構成均等，故所為判斷並不足採信云云。惟如前所述，在上訴人提出系爭專利申請之前，已有另一新型第101185號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺邊定型裝置」專利權於82年3月2日申請在前（此專利權至94年3月2日止），此有經濟部智慧財產局95年5月4日函文檢送之專利說明公告本及專利公報各1份附卷可參等情（見原審卷㈡第52～65頁），亦為兩造所不爭執；又依該項新型第101185號專利說明書所載，其專利亦係針對壁紙摺邊定型裝置之創作，期使壁紙於與發泡劑結合時，即可同時形成一平整之側邊，核與上訴人系爭專利係有關一種多層式隔熱浪板之壁紙層於製造時可獲得平整側邊之製造機結構裝置改良目的相同，是上訴人系爭專利亦係對既有之壁紙摺邊技術之改良，並非屬開創性型態之專利，自應就上訴人系爭專利申請範圍所含之構成元件之構造、裝置等項，予以較嚴格解讀及區隔，是上訴人此部分主張，亦不足採。另上訴人對於中國生產力中心之鑑定報告所提出質疑之各點意見，經中國生產力中心函覆略稱其鑑定流程係依據司法院93年11月2日秘台廳一字第0930024793號函送之「專利侵害鑑定要點」作成，並非依上訴人所述之「專利侵害鑑定基準」之流程；又對於其他上訴人所述各點逐一說明，有該中心95年12月26日中營字第0950005867號函附卷可憑（見本院卷第35、36頁）。足證中國生產力中心之鑑定報告已盡其專業、公正之鑑定，足予採信。上訴人請求另再送其他機構鑑定，尚無必要。從而，被上訴人使用之系爭機器，並未侵害上訴人系爭專利權，應堪認定。
（四）依上論述，系爭機器並無落入系爭專利權之專利範圍，則就上開爭點即「如有侵害，上訴人是否得請求被上訴人連帶賠償及其得請求賠償之金額為若干」部分，即無再為審酌認定之必要。
五、綜據上述，上訴人主張被上訴人使用之系爭機器有侵害其所有之系爭專利權，並不足採。被上訴人抗辯其系爭機器並無侵害專利權情事，應可採信。從而，上訴人本於專利法、民法侵權行為及不當得利之法律關係，請求被上訴人連帶給付505,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止之法定遲延利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國96年9月18日
民事第一庭
審判長法官黃金石法官謝肅珍法官林健彥以上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
中華民國96年9月18日
書記官魏文常