裁判字號：最高行政法院104年判字第92號判決
裁判日期：民國104年02月26日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決
104年度判字第92號上訴人 宋健民 訴訟代理人 王明昌 專利師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 王美花 上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國103年2月26日智慧財產法院102年度行專訴字第97號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、上訴人前於民國97年3月14日以「具有規則磨料轉向方法及產品」向被上訴人申請發明專利（下稱系爭申請案，主要圖式如原判決附圖一所示），經被上訴人編為第00000000號審查後不予專利。上訴人不服，於100年10月21日申請再審查，經被上訴人於101年12月10日以（101）智專三（三）05073字第10121394980號審查意見通知函，將本案應不予專利之理由通知上訴人申復，嗣上訴人於102年2月8日提出申請專利範圍修正本及申復理由。經被上訴人依前揭修正本審查後，再以102年4月10日(102)智專（三）05126字第10220430510號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。
上訴人不服，依法提起訴願及行政訴訟，均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：引證1（93年3月21日公告之第00000000號「具有最佳化方位之磨粒之砂磨物件及其製造方法」發明專利案）可燒結片之凹部須具有穿孔，才能使可燒結片頂表面與後表面生成一差壓，將各個所定位磨粒固持在凹部，若其凹部無穿孔即不能實施該發明，與系爭申請案圖8所示不具穿孔的凹槽屬先天不相容之技術特徵，難稱系爭申請案「磨料的另一個尖端抵靠該凹槽的底面端」技術為熟悉該項技術者依引證1即可輕易完成。又系爭申請案磨料在凹槽內的全部表面，可進一步獲得結合材料的固定與支撐，而引證1之磨粒底部具懸空部分未獲得支撐及固定結合，依一般物理常識，明顯可判斷系爭申請案之磨料較引證1更能獲得有力的支撐與固定。且系爭申請案申請專利範圍第1、10項之技術特徵，於常溫、常壓下即可製造完成，引證1揭露的製法則需在高溫、有壓力差的真空室環境下才能完成，故引證1難以證明系爭申請案申請專利範圍第1、10項不具進步性，至於系爭申請案申請專利範圍第2至9項及第11至19項，分別直接或間接附屬於第1項及第10項，引證1自亦難稱其等附屬項不具進步性等語，求為判決訴願決定及原處分均撤銷，被上訴人對系爭申請案應為准予專利之處分。
三、被上訴人則以：依引證1說明書內容、申請專利範圍第1項及圖示所揭露一具有最佳化方位之磨粒之砂磨物件製造方法，不論係圖6所提供之穿孔狀可燒結片及金屬箔上之凹部，或圖3、4所示形成凹部上下兩輥輪接觸表面之剖面圖，其形成之凹部可為「不穿孔」，足證引證1凹部已揭示可為「不穿孔或穿孔」，故系爭申請案申請專利範圍第1項「定位單元是一凹槽」技術特徵僅為應用引證1之「各凹部的特徵為具有能夠收納該定型磨粒的定型基端」在凹部形狀的簡單改變。再者，系爭申請案申請專利範圍第1項步驟(c)「以結合材料固定結合該平板及該多數個磨料」之技術特徵，已由引證1之「有機性結合劑」在磨粒基端與基材之間造成一更為永久性的結合所揭露；又引證1之凹部既可為穿孔或不穿孔，自可作為收納該定型磨粒的定型基端之用，其尺寸自將對應於磨粒大小而分別將磨粒置於分別之凹部中，以一不穿孔之凹部為例，將磨料放置其上，其尖端會突出平板的一表面，由習知技術可知另一尖端自然會抵靠該凹部的底端面，使得磨料仍被凹部形成之支撐面所抵靠而支撐，且支撐面為一作用面，比系爭申請案所揭示之「磨料的另一個尖端抵靠該凹槽的底端面」之支撐點更穩固。至於引證1之具穿孔狀凹部之基材，乃在「若突部包括一進一步較小的直立突部」之先決條件下所形成，使其在因應磨粒之不同形狀時利用穿孔來調整最佳方位，使定型凹部內之基材具有一穿孔，藉以進一步利於佈設所內含的磨粒，故得以降低基材後側上之壓力，比無穿孔之凹槽更具研磨功效等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：
㈠、系爭申請案於平板設置多數個定位單元，將多數個多面體磨料的一部分，藉由外力使其分別落入定位單元內，並自動轉向使磨料一尖端突出平板第一表面，或其另一尖端穿過定位單元突出平板第二表面，利用定位單元本身及其槽孔的設計，控制磨料突出平板的高度且限制其轉動，方便磨料依設計的圖案、間距排列。其申請專利範圍共計19項，其中第1、10項為獨立項，第2至9項為直接或間接依附於第1項之附屬項；第11至19項為直接或間接依附於第10項之附屬項。又引證1係以具穿孔狀凹部之一浮雕狀基材，將磨粒分佈於基材之凹部內，並使該磨粒具最佳化方位，以及在具有最佳化方位後將磨粒永久性結合在凹部中以提供砂磨產品。
㈡、引證1足證系爭申請案申請專利範圍第1、10項不具進步性。經查，系爭申請案申請專利範圍第1項步驟(a)所載，與引證1同為利用具定型表面凹部基材，以捕捉及定位個別磨粒之用，已揭示於引證1申請專利範圍第1項步驟(b)、
(c)；系爭申請案同請求項步驟(b)，可見於引證1申請專利範圍第10項及第1項步驟(a)、(h)；系爭申請案同請求項步驟(c)，可見於引證1申請專利範圍第1項步驟(h)。系爭申請案申請專利範圍第10項所載關於「平板上定位單元」、「磨料一部分被容置於定位單元內使其一尖端突出平板第一表面」、「結合材料」及「特定單位是一凹槽」等技術特徵，亦經引證1「含定型表面穿孔狀凹部的片面基材」、「各凹部中包含並結合一相對研磨端係露出且對準一最佳方位之磨粒」、「結合材料」及「基體具有一包括凹部之頂表面」等技術揭露。至系爭申請案第1、10項另界定之「磨料的另一個尖端抵靠該凹槽的底端面」，使磨粒於凹槽底部有支撐點，雖與引證1「凹部中係包含並結合一磨粒的一定型基端」有別，惟引證1經燒結基體使其凹部支承住並結合磨粒且露出研磨端，亦能使磨粒具有支撐，尚難稱系爭申請案較引證1具更有力之支撐結構。且系爭申請案為使磨料顆粒被定位後，其尖端具相同突出量並限制其轉動，方便控制磨料排列圖案、間距及露出高度，採取於平板設置多數個定位單元，使多數個多面體磨料之一部分落入定位單元內，使磨料突出於平板第一表面或進一步突出於第二表面；引證1則係以特定定型表面穿孔狀凹部之基材，以捕捉及定位個別之磨粒，達成能提高將磨粒一尖銳邊緣或點佈設為與一工件的表面相接觸機率之功效。基此可見系爭申請案與引證1整體在所欲解決之問題、解決問題之技術手段及所欲達成之功效上大致相同；又引證1申請專利範圍第2項步驟(b)所界定之技術特徵，並未限定其凹部需具有孔洞之結構，縱使其凹部有穿孔，磨粒仍經由燒結基體之步驟，使其凹部支承住並結合磨粒且露出研磨端，使磨粒具有支撐，而難認系爭申請案具更有力之支撐結構。故所屬技術領域中具有通常知識者依引證1所載，自能輕易完成系爭申請案請求項1、10之技術特徵，自無進步性可言。另系爭申請案申請專利範圍第1、10項並未限定製造之環境為常溫常壓，自不得據以主張系爭申請案具進步性。
㈢、引證1足證系爭申請案申請專利範圍第2至9項及第11至19項不具進步性。經查，引證1專利說明書第8頁末段所載「振動磨粒」、「以使磨粒具有最佳化方位」已揭露系爭申請案申請專利範圍第2項（附屬於第1項）之技術特徵。引證1專利說明書圖5至圖7已揭露系爭申請案申請專利範圍第3、11項（分別為第2項、第10項之附屬項）之技術特徵；引證1申請專利範圍第14項「金屬合金硬焊物」及第16項「熱或UV固化的聚合性樹脂」，已揭露系爭申請案第4、14項（分別為第1、2或3及第10、11、12或13項之附屬項）之技術特徵；引證1申請專利範圍第15項「磨粒係選自熔化的氧化鋁、陶瓷性氧化鋁、碳化矽、溶膠凝膠衍生的氧化鋁基陶瓷、鑽石或立方氮化硼」已揭露系爭申請案申請專利範圍第5、7、15、17項之技術特徵；引證1申請專利範圍第6項「可燒結層包含金屬粒及一有機性結合劑」、第11項「金屬粒至少部分地由一種硬焊組成物構成」、第12項「硬焊組成物包含一活性金屬硬焊物」已揭露系爭申請案申請專利範圍第6、8、9、16、18、19項之技術特徵，且系爭申請案申請專利範圍第4至9項、第14至19項所載皆僅為材料之簡單改變。另系爭申請案申請專利範圍第12及13項之技術特徵，亦僅為平板厚度及磨粒尺寸大小之簡單改變。故應認系爭申請案前開附屬項等並未產生任何新功效或增進某種功效，引證1既已足證系爭申請案申請專利範圍第1、10項欠缺進步性，自亦足證依序附屬於前開獨立項之請求項欠缺進步性。原處分認系爭申請案不予專利，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合，而駁回上訴人之訴。
五、本院按：
㈠、系爭申請案係於97年3月14日申請發明專利，100年10月21日申請再審查，經被上訴人將系爭申請案應不予專利之理由通知上訴人，嗣上訴人於102年2月8日提出申請專利範圍修正本，經被上訴人於102年4月10日為准予修正，並為「不予專利」之處分，是本件專利應否准許，應以審定時有效之100年11月29日修正公布、102年1月1日施行之專利法（以下逕稱專利法）為斷。
㈡、按發明，指利用自然法則之技術思想之創作；發明為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依法申請取得發明專利，專利法第21條、第22條第2項分別定有明文。系爭申請案依其說明書所述為一種「具有規則磨料轉向方法及產品」，係於平板設置多數個多邊柱形或錐形的定位單元，藉由機械力或振動方法或移動平板使多數個多面體的磨料的一部分分別自動落入多數個定位單元內，並自動轉向使磨料的其中一尖端突出平板的第一表面，或者可進一步使磨料的另一尖端穿過定位單元突出平板的第二表面，方便將磨料依照所設定的排列圖案、間距結合平板，並利用定位單元槽孔大小及形狀控制磨料的尖端突出平板的露出高度，且利用定位單元本身的形狀來限制磨料，使磨料被定位後即難以轉動。引證1則係「提供具有最佳化方位之磨粒之砂磨物件及其製造方法」，其方法包含：將一基材與工具的接觸及配接表面相接觸以提供具有穿孔狀凹部之一浮雕狀基材，將磨粒分佈於基材的凹部內，使含有磨粒的凹部中之各磨粒具有最佳化方位，在浮雕及穿孔狀片的頂表面與後表面之0生成一差壓，其中將一較低壓力施加至後表面以將所定位的磨粒固持在其凹部內，同時從基材的頂表面移除不位於凹部內之磨粒，以及在具有最佳化方位之後將磨粒永久性結合在凹部中以提供砂磨產品。原判決經比對、分析系爭申請案申請專利範圍更正本與引證1之結果，認引證1足以證明系爭申請案請求項1至19，均不具進步性，並就上訴人之主張何以不足採等事項詳予論述，經核原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
㈢、上訴意旨雖主張：依專利說明書所載，解釋引證1申請專利範圍第2項，其凹部必須具有孔洞始能實施該發明，此與系爭申請案凹部無孔洞之設計有異；又引證1需於高溫、高壓的環境下進行加工，與系爭申請案可在常溫常壓下實施者亦屬不同，原判決率認引證1足證系爭申請案申請專利範圍第1項至第19項欠缺進步性，顯有不備理由或理由矛盾之違法等語。惟按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。對於申請專利範圍之解讀，首先應以其請求項之文字作為界定專利權之依據，除不可讀入(readinto)專利說明書或摘要之內容外，亦不可將任何部分之內容予以移除。倘有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明或圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵。查原判決就此業已敘明：「由引證1申請專利範圍第2項揭示『一種砂磨物件，其包含，……一經燒結片狀基體，其具有一包括凹部之頂表面，其中大致各凹部中係包含並結合一磨粒的一定型基端，同時該磨粒的相對研磨端係露出並對準於一最佳化方位，……』，並未限定其凹部需具有孔洞之結構。」且引證1第12頁第5行以下記載：「圖3顯示浮雕輥21的一段接觸表面，其中以剖視圖顯示這些突部，各突部為一很小的90°正方形角錐，其具有位於輥表面上之一基端以及從輥表面往上延伸至一點之末端，此點『可能』包括一進一步較小的直立突部以刺穿此片，正方形角錐功能較佳係為1公厘寬度及0.5公厘高度，但亦可採用較小或較大尺寸以對應較小或較大的磨粒。」可見引證1凹部之穿孔僅是提高定位效果之手段，既然凹部的特徵為具有能夠收納該定型磨粒的定型基端之形狀，即使凹部未穿孔，亦能在固定之後，遂行其功能。由引證1申請專利範圍第2項、第4項及其附屬項（第14項及第16項）之記載，亦足見其凹部均不須具有孔洞。是以，上訴人認引證1之凹部必須具有孔洞始能實施該發明，並無依據，核無足採。至於上訴人主張引證1須在高溫高壓環境下加工，而系爭申請案在常溫常壓下製造乙節，亦據原判決敘明系爭申請案申請專利範圍第1項、第10項並未限定常溫常壓之製造環境，故不得據以主張系爭申請案具進步性。倘系爭申請案以常溫加工為其重要之技術特徵，則必須記載於其申請專利範圍，惟系爭申請案並未限定製造環境之事實，為上訴人所不否認，則其以熟習系爭申請案技術者，依據系爭申請案及引證1分別揭示的技術內容，自然可得知系爭申請案請求項1、10之製造環境云云，其解釋申請專利範圍未以請求項之文字做為界定專利權之依據，所述違反專利法第58條第4項之規定，洵無足採。基此，上訴意旨據以主張系爭申請案較引證1具進步性，並指摘原判決有理由不備或理由矛盾之違法等情，均不足採。
㈣、上訴意旨又主張：引證1之磨粒雖可藉由穿孔上方使其下方具有支持點，但其磨粒底部具有懸空部分並未獲得支撐及固定結合，依一般物理常識判斷，系爭申請案之磨粒顯較引證1之磨粒更能獲得支撐與固定，原判決不查認引證1足證系爭申請案申請專利範圍欠缺進步性，亦有不備理由或理由矛盾之違法云云。惟如前所述引證1並未限定其凹部具有孔洞之結構，縱使引證1如其圖6所示之凹部具有穿孔，依引證1說明書第12頁第6行以下記載：「各突部為一很小的90°正方形角錐，其具有位於輥表面上之一基端以及從輥表面往上延伸至一點之末端，此點可能包括一進一步較小的直立突部以刺穿此片弧形底面……」；可見縱使有直立突部刺穿片狀基材，其孔徑仍小，其穿孔上方仍形成磨粒支撐點，且其凹部與磨粒相接觸之整個抵靠面仍用以承受研磨方向的反向力，故磨粒仍有與凹部相接觸之抵靠面，而獲得支撐及固定。又其後磨粒尚藉由燒結基體之步驟而固定於凹部，使磨粒之基端與凹部相接觸於多個抵靠面，用以承受研磨方向之反向力。反觀系爭申請案依其申請專利範圍第1項、第10項所載，其特徵之一為：「磨料的另一個尖端抵靠該凹槽的底面端。」可見其磨料在凹槽之抵靠僅為點接觸，而磨料在研磨之過程中，該抵靠點仍係藉以承受反作用力之用，益顯支撐不足。因此原判決維持原處分，認定系爭申請案相較於引證1，難謂具更有力之支撐結構並無不合。原判決理由雖稍未完足，然既不影響判決之結果，依行政訴訟法第258條之規定，仍應予維持。
㈤、上訴人其餘述稱各節，無非重述為原審所不採之陳詞，乃係以其法律上之歧異見解，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當。查原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，所為之判斷並未違背論理法則或經驗法則。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，亦不得謂為原判決有違背法令之情形。綜上，上訴意旨指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中華民國104年2月26日
最高行政法院第六庭
審判長法官林茂權
法官楊惠欽法官吳東都法官姜素娥法官許金釵以上正本證明與原本無異中華民國104年2月26日
書記官彭秀玲