裁判字號：智慧財產法院103年民專抗字第1號民事裁定
裁判日期：民國103年03月20日
裁判案由：排除侵害專利權等
智慧財產法院民事裁定
103年度民專抗字第1號抗告人輝瑞大藥廠股份有限公司法定代理人 林達宗 代理人 蔣大中 律師
人 楊子弘 律師相對人南光化學製藥股份有限公司法定代理人 陳立賢 代理人 翁雅欣 律師複代理人 姚良龍 律師上列當事人間排除侵害專利權等事件，抗告人對於中華民國102年12月31日本院102年度民補字第164號裁定提起抗告，本院裁定如下：
主文抗告駁回。
抗告訴訟費用由抗告人負擔。
理由
一、抗告人於原審起訴主張其為證書號第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」發明專利（專利期間自民國85年12月11日起至105年7月2日止，下稱系爭專利）之專屬被授權人，相對人製造、販賣之「美好挺膜衣錠100毫克」、「美好挺膜衣錠50毫克」、「美好挺膜衣錠25毫克」（以下合稱系爭藥品），故意侵害系爭專利，並因此獲得不法利益，致其受有損害，爰依102年1月1日修正施行之專利法第96條第1、2、4項、第97條第
1項第2款、第2項規定為請求，並聲明：（一）相對人不得製造、為販賣之要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為。（二）相對人應給付新台幣（下同）100萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
二、原審以本件抗告人請求排除侵害部分，抗告人所獲得之最大利益為相對人販售系爭藥品數量全部轉換為其所銷售之數量，而相對人101年度販售系爭藥品100毫克、50毫克之數量各為41,552、13,996顆，並未製造、銷售系爭藥品25毫克，抗告人銷售之系爭專利藥品即威而鋼100毫克、50毫克每顆售價則各為307元、303元，又依財政部「101年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準」之口服用藥製造業同業利潤標準淨利率為19%，抗告人係102年11月6日起訴，距系爭專利期滿日105年7月2日，尚有32個月，則預期抗告人因排除相對人侵害行為後可得販賣威而鋼之所得利益為8,611,941元【計算式：｛（307x41,552x19%）+（303x13,996x19%）｝÷12x32＝8,611,941】，亦即各以威而鋼100毫克、50毫克之單價乘以系爭藥品100毫克、50毫克全年即12個月之銷售數量，再乘以同業利潤19%，除以12即為抗告人因排除相對人侵害行為後每月可得販賣威而鋼之所得利益，再乘以系爭專利之剩餘月數32個月即為抗告人訴之聲明第1項排除侵害部分之訴訟標的價額。其次，抗告人訴之聲明第2項請求損害賠償金額為100萬元，訴訟標的金額為100萬元，併算第1項、第2項之訴訟標的價額應為9,611,941元。
三、抗告意旨略以：抗告人就訴之聲明第1項排除侵害部分，因排除侵害所可獲得之利益期間，應自排除侵害請求之假執行聲請獲准或本件訴訟判決確定之翌日起算，然因抗告人就排除侵害部分並未為假執行之聲請，故本件排除侵害請求自訴訟判決確定時，始得發生強制力與執行力，則抗告人因排除侵害請求可獲得利益之期間應自本件訴訟判決確定之翌日起算至系爭專利期滿日止。而依各級法院辦案期限實施要點規定，第一審至第三審之最長辦案期限合計為4年4個月，以本件起訴日102年11月6日起算即為107年3月，然系爭專利於105年7月2日即已屆滿，亦即本件排除侵害部分可否實質產生效益，將視一審敗訴之一方是否提起上訴而定，且一審敗訴之一方未來是否提起上訴難以確定，客觀上無法計算本件排除侵害部分可獲得利益之期間，自無法估計抗告人因排除侵害請求所可獲得之利益，此部分之訴訟標的價額確實不能核定，依民事訴訟法第77條之12規定，以同法第466條所定不得上訴第三審之最高利益加10分之1定之，即165萬元。再者，市面上所銷售與系爭藥品相類似功能之藥品除威而鋼外，尚有犀利士、樂威壯等藥品，自無可能原購買系爭藥品之消費者，因無法購買系爭藥品，將全數轉而購買抗告人銷售之威而鋼。況威而鋼或系爭藥品非屬醫療所必需，就非醫療所必需之藥品，影響消費者購買因素，與醫療所必需之藥品不同，藥品品牌、價格及品質遠大於其他因素，威而鋼與系爭藥品之銷售價格有明顯差異，二者之間不具有完全之取代性，且替代比例難以估算，故抗告人因排除侵害請求所可獲得之利益，客觀上實無法計算，此部分之訴訟標的價額確實不能核定，為此提起抗告，請求廢棄原裁定。
四、按訴訟標的之價額，由法院核定；核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準，無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1第1項、第2項定有明文。又以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之，但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之，以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額，同法第77條之2第
1項、第2項亦有明文。而依最高法院102年度台抗字第31
7號民事裁定：「民事訴訟法第77條之12所謂訴訟標的之價額不能核定，係指法院在客觀上不能依民事訴訟法第77條之
1第2項規定核定訴訟標的價額而言，而依同條第3項之規定，法院因核定訴訟標的之價額，本得依職權調查證據。倘法院在客觀上可得依其職權之調查，資以計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定。相對人基於修正前專利法第84條第1項規定為上開排除侵害之請求，應以其因再抗告人停止侵害所獲得之利益核定訴訟標的價額，兩造雖均陳再抗告人未向相對人或其經銷商購買威而鋼，然原法院是否無法參照各種客觀事實（如再抗告人於起訴前每年銷售系爭產品之平均數量、相對人起訴時就威而鋼之獲利率、系爭專利權賸餘年數與案件審理期間、其他可替代非侵權產品之市場占有率等）綜合概算再抗告人停止侵害後，相對人可得之所有利益？並非無疑，自有進一步調查研酌之必要。乃原法院未調查並說明其無法依其調查結果核定上開排除侵害聲明訴訟標的價額之理由，僅以再抗告人為地區性經銷商，兩造均未能提出核定依據，即認其訴訟標的之價額不能核定，自有未合。其次，民事訴訟法第77條之2第2項規定：以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。該附帶請求與主請求標的間須具有主從關係，且附帶請求係隨主訴訟標的之法律關係存在而發生者，始有本條項規定之適用。本件排除侵害之請求，意指起訴後禁止再為侵害專利權，非在排除已發生之侵害，其成立與否須調查侵害專利權事實之有無及於事實審言詞辯論終結前是否存在，此就後續侵害行為之排除，與聲明請求賠償過去已生之損害，二者應無主從之附帶關係，自應併算訴訟標的價額」。
五、本件抗告人起訴時訴之聲明第1項：相對人不得製造、為販賣之要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為。第
2項：相對人應給付100萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。第3項：就前
2項聲明，抗告人願以現金或等值之兆豐國際商業銀行大安分行發行之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行（見原審卷第4頁）。嗣於102年12月31日減縮聲明第3項，僅請求就第2項聲明即請求損害賠償部分宣告假執行（見原審卷第123頁）。而抗告人訴之聲明第1項排除、防止侵害之請求部分，除請求排除已發生之侵害外，並請求起訴後禁止再為侵害專利權，防止發生因專利權繼續受侵害所生之損害，此係後續侵害行為之排除，其目的並非在填補抗告人已生之損害，其成立與否須調查侵害專利權事實之有無及於事實審言詞辯論終結前是否存在。又訴之聲明第2項請求損害賠償部分，則係賠償過去已生之損害，係就已發生侵害專利權所生損害為填補。此二者所請求之經濟上利益並非相同，而係各自獨立，是就侵害專利權已生損害之請求並非源自於排除、防止侵害請求權所生之損害，其間並無主從之附帶關係，自應依民事訴訟法第77條之2第1項本文規定併算其訴訟標的價額。其計算方式如下：
（一）訴之聲明第1項排除、防止侵害請求權之訴訟標的價額部分：
１、訴之聲明第1項因屬侵權行為之排除、防止侵害，起訴時並無交易價額可言，既無交易價額，則此部分訴訟標的之價額，以抗告人就訴訟標的所有之利益為準，即抗告人因相對人停止侵害系爭專利所獲得之利益。而抗告人固主張此部分之訴訟標的價額不能核定；然民事訴訟法第77條之12所謂訴訟標的之價額不能核定，係指法院在客觀上不能依民事訴訟法第77條之1第2項規定核定訴訟標的價額而言，倘在客觀上可依卷內證據資料計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定，且因兩造均已就排除侵害聲明訴訟標的價額充分陳述意見並提供多項證據資料，足供本院參照各種客觀事實綜合概算相對人停止侵害後抗告人所獲得之利益（詳後述），是本件並無民事訴訟法第77條之12所稱其訴訟標的之價額不能核定之情事。
２、爰審酌下列各種客觀事實，綜合概算相對人停止侵害後抗告人所獲得之利益：
（１）系爭藥品（學名藥）與系爭專利、威而鋼（原廠藥）之特殊關係：
①學名藥，係指與國內已核准之藥品具同成分、同劑型、
同劑量、同療效之製劑（藥品查驗登記審查準則第4條第2款規定參照）。因新藥開發必須長期投入鉅額資金，一旦研發成功，即可申請專利權之保護，並排除競爭者進入該藥品市場，同時藉由高額藥價以回收研發成本。於原廠藥專利權屆滿後，其他藥商即可依據原廠藥因申請專利時所公開之資訊，產製同成分、同劑型、同劑量、同療效之製劑（即學名藥），因先前於原廠藥申請查驗登記時業已進行完整之安全性及有效性試驗，且原廠藥上市後，已有相當時間可為人體使用經驗之參考，故為有效利用社會資源，簡化學名藥申請上市之程序，所應檢附之技術性資料較為簡單，並要求學名藥之仿單應與原廠藥一致（即「一致性原則（"SameAs"Princi
ple）」）。而由於節省研發新藥之成本，學名藥之價格較原廠藥為低，審酌國民用藥安全、健康保險之財政負擔及有效利用社會資源等因素，世界各國莫不積極鼓勵學名藥之發展。
②抗告人經專利權人輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司專屬授
權系爭專利，利用系爭專利所請成分製造威而鋼，並取得「威而鋼膜衣錠50公絲」、「威而鋼膜衣錠100公絲」藥品許可證（衛署藥製字第022382、022383號），適用症為成年男性勃起功能障礙，此為抗告人所自陳（見原審卷第4頁反面、第5頁），並有藥品許可證查詢資料附卷可稽（原審卷第32至33頁）。而系爭藥品為相對人製造之學名藥，並取得「美好挺膜衣錠100毫克」、「美好挺膜衣錠50毫克」、「美好挺膜衣錠25毫克」藥品許可證（衛署藥製字第055972、057200、056728號），適用症為成年男性勃起功能障礙，亦有藥品許可證查詢資料在卷足憑（見原審卷第34至36頁）。是威而鋼為系爭專利實施之物品，且為原廠藥，系爭藥品則與威而鋼具同成分、同劑型、同劑量、同療效之學名藥，二者同屬治療成年男性勃起功能障礙之藥品市場，而處於互相競爭之市場地位。
（２）相對人於起訴前每年銷售系爭藥品之數量：相對人主張101年度系爭藥品100毫克部分在台灣地區之銷售數量為41,552顆，系爭藥品50毫克部分在台灣地區之銷售數量為13,996顆（見原審卷第126頁），並於另案提出由第三人寰宇藥品資料管理股份有限公司（下稱寰宇公司）所出具之市場調查統計資料為憑（見原審卷第113頁反面、114、131頁反面、132頁），抗告人對此銷售數量並不爭執（見原審卷第121頁），自得參酌此客觀事實。
（３）抗告人起訴時就威而鋼之獲利率：相對人主張依寰宇公司市場調查統計資料計算威而鋼10
0毫克、50毫克之平均單價為307元、303元，系爭藥品100毫克、50毫克之平均單價則為125元、53元（見原審卷第126頁），抗告人對此平均單價並不爭執（見原審卷第121頁）。而兩造對於以財政部「101年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準」之口服用藥製造業同業利潤標準的淨利率19%（見原審卷第97至98頁），，核算抗告人銷售威而鋼之利潤並無意見（見原審卷第
122頁，抗告人僅對計算期間32月有爭執），且財政部所訂頒訂之「營利事業各業所得額暨同業利潤標準」，係財政部國稅局依所得稅法施行細則第73條規定參照各地區國稅局調查資料、各業同業公會意見暨財稅資料中心提供之先前年度全國營利事業各業申報資料後，邀集工商團體、會計師公會及其他地區國稅局等共同研商訂定，並報財政部備查。於營利事業未辦理結算申報，或於稽徵機關進行調查時經通知而未提示相關帳簿、文據等證明文件供核時，稽徵機關即依所得稅法第79條及第83條規定，按同業利潤標準核定其營利事業所得額及應納稅額。故營利事業各業所得額暨同業利潤標準係屬判定該行業所得利潤之客觀依據，足供推算抗告人銷售威而鋼之所得利益。
（４）系爭專利賸餘月數與案件審理期間：①抗告人係於102年11月6日提起本件訴訟（見原審卷第4
頁），而系爭專利之專利權期間至105年7月2日止（見原審卷第10頁之專利證書），是系爭專利權賸餘月數為32個月。又依智慧財產法院辦案期限規則第3條第1、2款、各級法院辦案期限實施要點第2點第8款規定，本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計4年
4個月（1年4個月+2年+1年=4年4個月），預估本件訴訟確定日為107年3月6日，屆時系爭專利業已期滿消滅，已無排除侵害請求權可言，故以系爭專利賸餘時間32個月計算「抗告人因相對人停止侵害所獲利益」之期間。
②抗告人雖主張其就排除侵害部分並未為假執行之聲請，
故本件排除、防止侵害請求自訴訟判決確定時，始得發生強制力與執行力，則抗告人因排除侵害請求可獲得利益之期間應自本件訴訟判決確定之翌日起算至系爭專利期滿日止，且因系爭專利於105年7月2日即已屆滿，亦即本件排除侵害部分可否實質產生效益，將視一審敗訴之一方是否提起上訴而定，且一審敗訴之一方未來是否提起上訴難以確定，客觀上無法計算本件排除侵害部分可獲得利益之期間等語。惟民事訴訟法第77條之1第
2項後段所謂無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，參諸同條項前段之規定，自仍係以「起訴時」原告就訴訟標的所有之利益為準，而本件訴訟標的價額核定之基準時點本即為抗告人起訴時，斯時相對人就排除、防止侵害請求部分究竟如何答辯，抑或為自認甚或認諾均未可知，實際案件審理期間長短亦無法預知，故須參酌系爭專利賸餘時間與案件審理期間核定訴訟標的價額，並自抗告人「起訴時」計算，尚非「判決確定時」抗告人始就訴訟標的享有利益，否則抗告人起訴時豈非全無訴之利益可言，自非合理。其次，有關排除、防止侵害之判決性質上得否宣告假執行，容有不同之見解，自不宜因抗告人有無聲請假執行宣告而影響訴訟標的價額之計算，且抗告人之所以因相對人停止侵害而可獲得利益，係本於系爭專利之排他權可合理預期經由本件訴訟而實現，亦與抗告人是否聲請假執行無涉。③準此，本件排除、防止侵害請求部分自得以抗告人起訴
時點102年11月6日計算至系爭專利期滿日期105年7月2日，即以系爭專利賸餘時間32個月計算「抗告人因相對人停止侵害所獲利益」之期間，尚非客觀上無法計算本件排除、防止侵害部分可獲得利益之期間，抗告人此部分所辯，並無可採。
（５）其他可替代非侵權產品之市場占有率：抗告人固主張市面上尚有犀利士、樂威壯等類似功效之產品，然並未提出任何有關市場占有率之證據資料，而兩造所提另案即本院102年度民抗更（一）字第1民事裁定亦無其他可替代非侵權產品之市場占有率之證據資料（見原審卷第114頁反面、133頁）。
３、從而，威而鋼（系爭專利之藥品）與系爭藥品具有原廠藥與學名藥之關係，同處治療成年男性勃起功能障礙之藥品競爭市場。而兩造均未提出其他可替代非侵權產品之市場占有率證據資料，倘本件抗告人訴之聲明第1項排除、防止侵害請求部分勝訴，亦即相對人不得未經同意而得為販賣之要約或販賣系爭藥品，有成年男性勃起功能障礙之消費者因無法購得系爭藥品，即有可能轉向購買威而鋼使用，是本件應可合理推論如無相對人販賣系爭藥品之行為，消費者即可能改買威而鋼使用，則抗告人可合理預期威而鋼增加銷售之數量，即為相對人販賣系爭藥品之數量。至抗告人雖主張類似藥品除威而鋼外，尚有犀利士、樂威壯等藥品，自無可能原購買系爭藥品之消費者，因無法購買系爭藥品，將全數轉而購買抗告人銷售之威而鋼。況威而鋼或系爭藥品非屬醫療所必需，就非醫療所必需之藥品，影響消費者購買因素，與醫療所必需之藥品不同，藥品品牌、價格及品質遠大於其他因素，威而鋼與系爭藥品之銷售價格有明顯差異，二者之間不具有完全之取代性，且替代比例難以估算等語。惟系爭藥品與威而鋼具有原廠藥與學名藥之關係，二者之成分、劑型、劑量、及療效均屬相同，威而鋼復屬該類型藥品之領導品牌，享有極高知名度，系爭藥品與犀利士、樂威壯等藥品之成分則不相同，是如無相對人販賣系爭藥品之行為，消費者可能改買威而鋼使用之機率最大，且訴訟標的價額之核定本為審酌各種客觀事實所為之綜合概算，並非全然精確無誤之計算，本件抗告人既自承二者替代比例難以估算，而本院審酌上情，認抗告人請求排除、防止侵害所獲得之最大利益為相對人販售系爭藥品數量全部轉換為其所銷售之數量，亦即替代比例百分之百，並以此計算本件起訴時起至系爭專利期滿日止，可預期抗告人因排除、防止相對人侵害行為後可得販賣威而鋼之所得利益，應較為合理，抗告人此部分之主張，尚無可採。則以此計算訴之聲明第1項訴訟標的之價額即抗告人就訴訟標的所有之利益應為8,611,941元【計算式：｛（307x41,552x19%）+（303x13,996x19%）｝÷12x32＝8,611,941，元以下四捨五入】，亦即各以威而鋼100毫克、50毫克之單價乘以系爭藥品
100毫克、50毫克全年即12個月之銷售數量，再乘以同業利潤19%，除以12即為抗告人因排除、防止相對人侵害行為後每月可得販賣威而鋼之所得利益，再乘以系爭專利之剩餘月數32個月即為抗告人訴之聲明第1項之訴訟標的價額。
（二）訴之聲明第2項損害賠償請求之訴訟標的金額為100萬元。
（三）併算訴之聲明第1、2項訴訟標的價額即為9,611,941元【計算式：8,611,941+1,000,000＝9,611,941】。
六、綜上所述，本件訴之聲明第1項排除、防止侵害部分之訴訟標的價額，應以抗告人因相對人停止侵害所獲得之利益核定訴訟標的價額，經綜合審酌上開各種客觀事實，認抗告人就訴訟標的所有之利益應為8,611,941元，尚難謂訴訟標的之價額不能核定。另訴之聲明第2項損害賠償請求之訴訟標的金額為100萬元，併算訴之聲明第1、2項訴訟標的價額即為9,611,941元。是原審據此核定本件訴訟標的之價額，尚無不合，抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。中華民國103年3月20日
智慧財產法院第三庭
審判長法官汪漢卿
法官蔡惠如法官陳容正以上正本係照原本作成。
對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。
如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000元。
中華民國103年3月28日
書記官劉筱淇