裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第1441號判決
裁判日期：民國90年07月12日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第一四四一號
原告甲○○訴訟代理人丁○○
丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人乙○○
參加人 陳明智 右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國八十九年八月二日經（八九）訴字第八九○八七九九○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣參加人陳明智前於民國（以下同）八十七年九月四日以「水族燈固定裝置」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後（公告編號第三五三二七六號），發給新型第一四四七四七號專利證書（以下簡稱系爭案）。嗣原告以其不符專利法第九十七條及第一百零五條準用第二十七條第一項之規定，附具原告於八十六年十月八日向被告申請之第00000000號「水族燈架之結構」新型專利（公告編號三八二二○三號，以下簡稱引證案）為證據，對之提起舉發，案經被告審查，於八十九年四月十日以（八九）智專三（一）○二○一五字第○八九八九○○○五六四號舉發審定書審定舉發不成立。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敘兩造及參加人之訴辯意旨如左：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷。
二、陳述：
１、按系爭案與引證案之申請專利範圍相同，結構功能一樣，僅名稱不同，故原告據以對之提起舉發。按引證案之結構係於燈架體1上端設有向內之扣部11，該扣部11之形狀係為一滑塊之形式，相當於系爭案說明書中第六圖所示支撐架20C之滑塊部23C形狀，引證案之扣部11係可置於燈具2之扣條211外滑移，以調整距離，係相同於系爭案之滑塊部23C可於水族燈本體10C之滑槽11C內滑移，而引證案之扣條211形狀雖與系爭案之滑槽11C形狀稍有不同，但功能動作卻完全一樣，亦即引證案扣部11之二凸塊A於扣條211之二凹槽B內滑移，相同於系爭案滑塊部23C之二凸塊A於滑槽11C之二凹槽B內滑移，因此二者之結構、功效、技術手段皆為相同，並不因形狀稍有不同而有所差異。又引證案另一燈架體1'上端設有向外之扣部11'，該扣部11'之形狀係為一滑塊之形狀，係同樣藉由二凸塊A於燈具2扣條211'之二凹槽B內接合滑移，係相同於系爭案說明書中第一圖所示支撐架20之滑塊部23之形狀，該滑塊部23同樣藉由二凸塊A於水族燈本體10滑槽11內之二凹槽B內滑移，其形狀、構造皆與引證案完全相同，經由上述之比較說明得知，不論引證案或系爭案之技術手段均藉由滑塊與滑槽之組合，而被告卻一直斤斤計較於所謂滑軌與滑槽或滑塊與滑槽之名稱不同，而忽略其技術原理上之相同，完全被其名稱及形狀上之置換而矇蔽，進而作出錯誤之處分，而訴願機關不察，一再維持原處分，實屬不當，故原處分及訴願決定理應予以撤銷。
２、系爭案之支撐架20之撐抵部21係相同於引證案燈架體1下端之扣部13與片體14所形成之夾持空間15，該撐抵部21與夾持空間15之功用皆在於供支撐架20（燈架體
1）支撐，並且夾持於水族箱壁上，因此其功效完全相同。又系爭案之延伸部22係供連接撐抵部21與滑塊部23，使燈具與水面維持一定之高度，而引證案之燈架體1於扣部11至扣部13之間仍存有一段片體C，供作連接之用，並維持與水面之距離，故其功效與系爭案之延伸部22相同，而系爭案之滑塊部23則係供與水族燈本體10連接滑移之用，係相同於引證案之扣部11，具有同等之功效，因此系爭案之支撐架20各部分結構已與引證案之燈架體1完全相同，則其結構、空間型態、達成功效更是與引證案完全相同，當已不具專利申請要件。
３、系爭案之撐抵部21係藉由卡固塊211及212之間距形成一容納空間，而得以夾持水族箱壁厚D，係相同於引證案之燈架體1藉由下端與片體14之間距而形成一夾持空間15，得以夾持水族箱壁厚D，亦即系爭案之卡固塊211、212係相等於引證案之燈架體1下端及片體14，二者構造實為同一，兩案之空間型態及達成功效均如出一轍。另引證案之燈具係於四個角落處皆設有燈架體1（1'），而每個燈架體1（1'）之單一片體下端形成有二個接觸面（13、14），因此即形成有八個接觸面積（詳見引證案說明書），而得以牢固的擺置於水族箱之補強肋上，而且引證案除可直接放置於水族箱頂端補強肋上，也可利用夾持空間夾持於水族箱壁厚上（亦具有四個接觸面積），係有二種擺置方式以供選擇，根本不會有容易晃動之缺失產生；反觀系爭案支撐架下方之階級狀卡固塊間距係固定不變，一旦水族箱之壁厚有所改變，系爭案之支撐架反而容易晃動，比不上引證案（夾持空間係為弧形，故可適用於各種壁厚）牢固，二者之優劣點昭然若現。
４、訴願決定機關維持原處分之理由主要為：⑴、引證案雖亦為水族燈架，惟其係以燈架體上端之扣部分別卡扣於燈具兩側之扣條（係為滑軌與滑槽狀），不同於系爭專利以支撐架之滑塊卡合於水族燈本體兩旁之滑槽；另系爭專利之支撐架以撐抵部、延伸部及滑塊部形成之結構，並未為引證案之燈架體所揭露，引證案係以燈架體兩側下端延設之片體形成夾持空間，亦不同於系爭專利係以支撐架之撐抵部向下凸出之卡固結構，即兩案之支撐架與燈架體結構非為相同，其固定水族燈之構造難稱同一；又系爭案之滑槽與引證案之扣條、扣部等形狀、功能相同云云。然系爭案並非僅為滑槽部分，尚有支撐架之結構，應整體考量，不應以局部判斷。⑵、引證案之夾持空間與系爭案之卡固塊或有相似之方式，但系爭案之卡固明顯較引證案為牢固，二者結構並非完全相同，所述各節亦非可採云云。然系爭案之卡固結構與引證案之夾持空間除形狀不同外，其結構、裝置及產生效果完全相同，而引證案在與燈架體卡扣後，在與水族箱無論採直接置放於頂端補強肋上或夾持於水族箱壁，均相當穩固，亦具防止側向力之脫離與晃動。又引證案在使用靈活性上遠較優於系爭案，引證案兼具夾持與直接擺置之功效，而系爭案只限於採用將水族箱壁容納於撐抵部之卡扣結構中，使用範圍失於靈活性，其使用範圍亦被引證案所包覆，只能有一功效。
５、依據專利法第二十七條之規定，二人以上有「同一」之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。由法釋意，本條之適用必須有二人以上，且有「同一」之發明或新型，而判斷則依據該發明或新型是否為「同一」而非「相同」，因專利法規定係為「同一」而非「相同」，而所謂「同一」，即考慮二人之發明或新型在其結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上是否具「同一性」，縱使形狀有所不同，但其結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上若為「同一性」，則該二專利即可視為「同一」。其次，依專利法第九十八條第一項第二款之規定，有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。是以，要引用該條款時，必須要有相同之發明或新型申請在先，並經核准該專利，而於異議或舉發時，做為證據之相同發明或新型申請在先之專利，若於異議或舉發時尚未核准，即無本條款之適用，因此專利法第九十八條第一項第二款之適用，有其一定之條件性。再者，專利法第七十二條第二項規定：異議及前項舉發案經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。是以，只要法條引用失當，一經審查不成立確定時，任何人即無法再以同一證據做為舉發之依據。
６、原告係於八十六年十月八日向前經濟部中央標準局（後改制為經濟部智慧財產局）提出引證案新型專利之申請，被告於八十七年五月七日核駁原告之申請，原告於八十七年六月八日提出再審，於八十八年十二月八日始獲被告審查核准，而系爭案則係於八十七年九月四日向被告提出新型專利之申請，而於八十八年二月二十一日核准公告。於系爭案公告期間屆滿時，原告之申請案尚未獲被告審查核准並公告，因此無法引用專利法第九十八條第一項第二款舉發，加以系爭案之支撐架10與原告之申請專利範圍在結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上有其「同一性」，且系爭案之水族燈本體20在原告之申請專利案之圖示中又被揭露，在結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上亦有其「同一性」，因此原告乃引用專利法第二十七條舉發。是以，原告在對系爭案提出舉發時所引用之條款並無不當且正確，蓋原告根本無法預知被告會否核准原告專利。再者，專利法第二十七條乃在補第九十八條第一項第二款之不足，被告竟聲稱原告事後並未以專利法第九十八條第一項第二款再行主張云云推託，使原專利申請人在其申請案遭仿冒，而仿冒案又較早取得專利時，於市場之損失及身心之傷害不可言喻，執法者無法保障原專利權人之權益，卻處處以不合法及不適用某法令來搪塞、推諉，造成絕大多數之發明、創作人對我國之專利法及主管機關之不信任，是以，被告之辯詞及主觀認知實不足採信。
７、被告又聲稱引證案與系爭案之申請專利範圍不同，其空間型態亦不同，且系爭案申請專利範圍之附屬項部分不同，事實上，仿冒者在進行仿冒他人專利時，大多會將其仿冒對象之專利略加變化，而不失其「同一性」。本案參加人將原告之專利直接進行轉向九十度，並將其形狀作一修飾，又在附屬項部分大玩文字遊戲，在其刻意及有心仿冒的情況下，其所申請之申請專利範圍當然與原告之申請專利範圍有所不同，其附屬項亦當然不同，但系爭案在結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上與原告之專利有其「同一性」實無庸置疑。是以，被告之辯詞及認知實不足採信。
８、參加人聲稱其專利係夾持方向不同，蓋夾持水族箱左、右兩側，可延長、可適用不同寬度之水族箱，不同於原告專利係夾持水族箱前後，然就此其所稱之優點部分在系爭案之說明書內並無敘述，而單純就以夾持方向之不同，根本不能成為申請專利之訴求，因夾持於水族箱之左右或前後，其結構、裝置、空間型態及產生效果皆為相同，此點乃不爭之事實。若以單純夾持方向轉彎九十度及形狀不同就能成為另一專利，則專利法及審查基準根本無須訂定。再者，原告在其專利說明書中亦無尺寸上之敘述，且原告之申請專利範圍亦明白敘明除扣部外，亦包括其夾持空間，至於該夾持空間係夾持於水族箱前後或左右，就申請專利範圍只做結構之陳述精神而言，可視為相同，因此，參加人之辯詞根本不足採信。被告竟相信且同意參加人之辯詞，完全抹煞原告創作之用心及漠視專利法之精神，原告不能茍同。又參加人聲稱系爭案係由其自行研發，亦非實情。
９、綜上所述，系爭案之專利結構特徵、空間型態及達成功效皆相同於引證案，二者雖於形狀上稍有不同，但仍屬實質上相同，係已明顯違反專利法第一百零五條準用第二十七條第一項之規定，理應予以撤銷專利權，而被告竟審定「舉發不成立」，造成原告莫大之損失，請判決如原告訴之聲明。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決如主文所示。
二、陳述：
１、按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定；而二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利，為專利法第一百零五條準用第二十七條所明定。又經核准專利之新型，任何人認有違反核准時專利法第一百零五條準用第二十七條，或第九十七條至第九十九條之規定，應撤銷其新型專利權者，依同法第一百零四條之規定，得附具證據向專利專責機關提起舉發。從而有無應撤銷專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供查，惟須所附證據具證據力，始足當之。
２、原告起訴狀稱引證案或系爭案之技術手段其上端均藉由滑塊與滑槽之組合，二者之結構、功效、技術手段皆為相同云云及起訴補充狀稱所謂「同一」，即考慮二人之發明或新型在其結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上是否具「同一性」，縱使形狀有所不同，但其結構上、裝置上、空間型態上及產生效果若為「同一性」，則該二專利即可視為「同一」。系爭案僅單純夾持方向轉彎九十度及形狀之不同，與引證案申請專利範圍陳述精神可視為相同云云。惟查引證案係以燈架體上端之扣部11與11'分別卡扣於燈具兩側之扣條211、211'（係為滑軌與滑槽狀），不同於系爭案以支撐架之滑塊卡合於水族燈本體兩旁側之滑槽，原告於起訴狀亦承認兩案之形狀不同。原告起訴狀又稱系爭案之撐抵部21係藉由卡固塊211及212之間距形成一容納空間，而得以夾持水族箱壁厚，係相同於引證案燈架體
1藉由下端與片體14之間距而形成一夾持空間15，而得以夾持水族箱壁厚，二者構造實為同一云云。然系爭案之撐抵部21所藉由卡固塊211及212之間距形成容納空間係為矩形，左右兩側及上端皆可與水族箱壁平貼形成三面抵靠，具有可防止側向力之脫離與晃動，而引證案燈架體1藉由下端與片體14之間距所形成夾持空間15係為三角形，僅一側片體平貼及另一側片體與水族箱壁上角緣相接觸，於側向力下易於滑脫與晃動，系爭案顯具較佳支撐功效；再者，引證案燈具兩側扣條與燈架體結合後其距離（指與燈具扣條垂直方向）即固定，水族箱供跨置之方向兩側處即需配合該距離而僅具單一尺寸，不能改變大小，系爭案則無此限制，可適用前後、左右不同尺寸之水族箱，系爭案顯具較佳方便適用功效，由上可知，系爭案與引證案之結構及其產生效果非為相同，兩案非為「同一」。又上述系爭案之滑塊卡合於水族燈本體兩旁側之滑槽及撐抵部21所藉由卡固塊211及212之形成間距結構，均不同於引證案，顯然系爭案之支撐架以撐抵部、延伸部及滑塊部所形成之結構，並未為引證案所揭露，即兩案之支撐架與燈架結構非為相同。被告之原處分係以兩案申請專利範圍所記載之整體構造論究其異同，兩案如審定理由第三項所指，有諸多之不同，各構成及連結關係所形成之整體構造即難稱相同，且依前行政法院七十八年度判字第五一六號裁判要旨：「比較兩案新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若一不同，即非同一」，因此，引證案與系爭案整體構造有別，引證案自不足以證明系爭案有違先申請原則。
３、起訴補充狀又稱專利法第七十二條第二項之規定，異議及前項舉發案經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，是以，只要法條引用失當，一經審查不成立確定，任何人即無法再以同一證據做為舉發之依據；及原告申請本件舉發時，引證案尚未獲准，僅能主張專利法第二十七條，而無法引用專利法第九十八條第一項第二款云云。惟所謂同一事實，係指主張之事實相同而言，若提出主張之法條不同，即無符合同一事實之規定，此於被告專利審查基準已載明（專利審查基準第一－九－十九頁），故並無法條引用失當，任何人即無法再以同一證據作為依據之情事，原告顯然誤解專利法第七十二條第二項之規定。再者，原告於本件舉發時，並未主張系爭案違反專利法第九十八條第一項第二款之事實，該事實被告自無法踐行專利法第四十二條（第七十三條準用）規定送交被舉發人（參加人）以為答辯程序，該事實原告既未提出主張，自非為被告原處分審究範疇。
４、綜上所述，被告之原處分並無違法，請駁回原告之訴。
丙、參加人之陳述：參加人為系爭案之創作人，是本件之被舉發人，而為利害關係人。系爭案不論水族箱左右的寬度、型式如何，都可適用，而引證案只可適用於單一尺寸的水族箱。系爭案與引證案不只是形狀不同，構造及功能上亦不同。為此，請駁回原告之訴。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依專利法第九十七條、第九十八條第一項之規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第一百零五條準用第二十七條或第九十七條至第九十九條之規定，得依同法第一百零五條準用第七十二條第一項之規定，附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭案有無違反專利法之情事，而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘證據不足以證明其有違專利法之規定，該專利專責機關自應為舉發不成立之處分。
二、查參加人陳明智前於八十七年九月四日以「水族燈固定裝置」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後（公告編號第三五三二七六號），發給新型第一四四七四七號專利證書（即系爭案）。嗣原告以其不符專利法第九十七條及第一百零五條準用第二十七條第一項之規定，附具原告於八十六年十月八日向被告申請之第00000000號「水族燈架之結構」新型專利（公告編號三八二二○三號，即引證案）為證據，對之提起舉發，案經被告審查，於八十九年四月十日以（八九）智專三（一）○二○一五字第○八九八九○○○五六四號舉發審定書審定舉發不成立之事實，為兩造所不爭執，復有系爭案之專利公報、新型專利說明書、原告提出之專利舉發申請書、引證案之新型專利說明書、被告八十九年四月十日（八九）智專三（一）○二○一五字第○八九八九○○○五六四號舉發審定書附於原處分卷可稽，自堪信為真實。
三、本件原告訴稱：引證案或系爭案之技術手段其上端均藉由滑塊與滑槽之組合，二者之結構、功效、技術手段皆為相同；所謂「同一」，即考慮二人之發明或新型在其結構上、裝置上、空間型態上及產生效果上是否具「同一性」，縱使形狀有所不同，但其結構上、裝置上、空間型態上及產生效果若為「同一性」，則該二專利即可視為「同一」。系爭案僅單純夾持方向轉彎九十度及形狀之不同，與引證案申請專利範圍陳述精神可視為相同；系爭案之撐抵部21係藉由卡固塊211及212之間距形成一容納空間，而得以夾持水族箱壁厚，係相同於引證案燈架體1藉由下端與片體14之間距而形成一夾持空間15，而得以夾持水族箱壁厚，二者構造實為同一。又專利法第七十二條第二項之規定，異議及前項舉發案經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，是以，只要法條引用失當，一經審查不成立確定，任何人即無法再以同一證據做為舉發之依據；及原告申請本件舉發時，引證案尚未獲准，僅能主張專利法第二十七條，而無法引用專利法第九十八條第一項第二款云云。惟：
１、按比較兩案新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若有一不同，即非為同一，合先敘明。
２、查引證案特徵在於燈架體上端內側設有向內或向外之扣部，燈架體中間及下端外側部位分別設有向內或向外之扣部，並在燈架體之下端內側另延設一片體，使得該燈架體下端與片體間形成一夾持空間者，又燈架體與燈具相扣合後，可直接擺置於水族箱上之補強肋處或利用夾持空間挾持水族箱框之頂緣。又引證案雖為水族燈架，然其係以燈架體上端之扣部11與11'分別卡扣於燈具兩側之扣條211、211'（係為滑軌與滑槽狀），不同於系爭案以支撐架之滑塊卡合於水族燈本體兩旁側之滑槽，況且原告於起訴狀亦承認兩案之形狀不同。另系爭案之撐抵部21所藉由卡固塊211及212之間距形成容納空間係為矩形，左右兩側及上端皆可與水族箱壁平貼形成三面抵靠，具有可防止側向力之脫離與晃動，而引證案燈架體1藉由下端與片體14之間距所形成夾持空間15係為三角形，僅一側片體平貼及另一側片體與水族箱壁上角緣相接觸，於側向力下易於滑脫與晃動，系爭案顯具較佳支撐功效；再者，引證案燈具兩側扣條與燈架體結合後其距離（指與燈具扣條垂直方向）即固定，水族箱供跨置之方向兩側處即需配合該距離而僅具單一尺寸，不能改變大小，系爭案則無此限制，可適用前後、左右不同尺寸之水族箱，系爭案顯具較佳方便適用功效，由上可知，系爭案與引證案之結構及其產生效果非為相同，兩案非為「同一」。又上述系爭案以支撐架之滑塊卡合於水族燈本體兩旁側之滑槽及撐抵部21所藉由卡固塊211及212之形成間距結構，均不同於引證案，顯然系爭案之支撐架以撐抵部、延伸部及滑塊部所形成之結構，並未為引證案所揭露，即兩案之支撐架與燈架結構非為相同。又被告之原處分係以兩案申請專利範圍所記載之整體構造論究其異同，兩案如前所述既有諸多之不同，各構成及連結關係所形成之整體構造即難稱相同，引證案自不足以證明系爭案有違先申請原則。
３、依被告之專利審查基準第一－九－十九頁中：「例如，前一異議案以系爭案與公開於刊物上之先前創作為相同之創作，主張不具新穎性作為訴求的理由，之後另一舉發案係以該系爭案極容易由該公開在先之同一證據刊物中所記載之內容推知，主張不具進步性作為提出舉發之訴求理由時，應視為基於不同之事實依據所提出之舉發，而無違一事不再理之規定。．．．」，可知所謂同一事實，係指主張之事實相同而言，若提出主張之法條不同，即無符合同一事實之規定，故並無法條引用失當，任何人即無法再以同一證據作為依據之情事，原告顯然誤解專利法第七十二條第二項之規定。再者，原告於本件舉發時，並未主張系爭案違反專利法第九十八條第一項第二款之事實，該事實被告自無法踐行專利法第七十三條準用第四十二條規定，將舉發申請書副本送交被舉發人（參加人）提出答辯，自非為被告原處分審究範疇。
四、綜上所述，原告之主張均不足採，被告所為本件「舉發不成立」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
五、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十年七月十二日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官曹瑞卿法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年七月十二日
書記官葉冠伸