裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第4542號判決
裁判日期：民國94年05月18日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決
92年度訴字第04542號原告甲○○訴訟代理人 陳昭誠 （會計師）
張家彬 專利代理人鍾亦琳律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○
丙○○上當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國92年8月6日經訴字第09206216450號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就編號第00000000號發明專利申請事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（下同）88年4月2日以「燃油飛灰之再利用方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於91年10月9日以（91）智專3（3）05053字第09187001647號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉命被告為准予專利之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：本案是否有違核駁審定時專利法第20條第2項進步性之規定，不符發明專利之要件？㈠原告主張：
⒈撤銷訴訟之目的主要在於撤銷違法之行政處分與訴願決
定，行政法院如認原告之訴有理由者，即應將原處分或原決定予以撤銷。如撤銷訴訟之訴訟標的為原告主張被告行政機關之處分違法並損害其個人權利或法律上利益，則行政法院之任務即在於審查行政處分是否依其做成行政處分時之事實及法律狀態為依據，進而判斷有無違法及損害被告權益，並決定其撤銷與否，於此合先敘明。
⒉本案被告自為核駁處分起，經訴願程序，均係依據不具
證據力之證據及錯誤之翻譯認定原告之申請專利不具進步性，直至前次準備程序，始承認翻譯認知確實有誤，且其所提出之證據並不足以否定本案之進步性，依被告之自認事實，被告關於不具進步性之認定已明顯違反申請人申請時專利法（86年5月7日修正）第20條第2項關於進步性之規定，而有違法及損害被告權益之情形，本案自當撤銷被告依據錯誤認定所為核駁處分，並發回被告另為核准申請之適法處分。
⒊被告不予本案專利以及訴願決定機關為訴願駁回決定之
理由，已違反專利法第20條第2項有關發明專利進步性之判斷標準。
⑴根據被告所頒行之專利審查基準第1-2-19頁中闡示：
「『輕易完成』係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者。亦即，申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時，即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者」。又，第1-2-21頁亦明確指出：「『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上」。換言之，申請專利之發明若能克服習知技術中之問題點，產生新的增進功效，即應視為具有專利要件之進步性，而無專利法第20條第2項之適用，先予陳明。
⑵本件發明專利申請案之主要技術內容，係針對目前燃
油化工廠燃燒「石油」產生大量飛灰殘渣，無法有效再利用，而需要花費大量成本進行掩埋的問題點。經過原告多年苦心研究後，了解燃油飛灰的各種物理、化學特性，得知該種燃油飛灰具有特殊的晶體形狀結構，經處理後可再利用於廢水處理，具有以活性碳處理廢水相當的功效，而提出本件發明專利申請案。本件發明專利申請案提出申請當時，並無任何文獻資料揭示「燃油」飛灰之物理、化學特性及晶體結構形態的相關資料以及回收燃油飛灰用於廢水處理的相關技術。
⑶被告引用「使用煤渣、粉煤灰製造建築用磚塊」之專
利案，指稱本案不具進步性而不予專利，顯然已違反所頒行之專利審查基準中有關進步性之判斷原則。而訴願決定機關完全未審究「燃油」與「燃煤」所產生之飛灰的各項差異，以及無人了解「燃油」飛灰之相關特性導致產業界遲遲無法針對「燃油」飛灰作有效處理與再利用的事實，另以「燃煤」飛灰之相關文獻資料，指稱該等文獻資料已揭示浸漬飛灰用作為吸附劑之技術。訴願決定機關並未考量本案所揭示利用燃油飛灰再利用於廢水處理之方法，係經多年苦心研究，了解燃油飛灰之各種特性方得以完成者，即率爾為訴願駁回之決定，顯然係後見之明所致。
⑷根據被告所頒行之專利審查基準第1-2-20頁中闡示：
「判斷發明是否能輕易完成時，准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，准予將先前技術(priorart)之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步」。
⑸惟，無論被告所為之再審查核駁理由先行通知書與再
審查核駁審定書中均未「將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，將先前技術(priorart)之各片斷部分相互組合」，便遽下斷語稱系爭案無技術上之創新。
⑹同時，由附件1所示可知，該引證案所揭示之內容不
論在目的、使用材料、以及處理方法上與系爭案截然屬於非類似、非接近或無關的技術。
⑺此外，如表附件2所示可知，引證案所使用之煤渣或粉煤灰與本案之結構與成分比例根本無法相比。
⑻換言之，被告對於系爭案能克服習知技術中之問題點、產生新的增進功效之進步性並未進行任何審酌。
⒋訴願決定機關為訴願駁回決定之理由，已違反專利法第20條第2項有關發明專利進步性之判斷標準。
⑴訴願決定機關完全未審究「燃油」與「燃煤」所產生
之飛灰的各項差異，並且在無人了解「燃油」飛灰之相關特性導致產業界遲遲無法針對「燃油」飛灰作有效處理與再利用的事實之下，另以「燃煤」飛灰之相關文獻資料，指稱該等文獻資料已揭示浸漬飛灰用作為吸附劑之技術。
⑵惟，根據被告所頒行之專利審查基準第1-2-20頁中闡
示：「應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引證之文獻之技術內容，以解決該問題」以及「文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合，通常視為非能輕易完成」。
⑶同時，如附件3所示以及附件4所示，以被告所提出之
引證案甚至是文獻為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得到本案，故本案對熟習該項技術者而言具有「突出的技術特徵」。
⑷此外，本案係指公知的物品之新穎用法，雖包含利用
一般的技巧方法，然業已克服技術上未能解決的困難。
⑸訴願決定機關並未考量本案係為長久以來使用該「燃
煤」飛灰之處理技術之人士所未思及者，即率爾為訴願駁回之決定，顯然係後見之明所致。
⒌系爭案具進步性之理由
⑴碳含量不同
一般「燃煤」飛灰的含碳量均未超過10﹪，故該項技術者未經原告之研究亦無法得知「燃油」飛灰之高含碳特性。
⑵晶形結構不同
「晶形結構之差異即為「燃油」飛灰經浸漬所得之殘碳具有與活性碳相當之吸附功效的重要關鍵，此亦證明先前技術並無法預期系爭案之功效。
⑶組成成分不同
①就「燃煤」飛灰而言，其無法藉由浸漬的方式溶解
該等物質而提高碳含量，或移除孔洞阻塞物以提昇吸附效果，此亦為「燃油」飛灰經浸漬處理後具有與活性碳相當之吸附效果的另一種關鍵。
②由此可知，「燃油」飛灰（系爭案）與「燃煤」飛
灰（引證案及文獻）在碳含量、晶形結構、及組成成分上的差異，均係原告經多次採樣苦心研究後所得之結果，該等差異即為「燃油」飛灰經浸漬處理可具有與活性碳相當之吸附效果的重要關鍵，該項領域之技術者絕非單由引證案以及所附文獻所揭示「燃煤」飛灰之相關技術內容即可瞭解「燃油」與「燃煤」飛灰之差異，進而輕易推知本案之功效。
⒍就進步性之認定而言：
按行政程序法第8條後段宣示行政行為應保護人民正當合理之信賴。且大法官解釋字525號亦明確指出：「信賴保護原則攸關憲法上人民權利之保障，公權力行使涉及人民信賴利益而有保護之必要者，不限於授益行政處分之撤銷或廢止（行政程序法第119條、第120條及第126條參照）」。如行政機關頒布之現行有效且該機關公開對社會大眾販售，人民已奉為圭臬、準則之行政規則，行政機關依據此項行政規則為行政處分時，當然有信賴保護原則之適用。再者，行政機關為行政處分之理由，縱使與裁量（學說上亦有稱之為判斷餘地者）有關，行政機關亦不得任意改變向來之行為方式，致有損人民之信任感（GrundsatzdesVerbotseinesvenirecontrafactumpropium），此與誠信原則、平等原則、比例原則等，同屬裁量處分應遵守之基本法律原則。
再者，專利審查基準乃被告之行政規則，被告均係依該基準之認定與判斷標準作為專利申請之準則，原告信賴依此準則所為之申請必能獲得被告之肯認；是以，被告明顯違反此項準則之標準所為之處分，則必然傷害人民之信賴而違反信賴保護原則，先予陳明。根據被告所發布之專利審查基準第1-2-20頁，有關判斷進步性之基本原則3，已敘明：「判斷發明有無進步性時，應確實依據發明所屬之技術領域，以及申請專利當時之技術水準（thestateoftheart），檢索申請當日之前之既有技術及／或知識作為引證資料，以研判發明之技術手段之選擇與結合，如其選擇與結合具有困難度，並非為熟習該項技術者所能輕易完成者，即具有進步性」。
⒎再者，依被告最終之核駁審定書予以核駁本案之理由㈡
中指出：「本案『燃油飛灰之再利用方法』‧‧‧相對於再審查核駁理由先行通知書之引證資料81年11月1日公告編號193654『免蒸免燒之煤渣磚或粉煤灰磚之製造方法』，本案並無技術上之創新，為熟習該項技術者所能輕易完成，且非高度技術思想之創作，難符發明專利之進步性要件」。據以作為核駁本案之依據。
⑴然，本案業經多次準備程序之進行，被告於94年3月
15日之準備程序中已然承認本案與原核駁審定書內所引證之公告編號193654免蒸免燒之煤渣式粉煤灰磚之製造方法完全無關，從而証實並且確認被告先前所據以核駁本案之理由實不足採，並且揭示被告先前所作成本案不予專利之處分，實已明顯違反專利法之規定。
⑵再者，訴願機關雖於原告提起訴願時，另行引用「
Vandebbusch,M.B.andSell,N.J.,Flyashasasorbentforremovalofbiologicallyresistantorganicmatter.Resources,ConservationandRecycling,6(2),95-116(1992)」（此為後續之主要爭議引證文件）作為核駁依據，然而該引證文件之技術手段亦與本案完全不同，且非由熟習該項技術者可依該引證文件而輕易思及本案之技術特徵，而有關該引證文件與本案之技術特徵差異比對，詳如附件所示，且有關本案與引證文件間之技術差異釐清已於先前94年4月12日之準備程序中為被告所確認，被告所認定引證文件技術內容特徵與本案相近部分，實係原文翻譯錯誤所致，事實上，本案與引證文件之內容截然不同，本案確較引證文件具進步性。因此，不論是被告所作成之駁核理由及訴願機關所為訴願不成立理由，其所引用之引證案皆無法證明本案不具進步性。
是故被告認定本案不具進步性之處分實屬明顯違法。⑶然，被告於前次準備程序最後竟以從未出現在核駁理
由先行通知書、處分書及訴願決定書內之有關本案原告申請範圍過廣之主張，而為認定不應予本案專利。按被告認為系爭案有專利範圍過廣情形時，本應依審定時專利法第44條之規定，通知原告修正申請專利範圍。但被告直至前次準備程序自認關於進步性之證據認定有誤後，始主張原告專利範圍過廣，是如肯認被告主張，非旦對於原告依據審定時專利法規定逐項審查後認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人限期申復之程序利益保障造成妨害，剝奪原告本可修正專利範圍之救濟機會，且對原告形成突襲，更與行政訴訟法第1條所揭保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能之法旨相悖。
⒏綜上所陳，被告及訴願機關所為認事用法顯有違誤之處，為此狀請判決如原告訴之聲明，以維權益。
㈡被告主張：
⒈本案「燃油飛灰之再利用方法」係將燃油飛灰以水溶液
浸漬方式處理（亦即以油作為燃燒物之燃油發電鍋爐所產生之燃油飛灰做為材料），並溶解該燃油飛灰中所含之水溶性鹽類，使過濾後所得之大量殘餘物作為廢水處理之吸附劑，使該燃油飛灰可達再利用之目的。
⒉起訴理由訴稱燃油飛灰具有特殊的晶體形狀結構，經處
理後可再利用於廢水處理，具有以活性碳處理廢水相當的功效，且本案於申請當時，並無任何文獻資料揭示「燃油」飛灰之物理、化學特性及晶體結構形態的相關資料以及回收燃油飛灰用廢水處理的相關技術等云云。惟查本案與再審查核駁引證案81年11月1日公告第193654號「免蒸免燒之煤渣磚或粉煤灰磚之製造方法」之使用方法比較可知，本案僅係於材料使用上有別，而為習知飛灰處理方法之一種，並非為本案之發明重點，相對於引證案本案並無技術、方法上之創新，且以浸漬法去除含碳物質所含之鹽類及灰分及開啟阻塞孔洞，亦為含碳吸附劑其製備過程所熟知之必要步驟，係為熟習該項技術者所能輕易完成，亦非高度技術思想之創作，實難謂符合發明專利要件，故本案之起訴無理由。
理由
一、本件原告申請之「燃油飛灰之再利用方法」發明專利案，經被告審查，認其以浸漬方式處理燃油飛灰，再除去燃油飛灰中之水溶性鹽類，其所過濾後之殘碳做為廢水處理之吸附劑，此種以浸漬方式回收殘碳技術，非為處理廢水之方法，係屬飛灰習知技術，相對於引證之81年11月1日公告第00000000號「免蒸免燒之煤渣磚或粉煤灰磚之製造方法」發明專利案，為熟習該項技術者所能輕易完成，且非高度技術思想之創作，不符發明專利進步性要件，乃為應不予專利之處分。
原告不服，提起訴願，案經經濟部審議，另提出引證資料一Banerjee,K.,Cheremisinoff,P.N.andCheng,S.L.,Sorptionoforganiccontaminantsbyflyashinasinglesolutesystem.EnvironmentalScienceandtechnology,2,0000-0000(1995).及引證資料二Vandenbusch,M.B.andSell,N.J.,Flyashasasorbent
fortheremovalofbiologicallyresistantorganicmatter.esources,ConservationandRecycling,6(2),95-116(1992)，認為上開引證資料已揭示對於活性炭吸附劑而言，其表面通常是成非極性的，因此對非極性的有機分子具極高的親和力；對於含碳吸附劑應用於廢水中一般有機物質之處理來說，疏水性吸引力（hydrophobicattraction）為其主要之吸附作用力，因此含碳量越高（即無機物質及無機鹽含量愈低）相對的對有機分子吸附能力就越強，應用浸漬技術做為飛灰之前處理，增加了飛灰中矽(Si)、鋁
(Al)、鐵(F)、鈣(Ca)、及鹽類之溶出並使飛灰之表面荷電及殘碳含量增加，增加了吸附效果因此，在本案申請前，已有已知之相關文獻述及含碳吸附劑之製備及浸漬法之使用本案為熟習該項技術所能輕易完成，不具進步性，因而為訴願駁回之決定，固非無見。
二、惟查：㈠本件原處分所提引證案即81年11月1日公告第00000000號
「免蒸免燒之煤渣磚或粉煤灰磚之製造方法」發明專利案，其技術內容為何，原處分並未披露。據該發明專利之說明書記載，係利用煤渣84-87%（或粉煤灰84-87%）及生石灰13-16%等材料與相對於該材料之水12-17%相拌合，經機械充分的混合或輪碾後，送進倉庫進行消化8至24小時，再於消化後之物料中加入0.6-1.0%之有機鹽類添加劑，並進行二次輪碾混合及壓製成形，最後將該成形後的磚塊送入養護室進行養護24至32小時，即可成為一種可供建築使用之磚塊者。可知，上開引證案係利用煤渣加生石灰加水加有機鹽類輪碾混合壓製成磚塊，供建築使用；與本案發明以以浸漬方式處理燃油飛灰，再除去燃油飛灰中之水溶性鹽類，其所過濾後之殘碳做為廢水處理之吸附劑相較，無論使用之材料、處理方法、發明目的，均不相同，引證案與本案發明之技術內容，可謂毫無關連。原處分將前揭引證案據為核駁本案之先前技術，並否定本案發明之進步性，顯有違誤。
㈡訴願決定所提二引證資料即Banerjee,K.,Cheremisinoff
,P.N.andCheng,S.L.,Sorptionoforganiccontaminantsbyflyashinasinglesolutesystem.EnvironmentalScienceandtechnology,2,0000-0000(1995).及Vandenbusch,M.B.andSell,N.J.,Flyashasasorbentfortheremovalofbiologicallyresistantorganicmatter.esources,ConservationandRecycling,6(2),95-116(1992)，究竟在何章節已述及含碳吸附劑之製備及浸漬法之使用等相關技術內容，據被告陳稱係引證資料二第115頁第2段（見本院93年11月17日準備程序筆錄），其原文為「Thesorptoncapability
ofmostashesisincreasedbyacdification.Significantquantitiesofsilica,alumina,andironoxideintheashdissolvewhentheashisplacedin
toastronglyacidsolution.Thesedissolvedcompoundscanthenremovecoloredcolloidalparticlesviaavarietyofcoagulationreactions.」，中譯應為「大部分灰之吸附能力係藉由酸化而增加。
當灰置入強酸溶液時，可將灰中大量之二氧化矽、氧化鋁及氧化鐵溶解。此等經溶解之化合物接著可經由各種凝聚反應而將有色之膠體粒子脫除。」可知引證資料係用「強酸」浸漬方式，與本案可用「水溶液」浸漬方式，尚有不同；又引證資料係以強酸將煤灰中之二氧化矽、氧化鋁及氧化鐵溶解，該「溶解之化合物」可作為廢水之吸附劑，而本案係以浸漬方式除去燃油飛灰中之水溶性鹽類，其所過濾後之「殘碳」做為廢水處理之吸附劑，二者浸漬後可作為吸附劑之標的物，亦顯然不同。訴願決定認為引證資料已顯示應用浸漬技術做為飛灰之前處理，增加了飛灰中矽(Si)、鋁(Al)、鐵(F)、鈣(Ca)、及鹽類之「溶出」，並使飛灰之表面荷電及「殘碳含量增加」，增加了吸附效果等語，與事實即有出入（按被告於94年3月15日之本院準備程序中，仍認引證資料係以浸漬技術將飛灰中之氧化鐵等物質溶出釋掉後，剩下來的碳作為吸附劑；惟經其詳為研究引證資料後，於本院94年4月12日之準備程序中已表示原認知有誤，承認原告之翻譯即上揭譯文較為正確）。是訴願決定所提之二引證資料，亦不足以證明本案不具進步性。
三、綜上所述，原處分以引證案為核駁本案之依據，訴願決定另以引證資料一及二為維持原處分之依據，俱有可議。原告起訴意旨執以指摘，並訴請撤銷訴願決定及原處分，為無不合，應予准許。又本案撤銷訴願決定及原處分後，係回復原申請階段，本案是否符合發明專利要件，仍可另為事實之調查或修正，再為准駁之依據；是原告求為判決逕命被告准予本案專利之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第200條第4款、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國94年5月18日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官蕭惠芳法官李得灶上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年5月25日
書記官陳清容